Exigences et procédures à respecter pour déposer une demande à l’OPIC dans le cadre de la PPH OPIC-TIPO

Introduction à l'arrangement sur la PPH entre l'OPIC et le TIPO

L'arrangement pilote sur l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH) entre l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et l'Office de la propriété intellectuelle de Taiwan (TIPO), agissant comme organisations désignées du Bureau Économique et Culturel de Taipei au Canada (BECT) et du Bureau commercial du Canada à Taipei (BCCT), ci-après désignés « les Participants », qui est entré en vigueur le pour une période de trois ans qui s'est terminée le , a été prolongé indéfiniment et est devenu un arrangement permanent dès le . Les exigences et les procédures énoncées ci-dessous s'appliqueront aux demandes de participation à la PPH déposées auprès de l'OPIC à partir du .

Le BECT se réserve le droit de mettre fin à la participation de l'OPIC au programme OPIC-TIPO à tout moment si le volume de participation dépasse un niveau gérable, ou pour toute autre raison. Dans l'éventualité où l'arrangement entre l'OPIC et le TIPO prendrait fin, le BECT fournira un avis écrit, via l'OPIC, au plus tard deux mois avant la date de résiliation de l'arrangement.

Ces exigences et procédures peuvent être modifiées en tout temps avec le consentement des deux Participants signataires. L'OPIC et le TIPO peuvent, s'ils le désirent, élaborer des directives propres à chacun d'eux, p. ex., afin de tenir compte de leur terminologie juridique et de leurs processus respectifs; ils peuvent également appliquer une souplesse supplémentaire au-delà de ces exigences comme bon leur semble.

L'OPIC traitera gratuitement les requêtes d'examen accéléré pendant le programme de la PPH. Les taxes régulières (Annexe II des Règles sur les brevets) s'appliqueront encore.

Procédures à suivre pour déposer une requête d'examen accéléré auprès de l'OPIC dans le cadre de la PPH

Un demandeur devrait déposer auprès de l'OPIC une requête d'examen accéléré dans le cadre de la PPH en soumettant un formulaire de demande de participation à la PPH dûment rempli et en fournissant les documents requis en vue de participer à la PPH OPIC-TIPO tel que mentionné ci-dessous à l'annexe B.

Le formulaire de demande de participation à la PPH doit être le document de présentation afin de veiller à ce que la demande soit traitée correctement. Le formulaire de demande de participation à la PPH est accessible en ligne à la section de la PPH de l'OPIC.

La requête d'examen accéléré dans le cadre de la PPH peut être présentée par courrier, par télécopieur ou par voie électronique au moyen du site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, conformément aux procédures de correspondance sur les brevets de l'OPIC.

Toute la correspondance subséquente avec l'Office doit être clairement identifiée comme étant liée à une demande de participation à la PPH afin de veiller à ce que la correspondance soit correctement traitée. Veuillez inscrire bien en évidence les lettres « PPH » sur chaque page de la lettre d'accompagnement dans la correspondance subséquente.

La demande de participation à la PPH sera considérée par un examinateur et si toutes les exigences sont respectées, l'examinateur mènera l'examen accéléré. Chaque demande de brevet canadienne sera examinée selon la Loi et les Règles canadiennes sur les brevets et selon les pratiques du Bureau des brevets de l'OPIC.

Si l'examinateur détermine que les revendications au dossier ne correspondent pas suffisamment à une ou plusieurs des revendications jugées acceptables par le TIPO, le demandeur sera avisé que la requête d'examen accéléré n'est pas accordée. Pour participer de nouveau à la PPH, le demandeur doit modifier les revendications en conséquence et recommencer le processus au complet en soumettant un nouveau formulaire de demande.

En tout temps pendant le traitement d'une demande sur la PPH, si l'examinateur détermine que les revendications au dossier ne correspondent pas suffisamment à une ou plusieurs des revendications jugées acceptables par le TIPO, le demandeur sera avisé que la demande a été retirée de la PPH et l'examen se déroulera de manière non accélérée.

Toutes les modifications apportées aux revendications avec la requête d'examen accéléré dans le cadre de la PPH seront saisies, peu importe si la requête est acceptée ou non.

Annexe A : Exigences en vue de présenter une requête d'examen accéléré dans le cadre de la PPH OPIC-TIPO

Pour être admissible à participer à la PPH OPIC-TIPO, les six exigences suivantes doivent être respectées :

  1. Les demandes auprès de l'OPIC et du TIPO ont la même date la plus ancienne. La même date la plus ancienne peut être la date de priorité ou la date de dépôt d'une demande de brevet correspondante (même famille de brevets) déposée auprès du TIPO. Des exemples illustrés de demandes de brevet canadiennes qui peuvent recevoir un examen accéléré en vertu de la PPH OPIC-TIPO sont donnés à l'annexe F;
  2. La ou les demandes correspondantes doivent avoir été examinées à fond, y compris la considération de nouveauté et d'activité inventive et elle ou elles comportent au moins une revendication jugée brevetable/acceptable par le TIPO à titre d'office de la propriété intellectuelle;
  3. Toutes les revendications de la demande à l'OPIC pour lesquelles une demande de participation à l'arrangement sur la PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/acceptables dans la ou les demandes de brevet correspondantes du TIPO. L'annexe C fournit des directives supplémentaires sur les critères d'évaluation afin de déterminer si les revendications correspondent suffisamment;
  4. L'examen de fond de la demande de l'OPIC pour laquelle une participation à la PPH est demandée n'a pas commencé. L'examen de fond est considéré comme ayant commencé lorsque l'OPIC publie une première action du Bureau (c.-à-d.: un rapport d'examen, une entrevue amorcée par un examinateur et qui remplace un rapport d'examen ou un avis d'acceptation);
  5. La demande de l'OPIC a été mise à la disponibilité du public ou une demande de mise à la disponibilité du public accompagne la demande de participation à la PPH;
  6. L'OPIC a reçu une requête d'examen ou une requête d'examen et le paiement de la taxe prévue accompagnent la demande de participation à la PPH.

Annexe B : Documents requis pour participer à la PPH OPIC-TIPO

Pour participer à l'arrangement de la PPH OPIC-TIPO à l'OPIC, le demandeur doit :

  1. Déposer une demande complète de participation à la PPH.
    • Une demande complète comprend un formulaire de demande de participation à la PPH dûment rempli (accessible en ligne dans la section de la PPH). Plus particulièrement, un tableau de correspondance des revendications est requis en plus d'une identification de tous les produits résultant de travaux pertinents de même que la version des revendications jugées acceptables, lorsque l'OPIC doit récupérer ces produits et revendications à partir du système d'accès aux dossiers;
  2. Soumettre une copie de tous les produits résultant de travaux du TIPO qui sont pertinents à l'acceptabilité des revendications de la ou des demandes correspondantes, s'ils ne sont pas accessibles par l'entremise du système d'accès aux dossiers (voir l'annexe D pour les systèmes d'accès aux dossiers pertinents et l'annexe E pour les produits résultant de travaux admissibles pertinents);
  3. Soumettre une copie des revendications jugées acceptables par le TIPO, si elles ne sont pas accessibles par l'entremise du système d'accès aux dossiers (voir l'annexe D pour les systèmes d'accès aux dossiers pertinents);
  4. Soumettre les traductions de tous les documents énumérés aux points 2. ou 3. ci-dessus si les produits résultant de travaux requis ou les revendications ne sont pas disponibles en anglais ou en français. Si l'examinateur de brevets n'est pas en mesure de comprendre ne serait-ce que les grandes lignes de la traduction des lettres officielles ou la portée des revendications traduites à cause d'une mauvaise traduction, l'examinateur peut exiger du demandeur de fournir une nouvelle traduction.

Les documents de brevet (lorsqu'ils ne sont pas mis à la disponibilité du public) et la littérature non-brevet citée par le TIPO peuvent être fournis avec la demande. Bien que la fourniture de ces documents soit facultative, elle pourra accélérer l'examen. Les demandeurs peuvent déposer les traductions des antériorités dans le cadre des documents justificatifs lorsqu'ils présentent une requête initiale d'examen accéléré dans le cadre de la PPH afin de permettre la considération rapide des antériorités, s'ils le désirent. L'examinateur de l'OPIC peut demander une traduction des antériorités selon la procédure d'examen standard de l'OPIC lorsque la traduction d'un document cité est nécessaire.

De plus, les demandeurs devraient aviser l'OPIC de toute action du Bureau provenant du TIPO, qui est pertinente à la brevetabilité, émise après le dépôt d'une demande de participation à la PPH pour laquelle le TIPO a infirmé une indication préalable d'acceptabilité. En outre, si les actions du Bureau ne peuvent être récupérées par l'OPIC, elles devraient être soumises avec la notification.

L'OPIC utilisera les systèmes d'accès aux dossiers et la traduction automatique pour accéder aux documents justificatifs et les évaluer dans la mesure du possible. Si l'OPIC peine à obtenir les documents énumérés à l'annexe B ainsi que leur traduction, il pourra demander au demandeur de les lui soumettre. Lorsque l'OPIC détermine que la qualité des traductions automatiques n'est pas suffisante, il pourra également demander au demandeur de lui fournir des traductions manuelles.

Le demandeur n'est pas tenu de fournir d'autres copies des documents s'il a déjà soumis les documents indiqués ci-dessus à l'OPIC dans le cadre de procédures simultanées ou antérieures liées à la demande.

Annexe C : Principes

Conformément au concept « MOTTAINAI », l'admissibilité à la PPH sera fondée sur la disponibilité des travaux auprès du TIPO, peu importe l'endroit où la demande a été déposée en premier, pourvu que les demandes aient la même date d'entrée en vigueur (priorité ou dépôt) et que les divulgations appuient l'objet revendiqué.

Toutes les revendications au dossier, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, aux fins d'examen dans le cadre de la PPH, doivent correspondre suffisamment à une ou plusieurs de ces revendications jugées acceptables par le TIPO. Les revendications sont jugées correspondre suffisamment lorsque, compte tenu des différences attribuables aux traductions et au format de la revendication, les revendications présentées à l'OPIC ont une portée égale ou similaire à celle des revendications dans la ou les demandes de brevet correspondantes, ou la portée des revendications présentées à l'OPIC est plus étroite que celle des revendications dans la ou les demandes de brevet correspondantes.

À cet égard, une revendication dont la portée est plus étroite a lieu lorsque la revendication dans la ou les demandes de brevet correspondantes est modifiée pour être plus limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le mémoire descriptif (description ou revendications).

À l'OPIC, une revendication ne correspond pas suffisamment à celles jugées acceptables par le TIPO si elle introduit une catégorie nouvelle ou différente de réalisation. Par exemple, lorsque les revendications dans la ou les demandes de brevet correspondantes ne comportent que des revendications de procédé de fabrication d'un produit, les revendications présentées à l'OPIC sont alors jugées ne pas correspondre suffisamment si elles introduisent des revendications de produits qui dépendent des revendications du procédé correspondant.

(En pratique, toutefois, un certain degré de souplesse à propos de l'expression « correspondre suffisamment » peut être accordé à la discrétion de l'OPIC.)

Annexe D : Systèmes d'accès aux dossiers pertinents

Système d'accès aux dossiers pertinents
Office Système d'accès aux dossiers
OMPI Patentscope
TIPO File Wrapper Search System (seulement disponible en anglais)
OPIC Base de données sur les brevets canadiens

Annexe E : Produits résultant de travaux admissibles

Les revendications correspondantes sont jugées acceptables tel qu'il est indiqué dans les produits de le TIPO admissibles résultant des travaux suivants :

  1. Avis concernant la décision de refus
  2. Avis final
  3. Décision d'octroyer un brevet
  4. Décision de refus
  5. Décision du ré-examen d'octroyer un brevet
  6. Décision du ré-examen du refus
  7. Brevet délivré

Les revendications sont jugées acceptables/brevetables dans les cas suivants:

Lorsque l'énoncé suivant apparaît dans « l'Avis concernant la décision de refus » du TIPO, les revendications pour lesquelles il n'y a pas d'énoncé spécifiant qu'une revendication en particulier est jugée non acceptable/non brevetable à ce moment seraient considérées comme étant acceptables/brevetables.

« En plus des revendications additionnelles susmentionnées, si les raisons pour un refus ne sont pas mentionnées à ce moment mais identifiées plus tard, le TIPO aviserait le demandeur quant aux raisons du refus ».

Également, s'il n'y a pas de mention à l'effet que certaines revendications sont jugées non acceptables/non brevetables dans la « Décision de refus » ou la « Décision du ré-examen du refus », celles-ci sont jugées acceptables/brevetables. Le demandeur doit fournir, avec sa demande au programme de la PPH, une explication à l'effet qu'aucun refus n'a été enregistré dans une action du bureau du TIPO à l'égard de ces revendications; par conséquent, ces revendications sont jugées acceptables/brevetables.

Annexe F : Exemples de demandes de brevet canadiennes qui peuvent recevoir un examen accéléré en vertu de la PPH OPIC-TIPO

Dans les exemples ci-dessous, l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEE) réfère à le TIPO, dont les produits résultant de travaux pour une demande de brevet sont utilisés comme base pour la demande de participation à la PPH, alors que l'Office de l'examen ultérieur (OLE) réfère à l'OPIC comme l'office auprès duquel la participation au programme de la PPH est demandée.

Exemple A

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEE) qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEE) qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple B

Une demande PCT internationale est déposée et entre dans la phase nationale à l'OPIC. La demande PCT revendique de façon valable la priorité à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OEE qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande entrée dans la phase nationale à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande PCT internationale est déposée et entre dans la phase nationale à l'OPIC. La demande PCT revendique de façon valable la priorité à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OEE qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande entrée dans la phase nationale à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple C

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de deux demandes déposées antérieurement : une demande nationale déposée auprès de l'OEE et une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de deux demandes déposées antérieurement : une demande nationale déposée auprès de l'OEE et une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple D

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OEE qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à une demande complémentaire de la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OEE qui comporte une indication d'objet acceptable ou qui a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à une demande complémentaire de la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple E

Une demande déposée nationalement à l'OEE revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OPIC. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OEE revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée auprès de l'OPIC. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple F

Une demande déposée nationalement à l'OEE revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de deux demandes déposées antérieurement : une demande nationale déposée auprès de l'OPIC et une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OEE revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de deux demandes déposées antérieurement : une demande nationale déposée auprès de l'OPIC et une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. La demande nationale déposée auprès de l'OEE comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple G

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de la demande nationale no 1 déposée auprès de l'OEE. La demande nationale no 2 déposée auprès de l'OEE revendique de façon valable la priorité interne à l'égard de la demande nationale no 1 et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard de la demande nationale no 1 déposée auprès de l'OEE. La demande nationale no 2 déposée auprès de l'OEE revendique de façon valable la priorité interne à l'égard de la demande nationale no 1 et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple H

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée antérieurement auprès d'un office quelconque. Une demande nationale déposée auprès de l'OEE revendique la priorité à l'égard de la même demande déposée antérieurement et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande déposée nationalement à l'OPIC revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard d'une demande nationale déposée antérieurement auprès d'un office quelconque. Une demande nationale déposée auprès de l'OEE revendique la priorité à l'égard de la même demande déposée antérieurement et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande déposée nationalement à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Exemple I

Une demande PCT internationale est déposée et entre dans la phase nationale à l'OPIC. La demande PCT revendique de façon valable la priorité à l'égard d'une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. Une demande nationale déposée auprès de l'OEE revendique la priorité à l'égard de la même demande déposée antérieurement et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande entrée dans la phase nationale à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.

Une demande PCT internationale est déposée et entre dans la phase nationale à l'OPIC. La demande PCT revendique de façon valable la priorité à l'égard d'une demande nationale déposée auprès d'un office quelconque. Une demande nationale déposée auprès de l'OEE revendique la priorité à l'égard de la même demande déposée antérieurement et comporte une indication d'objet acceptable ou a donné lieu à l'octroi d'un brevet. Une demande est présentée dans le cadre de la PPH relativement à la demande entrée dans la phase nationale à l'OPIC, fondée sur l'indication d'objet acceptable dans la demande déposée auprès de l'OEE ou sur le brevet octroyé par cet office.