Archivé — Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce 2014 — Page 3 de 5

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Partie 2 - Mise en œuvre du Protocole de Madrid

En vue de mettre en œuvre le Protocole de Madrid, un nouvel ensemble de dispositions réglementaires sera créé dans le Règlement sur les marques de commerce. Les sections qui suivent décrivent les objectifs stratégiques qui orienteront l'élaboration de ces nouvelles dispositions réglementaires et présentent un commentaire pour fournir une explication plus détaillée, au besoin.

Généralités

La Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce s'appliqueront aux enregistrements internationaux, sauf si la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce sont incompatibles avec le Protocole de Madrid. Cette partie du Règlement régit ces incompatibilités et énonce la façon dont les enregistrements internationaux seront traités. L'un des objectifs clés de cette partie est de minimiser les différences entre une demande d'enregistrement de marque de commerce nationale et une demande qui est produite par l'entremise du système de Madrid. Un article Définitions sera intégré à cette partie pour compléter les définitions qui figurent déjà dans le Règlement sur les marques de commerce. Les nouvelles définitions ont une signification précise dans le contexte international et sont compatibles avec les définitions employées dans d'autres pays.
Les modifications comprennent ce qui suit : 

Objet

  1. Le présent Règlement a pour objet de rendre le Protocole de Madrid applicable au Canada. 

Application

  1. Aux fins du présent Règlement, la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce s'appliquent, dans la mesure pertinente et avec toutes les modifications nécessaires, à tout titulaire d'un enregistrement international désignant le Canada et à tout titulaire d'une marque internationale protégée, sauf dispositions contraires prévues dans :
    1. cette partie; ou
    2. toute disposition de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce incompatible avec le Protocole de Madrid ou le Règlement d'exécution commun.

Définitions

  1. Créer les définitions ci-dessous.

Demande de base s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et sur laquelle s'appuie la demande internationale d'enregistrement de ladite marque.

Enregistrement de base s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et sur lequel s'appuie la demande internationale d'enregistrement de ladite marque.

Règlement d'exécution commun s'entend du règlement adopté en vertu de l'article 10 du Protocole de Madrid, ayant pris effet le 1er avril 1996, tel que remplacé, révisé ou modifié de temps à autre.

Partie contractante du titulaire s'entend au sens que lui donne la Règle 1(xxvibis) du Règlement d'exécution commun.

Date de la demande s'entend, par rapport à un enregistrement international désignant le Canada, de la date à laquelle le Bureau international envoie au Canada la notification de la demande d'extension de la protection au Canada.

Date de l'enregistrement international s'entend de la date inscrite au Registre international à titre de date d'enregistrement international d'une marque à l'égard de laquelle une demande d'extension de la protection au Canada a été déposée conformément au paragraphe 3ter(1) du Protocole.

Date d'enregistrement s'entend de la date inscrite au Registre international à titre de date d'enregistrement d'une demande d'extension de la protection au Canada déposée conformément au paragraphe 3ter(2) du Protocole.

Titulaire s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au Registre international.

Demande internationale s'entend d'une demande d'enregistrement d'une marque dans le Registre international déposée au Bureau international.

Bureau international s'entend du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Registre international s'entend du registre des marques tenu par le Bureau international aux fins de l'exécution du Protocole de Madrid.

Enregistrement international s'entend de l'enregistrement d'une marque dans le Registre international.

Enregistrement international désignant le Canada (EIDC) s'entend d'un enregistrement international demandant l'extension de la protection au Canada conformément au paragraphe 3ter(1) ou (2) du protocole de Madrid.

Office d'origine a le sens que lui donne le paragraphe 2(2) du Protocole.

Marque internationale protégée s'entend d'une marque à l'égard de laquelle la protection découlant de son enregistrement international s'étend au Canada conformément au présent Règlement.

Protocole de Madrid s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, dans sa version modifiée.

Registre s'entend du registre des marques tenu conformément à l'article 26 de la Loi.

Règlement sur les marques de commerce s'entend du Règlement sur les marques de commerce.

Demande d'enregistrement international (Canada comme office d'origine)

Cette partie se rapporte aux demandes d'enregistrement de marques de commerce international qui seront produites auprès du Bureau international par l'entremise de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le projet de règlement précisera, notamment, qui peut produire une demande d'enregistrement international, le contenu des demandes, le rôle du registraire dans le traitement des demandes d'enregistrement international et le processus relatif aux demandes incomplètes. 

Ces modifications comprennent ce qui suit :

Admissibilité à déposer une demande d'enregistrement international (alinéa 2(1)i) du Protocole)

  1. La personne qui est le titulaire inscrit d'une marque déposée ou le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque peut demander l'enregistrement international de la marque.
  2. La personne doit avoir :
    1. la citoyenneté canadienne (ou être un ressortissant du Canada);
    2. son domicile au Canada;
    3. un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada.
  3. Deux ou plusieurs personnes peuvent demander conjointement l'enregistrement international d'une marque, comme le prévoit la Règle 8 du Règlement d'exécution commun.

Demande d'enregistrement international (Règles 9(1) et (2) du Règlement d'exécution commun)

  1. La demande d'enregistrement international doit :
    1. respecter les exigences du Protocole de Madrid (le déposant doit utiliser le formulaire officiel émis par le Bureau international [MM2] ou un autre formulaire qui demande les mêmes renseignements et qui utilise la même présentation);
    2. être rédigée en français ou en anglais;
    3. être déposée au Bureau international par l'intermédiaire du Bureau du registraire de marques de commerce;
    4. être accompagnée des émoluments (s'il y a lieu) fixés dans le barème des émoluments.
  2. Aux fins de l'alinéa 7a) ci-dessus, la demande doit être déposée au registraire des marques de commerce au moyen du service de demande en ligne accessible par l'entremise du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (si ce service est disponible).
  3. Toute communication aux fins de la transmission d'une demande au Bureau international par l'intermédiaire du registraire doit être faite en français ou en anglais.

Fonctions du registraire

  1. Aux termes du Protocole de Madrid, le registraire exerce les fonctions de l'office d'origine par rapport :
    1. à la demande internationale;
    2. à l'enregistrement international, si la demande internationale aboutit à ce résultat.
  2. Le registraire :
    1. examine la demande internationale;
    2. certifie que les renseignements que celle-ci renferme correspondent aux renseignements qu'il détient par rapport à la demande ou à l'enregistrement de base, selon le cas.
  3. Si la demande internationale aboutit à un enregistrement international, le registraire avise le Bureau international au cas où la demande ou l'enregistrement de base est retiré, limité, annulé, abandonné, radié, rejeté, expire ou autrement cesse d'avoir effet pour une partie ou à la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international,
    1. dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international;
    2. après ce délai, si l'action qui a eu ledit effet sur la demande ou l'enregistrement de base a été introduite avant la fin de ce délai de cinq ans.
  4. Lorsque l'examen de la demande internationale révèle des irrégularités, notamment l'une ou l'autre des irrégularités ci-dessous, le registraire en notifie le déposant et exige que ce dernier les corrige dans le délai fixé dans la notification du registraire pour assurer que la demande est transmise à l'OMPI dans un délai de deux mois.
    1. la demande internationale n'est pas déposée au moyen du bon formulaire et ne renferme pas l'ensemble des indications et des renseignements exigés dans ledit formulaire;
    2. la liste des produits et des services fournie dans la demande internationale ne correspond pas à la liste des produits et des services fournie dans la demande ou l'enregistrement de base;
    3. l'illustration de la marque visée par la demande internationale n'est pas identique à celle apparaissant dans la demande ou l'enregistrement de base;
    4. l'indication figurant dans la demande internationale relative à la marque, sauf un désistement ou une revendication relative à la couleur, ne figure pas aussi dans la demande ou l'enregistrement de base;
    5. si une couleur est revendiquée dans la demande internationale à titre d'élément distinctif de la marque et la demande ou l'enregistrement de base n'est pas déposé dans la même ou les mêmes couleurs;
    6. si aucune couleur n'est revendiquée dans la demande internationale et la demande ou l'enregistrement de base revendique une ou plusieurs couleurs à titre d'élément distinctif de la marque;
    7. le déposant n'est pas autorisé à déposer une demande internationale par l'intermédiaire du registraire, aux termes du sous-alinéa 2(1)i) du Protocole de Madrid; ou
    8. les émoluments prescrits sont insuffisants ou absents.
  5. S'il n'y a pas d'irrégularité ou si les irrégularités ont été corrigées dans le délai précisé par le registraire, lequel ne doit pas être prolongé, le registraire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer que le Bureau international reçoit la demande dans les deux mois suivant la date à laquelle le registraire a reçu la demande (conformément au paragraphe 7).
  6. Si les irrégularités susmentionnées dans paragraphe 13 ne sont pas corrigées dans un délai de deux mois, celui-ci ne pouvant être prolongé, le registraire refuse de transmettre au Bureau international la demande internationale, celle-ci étant réputée ne jamais avoir été déposée.
  7. La date de la demande internationale est la date à laquelle le registraire reçoit la demande (et les émoluments de certification, le cas échéant) pourvu que le Bureau international la reçoive dans les deux mois suivant la date de réception de la demande au bureau du registraire. Sinon, la date de réception au Bureau international s'applique.
  8. Le déposant verse directement au Bureau international les émoluments payables à ce dernier aux termes du Protocole de Madrid.

Irrégularités - Règles 12 et 13 du Règlement d'exécution commun

  1. Le déposant doit transmettre directement au Bureau international sa réponse à la  notification d'irrégularité. Toutefois, lorsque sa réponse concerne une notification du Bureau international visant des irrégularités relatives au classement ou au groupement de produits ou services, le déposant rédige sa réponse et la soumet au registraire qui l'examine et la transmet au Bureau international.

Enregistrements internationaux désignant le Canada (EIDC)

Cette partie du Règlement se rapporte aux demandes internationales produites dans d'autres pays alors que le requérant a désigné le Canada comme étant un pays dans lequel la protection est demandée. Le projet de règlement assurera que le processus d'enregistrement international est compatible avec le processus d'enregistrement canadien et que toutes les exigences relatives à l'enregistrement au Canada sont satisfaites. Le projet de règlement précisera entre autres comment seront traitées les demandes internationales et nationales concurrentes. Le Règlement abordera également les procédures d'opposition, les dates de production, les prolongations de délai et la radiation des enregistrements internationaux.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

Examen des enregistrements internationaux désignant le Canada

  1. Un EIDC que le Bureau international transmet au registraire est réputé être déposé conformément à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et constituer une demande d'enregistrement au Canada aux fins de la Loi et de son règlement d'application. La date de dépôt d'un EIDC aux fins de la Loi et de son règlement d'application est la première des dates ci-dessous :
    1. la date de l'enregistrement international, si la demande d'extension de la protection est déposée en même temps;
    2. la date d'inscription de la demande d'extension de la protection, si celle-ci a été déposée après la demande d'enregistrement international;
    3. la date de priorité revendiquée conformément à l'article 25 ci-dessous.
  2. L'EIDC fait l'objet du même examen que s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement et si ledit examen révèle que le demandeur semble admissible à l'extension de la protection, le registraire fait en sorte que la marque soit publiée conformément à l'article 37 de la Loi. 
  3. Sous réserve des dispositions relatives à l'opposition ci-dessous, un EIDC conforme au présent règlement est susceptible d'opposition aux termes de l'article 38 de la Loi.

Revendication de priorité d'un EIDC

  1. Prévoir que l'article 34 de la Loi ne s'applique pas à un EIDC.
  2. Aux fins de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, « date de dépôt » dans le présent article désigne la première des dates ci-dessous :
    1. la date de l'enregistrement international, si la demande d'extension de la protection est déposée en même temps;
    2. la date d'inscription de la demande d'extension de la protection, si celle-ci a été déposée après la demande d'enregistrement international; et
    3. la date de priorité revendiquée conformément à l'article 28 ci-dessous.
  3. En outre, aux fins de l'alinéa 16(1)b) de la Loi, une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a déjà été déposée comprend l'EIDC et la date pertinente est établie conformément aux alinéas a) à c) ci-dessus.
  4. Le titulaire d'un enregistrement international ayant demandé l'extension de la protection au Canada peut revendiquer la priorité au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle si :
    1. la demande d'extension de protection renferme une revendication de priorité; et
    2. la date de l'enregistrement international ou la date d'inscription de la demande d'extension de la protection au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la date du premier dépôt national régulier (au sens du paragraphe 4(A)(3) de ladite Convention) ou d'une demande subséquente (au sens du paragraphe 4(C)(4) de ladite convention).

Motifs de refus (Règles 17(1), (2) et (3) du Règlement d'exécution commun)

  1. Si le registraire estime que les (exigences applicables à l'enregistrement - fait en sorte que tous les éléments de l'article 37 de la Loi s'appliquent) ne sont pas remplies, ou ne sont remplies que pour une partie des produits ou services à l'égard desquels la protection au Canada est demandée, le registraire
    1. notifie le Bureau international du refus de l'enregistrement international; et
    2. précise dans la notification le délai de réponse accordé au titulaire.

Refus

  1. En cas de refus d'un EIDC, le registraire déclare dans une notification de refus que l'extension de la protection ne peut être octroyée et énonce tous les motifs sur lesquels le refus est fondé.
  2. En cas d'abandon d'un EIDR aux termes de l'article 36 de la Loi, le registraire confirme le refus de la protection de la marque visée par ledit EIDC.
  3. Lorsque, avant l'expiration du délai de 18 mois (calculé à partir de la date à laquelle l'OMPI notifie le registraire d'un EIDC), toutes les procédures devant le registraire sont achevées et que ce dernier n'a aucun motif de refuser la protection (aucune action intentée auprès de l'Office et aucune opposition, c'est-à-dire aucun refus provisoire n'a été émis), le registraire envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque au Canada est octroyée et délivre un certificat d'octroi de la protection.

Avis donné au Bureau international

  1. Dans les 18 mois suivant la transmission d'un EIDC au registraire par le Bureau international, le registraire transmet au Bureau international l'un des documents ci-dessous applicables à la demande en question :
    1. une notification du refus fondée sur un examen de l'EIDC;
    2. une notification du refus fondée sur le dépôt d'une opposition à l'EIDC;
    3. une notification de la possibilité du dépôt d'une opposition à l'EIDC après l'expiration de ce délai de 18 mois.
  2. S'il a envoyé une notification de la possibilité d'une opposition aux termes de l'alinéa 30c) ci-dessus, s'il y a lieu, le registraire transmet au Bureau international une notification du refus fondé sur l'opposition ainsi qu'un énoncé de tous les motifs invoqués dans l'opposition, dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou dans les sept mois suivant la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition, selon la première éventualité.
  3. Si une notification prévue à l'alinéa 30a) ou b) n'est pas transmise au Bureau international dans le délai imparti en ce qui concerne une demande d'extension de la protection, l'EIDC ne peut être refusé et le registraire délivre un certificat d'octroi de la protection.
  4. Si le titulaire réfute valablement les motifs de refus pour une partie ou la totalité des produits et services visés et qu'aucune opposition n'est déposée, le registraire confirme au Bureau international la protection au Canada d'une partie ou de la totalité des produits ou services et délivre un certificat d'octroi de la protection.

Opposition

  1. Toute personne peut, dans les deux mois suivant l'annonce de l'EIDC, produire au Registraire des marques de commerce une déclaration d'opposition. 
  2. La déclaration d'opposition est produite au registraire des marques de commerce au moyen du service en ligne accessible par l'entremise du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (si ce service est disponible).

Prolongation du délai de production d'une déclaration d'opposition

  1. Sur demande, le registraire peut prolonger le délai de production d'une déclaration d'opposition :
    1. d'au plus deux mois, sans le consentement du titulaire de l'enregistrement international; ou
    2. d'au plus trois mois, avec le consentement du titulaire.

    La notification du refus provisoire (les motifs d'opposition) est communiquée au Bureau international au plus tard sept mois suivant la date à laquelle le délai d'opposition commence à courir. Ce délai éliminera la possibilité de demander un délai de conciliation avant la production d'une déclaration d'opposition.

  2. Le registraire n'accorde pas de prolongation rétroactive du délai de production d'une déclaration d'opposition si la demande lui parvient plus d'un mois après l'expiration dudit délai. 
  3. Si une déclaration d'opposition est produite, le registraire notifie le Bureau international d'un refus fondé sur l'opposition et expose les motifs de l'opposition dans la notification. 

Contre-déclaration

  1. Il est entendu qu'un titulaire d'un enregistrement international à qui une déclaration d'opposition a été transmise doit déposer et signifier une contre-déclaration dans les deux mois de la date du refus fondé sur l'opposition et de la façon prescrite dans le Règlement sur les marques de commerce. Si le titulaire ne satisfait pas à cette exigence par rapport à des produits ou services à l'égard desquels la protection fait l'objet d'une opposition :
    1. le registraire traite la demande de protection du titulaire au Canada par rapport aux produits ou services en question comme si elle avait été retirée; et
    2. le registraire confirme son refus au Bureau international à l'égard des produits ou services en question. 

Preuve

  1. Si le déposant ne produit pas de preuves ni de déclaration indiquant qu'il ne souhaite pas en produire, le registraire confirme au Bureau international le refus pour les produits et services visés par la déclaration d'opposition.
  2. Si l'opposant ne produit pas de preuves ni de déclaration indiquant qu'il ne souhaite pas en produire, le registraire envoie une déclaration au Bureau international indiquant l'octroi de la protection au Canada pour les produits et services visés dans la déclaration d'opposition et il délivre un certificat d'octroi de la protection.

Décision

  1. En plus de la notification des parties à une opposition de la décision du registraire en application du paragraphe 38(12) de la Loi, le registraire confirme simultanément au Bureau international le refus de la protection de la marque ou lui transmet une déclaration indiquant l'octroi de la protection au Canada pour les biens et services visés dans la déclaration d'opposition. S'il est interjeté appel de la décision du registraire en application de l'article 56 de la Loi et qu'une ou plusieurs nouvelles décisions sont rendues, le registraire apporte les changements nécessaires au registre et en notifie le Bureau international conformément à la Règle 18ter3 (4) du Règlement d'exécution commun.

Annulation et radiation

  1. Le registraire notifie le Bureau international de l'annulation d'une marque internationale protégée ou de sa modification, quelle qu'elle soit. 
  2. Aux fins de l'application des articles 11.14, 11.15, 17, 18, 18.1, 45 et 57 de la Loi :
    1. la mention dans les articles 11.19, 18 et 45 et le paragraphe  17(2) de la Loi de la date d'enregistrement est traitée comme une mention de la date de délivrance du certificat d'octroi de la protection;
    2. le terme « personne » utilisé dans les articles 11.19 et 17 désigne le titulaire;
    3. l'expression « propriétaire inscrit » utilisée à l'article 45 de la Loi désigne le titulaire;
    4. l'expression « marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement » utilisée dans l'article 45 s'entend des marchandises ou services bénéficiant de la protection;
    5. les références dans l'article 45 de la Loi à la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce sont traitées comme des références à la révocation de la protection d'une marque internationale protégée (Canada);
    6. les références dans les articles 18 et 57 à l'invalidation d'une marque sont considérées comme des références à l'invalidation de la protection d'une marque internationale protégée (Canada).

Marques internationales protégées – Droits et protection

Cette partie du projet de règlement assure que la protection octroyée au Canada sera la même pour une marque internationale protégée et une marque de commerce déposée. Cette partie exclut aussi les enregistrements internationaux des dispositions relatives au renouvellement de la Loi sur les marques de commerce, comme le renouvellement d'un enregistrement international relève du Bureau international de l'OMPI, qui informe par la suite les bureaux nationaux respectifs qu'il y a eu renouvellement. Enfin, cette partie énonce que la protection octroyée au Canada peut être octroyée à l'égard de certains des produits et services visés par l'enregistrement international seulement.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. À compter de la date de délivrance du certificat d'octroi de la protection
    1. ledit octroi de la protection a le même effet et la même validité qu'une marque déposée; et
    2. le titulaire de l'enregistrement international jouit des mêmes droits et recours que le titulaire d'une marque déposée. 
  2. Les articles 19, 20, 21, 51.01 à 53.1 et 55 s'appliquent à l'égard d'une marque internationale protégée. Dans ces articles, les références :
    1. à une marque déposée désignent une marque internationale protégée;
    2. à des marchandises et à des services désignent les produits ou services à l'égard desquels la protection a été octroyée; et
    3. au propriétaire désignent le titulaire.

Plus particulièrement, les termes ci-dessous doivent être substitués dans les articles 19, 20, 21, 51.01 à 53.1 et 55 aux fins de l'application des enregistrements internationaux :

  • Marque internationale protégée (Canada)
    • Enregistrement d'une marque de commerce (articles 19 et paragraphes 20(1.1), 20(1.2), 20(2)) 
    • Marque de commerce déposée (articles 20, 21, 51.01, 51.02 à 51.05, 51.08 et 51.09 et 53.1) 
    • Marque de commerce déposée (articles 22 et alinéa 51.01a))
  • Produits ou services à l'égard desquels la protection a été octroyée
    • À l'égard de marchandises ou services (article 19)
    • Marque de commerce déposée à l'égard de tels produits (article 51.03)
    • Marque de commerce déposée à l'égard de tels produits; marque de commerce déposée à l'égard de tels services (article 51.01)
    • Marque de commerce déposée en cause (article 51.02)
    • Marchandises dont la marque est enregistrée (article 51.04)
  • Titulaire
    • Propriétaire d'une marque de commerce déposée (articles 20 et  53.1 et paragraphe 51.04(1))
    • Propriétaire inscrit de la marque de commerce (article 21)
    • Propriétaire (article 19 et paragraphe 51.03(2))
    • Propriétaire de cette marque de commerce déposée (article 51.01)
    • Propriétaire de la marque de commerce (articles 51.04 et 51.09)
    • Propriétaire de la marque de commerce déposée en cause (articles 51.06, 51.08, 51.09, 51.12 et paragraphe 51.11(5))
    • Propriétaire d'une marque de commerce (paragraphe 51(1))

Protections

  1. La marque visée par la demande de protection est protégée comme une marque internationale protégée et lorsqu'un refus vise une partie des produits ou services pour lesquels la protection au Canada est demandée, celle-ci s'applique seulement aux autres produits ou services.

Renouvellements

  1. Les dispositions de l'article 46 de la Loi sur les marques de commerce relatives au renouvellement des marques de commerce ne s'appliquent pas. L'enregistrement international est en vigueur pendant dix ans à compter de la date de celui-ci. Il peut être renouvelé pour des périodes de dix ans comme le prévoit le Protocole de Madrid. La notification que le registraire reçoit du Bureau international du renouvellement d'un enregistrement international est consignée dans le registre canadien.

Transformation

Cette partie prévoit un cadre qui permettrait aux titulaires d'enregistrements internationaux dont l'enregistrement est radié en tout ou en partie par le BI à la demande de leur pays d'origine (p. ex. un requérant américain qui a enregistré sa marque au Canada par l'entremise du Protocole de Madrid et dont la marque déposée américaine serait par la suite radiée par l'USPTO) de « transformer » leur enregistrement international en demande d'enregistrement ou leur marque internationale protégée en marque de commerce déposée. Le Règlement établira quand et comment le propriétaire d'un enregistrement international peut transformer l'enregistrement radié en demande ou en enregistrement national. 

  1. Si, à la demande de l'Office d'origine, le Bureau international radie un enregistrement international, en tout ou en partie, dans la période de cinq ans suivant la date de l'enregistrement international ou par suite de l'introduction d'une action pendant cette période, le registraire transforme un EIDC en demande d'enregistrement, ou une marque internationale protégée en une marque déposée, sous réserve que :
    1. le titulaire dépose au registraire dans les trois mois suivant la date de radiation de l'enregistrement international une demande de transformation renfermant les détails ci-dessous :
      1. le numéro de l'enregistrement international;
      2. la date de radiation de l'enregistrement international;
      3. si la demande de transformation s'applique à tous les produits et services ou aux produits et services auxquels l'EIDC ou la marque internationale protégée se rapporte et leur numéro de classement respectif;
      4. l'adresse de signification, s'il y a lieu;
    2. la demande de transformation vise les produits et services énumérés dans l'EIDC ou l'enregistrement international, immédiatement avant la radiation, auxquels celle-ci s'applique.
  2. Si la marque est l'objet d'un EIDC, la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce s'appliquent aux fins de la demande comme s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement :
    1. la date de dépôt de la demande de transformation est considérée comme la date de l'enregistrement international ou la date d'inscription, selon le cas;
    2. si l'EIDC relatif à la marque comportait une revendication de priorité, la date de priorité approuvée aux termes de la revendication;
    3. toutes les mesures déjà prises aux fins de l'EIDC sont réputées avoir été prises aux fins de la demande de transformation.
  3. Si la demande de transformation se rapporte à une marque internationale protégée, la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce s'appliquent comme s'il s'agissait d'un enregistrement et la date d'enregistrement est réputée être la date de délivrance du certificat d'octroi de la protection.
  4. Si aucune demande de transformation n'est déposée tel qu'il est prescrit ci-dessus, les produits et les services sont supprimés du registre en cas de radiation partielle ou d'annulation de l'EIDC.
  5. La notification d'une telle demande de transformation apparaîtra sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Remplacement

Ces dispositions proposées permettraient au titulaire d'un enregistrement canadien et d'un enregistrement international au Canada de remplacer dans le registre l'enregistrement canadien par l'enregistrement international, à condition que les deux enregistrements se rapportent à la même marque de commerce et visent les mêmes produits et services, et que l'enregistrement international soit plus récent que l'enregistrement canadien. Ce remplacement ne porterait pas atteinte aux droits acquis au Canada par l'entremise de l'enregistrement canadien. 

Les dispositions proposées préciseraient que le titulaire de l'enregistrement international continuerait de bénéficier des droits acquis par l'entremise de l'enregistrement canadien même si l'enregistrement canadien n'est pas renouvelé. 

  1. Sur demande écrite du titulaire, le registraire inscrit le remplacement de l'enregistrement canadien par l'enregistrement international dans le registre et en publie un avis. 
  2. Un enregistrement international est réputé remplacer un enregistrement canadien pour la même marque et les mêmes produits et services inscrits au nom de la même personne. Si l'enregistrement national n'est pas renouvelé, le remplacement a pour effet que le titulaire de l'enregistrement international peut continuer à bénéficier des droits acquis en vertu dudit enregistrement national. Bien que le remplacement se fasse automatiquement, le titulaire de l'enregistrement international peut demander à la partie contractante de noter l'enregistrement international dans son registre.
  3. Un enregistrement international est traité comme étant enregistré aux termes de la Loi à la date d'enregistrement d'une marque déposée par rapport à tous les produits ou services à l'égard desquels la marque déposée avait été enregistrée si :
    1. les deux enregistrements sont la propriété de la même personne et visent la même marque;
    2. tous les produits ou services énumérés dans l'enregistrement sont aussi énumérés dans l'enregistrement international;
    3. l'enregistrement international prend effet après la date d'enregistrement.
  4. Le titulaire d'un enregistrement international qui satisfait aux exigences du paragraphe 21(1) du Règlement d'exécution commun peut demander que soit noté le remplacement de l'enregistrement par l'enregistrement international. Si la demande renferme tous les éléments ci-dessous, le registraire note au registre le remplacement et publie la note dans le Journal et sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :
    1. le numéro de l'enregistrement international;
    2. le numéro d'enregistrement de l'enregistrement remplacé.
  5. L'enregistrement de la marque internationale a la date de priorité de la marque déposée par rapport à tous les produits et services pertinents visés par la marque déposée.
  6. Lorsque le registraire a noté un enregistrement international conformément au paragraphe 21(2) du Règlement d'exécution commun, il notifie le Bureau international en conséquence. La notification renferme les éléments suivants :
    1. le numéro de l'enregistrement international en question,
    2. la date de dépôt et le numéro de la demande d'enregistrement de la marque,
    3. la date d'enregistrement et le numéro de l'enregistrement,
    4. la date de priorité, le cas échéant, de l'enregistrement,
    5. les renseignements relatifs à d'autres droits acquis en vertu de l'enregistrement au Canada

Changement de propriété de l'enregistrement international

La propriété d'un enregistrement international peut être changée suivant la cession d'une marque de commerce, une fusion de sociétés, une décision judiciaire ou pour d'autres motifs. L'un des avantages d'un enregistrement international est que le changement de propriété peut être inscrit dans tous les pays désignés, grâce à l'inscription du nouveau propriétaire de l'enregistrement international auprès du Bureau international. 

Un titulaire demande un changement de propriété en présentant un formulaire officiel au Bureau international ou, dans certaines circonstances, en présentant une preuve de la cession à l'OPIC, qui transmet par la suite le formulaire au Bureau international. Parmi ces circonstances, on compte les situations dans lesquelles le cessionnaire est canadien, la cession est liée à des produits et services au Canada et le cessionnaire ne peut obtenir la signature du cédant.

Ces changements contribuent à simplifier le processus pour les titulaires de droits permettant le transfert de leurs marques de commerce, ce qui contribue à assurer que le registre est exact.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Un EIDC ou une marque internationale protégée est transférable sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa a) ci-dessous, est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.
  2. Le cessionnaire doit être un ressortissant d'un pays qui est une partie contractante ou d'un pays membre d'une organisation intergouvernementale qui est elle-même une partie contractante, y avoir un domicile ou y avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
  3. Le paragraphe 60 n'a pas pour effet d'empêcher qu'un EIDC ou qu'une marque internationale soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.
  4. Le registraire met à jour le registre lorsqu'il reçoit du Bureau international l'avis de changement de propriétaire.
  5. Les demandes d'inscription d'un changement de propriété doivent être transmises au Bureau international. Le registraire acceptera de soumettre et transmettra au Bureau international une demande d'inscription d'un changement de propriété uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. le cessionnaire ne peut obtenir la signature du cédant sur la demande d'inscription du changement;
    2. le cessionnaire est un ressortissant du Canada, y a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
    3. les produits ou services cédés peuvent être désignés au Canada;
    4. le registraire a reçu des preuves du changement de propriété qu'il juge satisfaisantes.

Divisions

  1. L'article 39 de la Loi sur les marques de commerce ne s'applique pas à un EIDC. 
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