Document de consultation
Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce

Introduction

Conformément à la vision fondamentale de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) d'accroître l'innovation et de contribuer à la réussite économique au Canada, nous nous sommes engagés à adopter et à mettre en œuvre les modifications législatives et réglementaires nécessaires pour permettre au Canada d'adhérer à trois traités internationaux : le Traité de Singapour, le Protocole de Madrid, et l'Arrangement de Nice.

L'adhésion du Canada à ces traités modernisera le régime des marques de commerce et permettra au Canada de s'adapter aux normes et aux repères internationaux les plus importants. Du même coup, un régime de marques de commerce modernisé aidera les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux en leur offrant un moyen efficace de protéger leur propriété intellectuelle partout dans le monde. Un régime qui est aligné sur celui des autres pays permettra aussi de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la facilité à conduire des affaires à l'avantage des entreprises canadiennes et des investisseurs potentiels dans les marchés canadiens.

Comme première étape, le gouvernement du Canada a confirmé son intention que le Canada adhère aux traités internationaux sur les marques de commerce dans son Plan d'action économique 2014. La section 25 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 (projet de loi C-31), qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, a formellement introduit des modifications à la Loi sur les marques de commerce (la Loi).

L'OPIC a rédigé le Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) proposé pour faciliter l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid et pour procéder aux modifications qui ont été apportées à la Loi. L'OPIC a proposé des changements qui, en plus d'être conformes à l'esprit des traités, moderniseront davantage le régime des marques de commerce du Canada.

Bien que certaines des dispositions du Règlement proposé restent relativement inchangées comparativement à celles qui sont actuellement en vigueur, d'autres sont plus complexes et introduisent de nouveaux processus pour les requérants, pour le Bureau des marques de commerce et pour la Commission des oppositions des marques de commerce.

Le document est divisé en trois parties principales : les règles d'application générales, la mise en œuvre du Protocole de Madrid, et les procédures d'opposition en vertu des articles 38 et 11.13 de la Loi et la procédure prévue à l'article 45 de la Loi.

Partie 1 : Règles d'application générales

Cette partie souligne les changements proposés aux dispositions générales relatives à l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada. Les modifications proposées établissent les exigences relatives aux procédures de communication, à la représentation par un agent, aux exigences et aux procédures de présentation de la demande, à l'examen et à l'enregistrement de marques de commerce.

Partie 2 : Mise en œuvre du Protocole de Madrid

Cette partie précise les règles qui gouvernent les demandes de marques de commerce produites en vertu du Protocole de Madrid. Ces dispositions visent à harmoniser les processus du Canada avec ceux du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Ce Règlement proposé précise comment s'effectuera le traitement des demandes internationales. L'un des objectifs clés de cette partie est de minimiser les différences entre une demande d'enregistrement de marque de commerce produite au Canada et une demande produite par l'entremise du système de Madrid.

Partie 3 : Les procédures d'opposition en vertu des articles 38 et 11.13 de la Loi et la procédure prévue à l'article 45 de la Loi

Le régime des marques de commerce du Canada doit veiller à ce que la propriété intellectuelle des propriétaires inscrits soit protégée, mais pas aux dépens de leurs concurrents, des consommateurs ou du bon fonctionnement général du marché. Les procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique, ainsi que la procédure prévue à l'article 45, constituent des mécanismes qui contribuent à maintenir cet équilibre sur le marché grâce à la prise de décisions administratives raisonnablement rapides et économiques.

Cette partie du document constitue un résumé des changements proposés au Règlement relativement aux procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique et aux nouvelles dispositions réglementaires portant sur la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 de la Loi. Certaines modifications sont apportées par les traités tandis que d'autres visent à moderniser et à aligner les procédures administrées par la Commission des oppositions des marques de commerce.

En vue de veiller à ce que ces modifications proposées au Règlement répondent aux besoins de ses clients, l'OPIC entreprend ce processus de consultation. Vos commentaires et vos suggestions sur les modifications proposées permettront de veiller à ce que le Règlement ébauché accroisse la certitude juridique, en plus de simplifier et de clarifier les procédures avant sa publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada.

Outre la modification du Règlement, nous allons modifier le manuel d'examen des marques de commerce et développer les nouveau énoncés de pratique pour rendre compte des nouvelles procédures et fournir une orientation plus complète aux requérants sur la manière dont le Règlement sera mis en application. Nous engagerons très bientôt nos intervenants aux fins de l'élaboration de ce nouveau manuel amélioré afin qu'il constitue un outil moderne et utile pour les clients.

Partie 1 : Règles d'application générales

Généralités

Plusieurs modifications au Règlement relativement à la correspondance générale sont proposées afin de se conformer au Traité de Singapour. D'autres modifications sont proposées afin de mieux tenir compte des pratiques de communication modernes, incluant la possibilité de communiquer avec l'OPIC par voie électronique.

Traitement des communications

Dans le Règlement actuel, à quelques exceptions près, la correspondance à l'intention du registraire ou du Bureau ne doit concerner qu'une demande ou qu'un enregistrement. Les modifications proposées continuent d'exiger qu'une communication écrite ne concerne qu'une demande ou un enregistrement et ajoutent à la liste des exceptions : la capacité de verser le droit de renouvellement d'un enregistrement, la nomination ou la révocation de la nomination d'un agent de marques de commerce, et toute communication écrite concernant la preuve, les observations écrites et les demandes d'audience transmise dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de radiation sommaire.

Le Règlement proposé précise que le registraire ne sera pas tenu de prendre connaissance de tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si une traduction française ou anglaise du document lui est présentée. De plus, toute communication écrite envoyée au registraire relativement à une demande ou à un enregistrement doit identifier le nom du requérant ou du propriétaire inscrit et le numéro de la demande (si connu) ou de l'enregistrement, selon le cas.

Adresse

En vertu du Règlement actuel, une seule personne peut être propriétaire d'une marque de commerce. Selon les modifications proposées, il sera possible de produire une demande au nom de plus d'une personne. Dans le cas de requérants et d'opposants conjoints qui font affaire avec le Bureau, une adresse de correspondance unique doit être fournie. Si plus d'une adresse est fournie, le registraire enverra la correspondance à la première adresse inscrite.

L'exigence portant que toute personne qui fait affaire avec le Bureau est responsable d'aviser le registraire de tout changement d'adresse postale demeure inchangée.

Date de réception

Actuellement, la correspondance envoyée par voie électronique un jour où le Bureau est fermé est réputée être reçue par le registraire le jour ouvrable suivant. Selon les modifications proposées, les communications électroniques seront réputées avoir été reçues à la date à laquelle le Bureau les reçoit, incluant les congés et les fins de semaine.

Affidavits ou déclarations solennelles

Le Règlement proposé précise que si une déclaration solennelle ou un affidavit présenté au registraire n'est pas l'original, l'original doit être conservé par la personne qui a présenté la déclaration solennelle ou l'affidavit pendant une année suivant l'expiration de tous les délais d'appel applicables, ou, en cas d'appel, jusqu'à la date du jugement définitif rendu en l'espèce. L'original doit être présenté au registraire, sur demande, au cours de ce délai.

Renonciation

Une nouvelle disposition a été proposée pour préciser que le registraire peut, s'il est convaincu que les circonstances le justifient, accorder une renonciation de tout droit prescrit par la Loi. Cette modification découle du projet de loi C-59, la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015.

Remboursement

Aux fins d'une plus grande clarté, le Règlement proposé ajoute que le registraire doit rembourser tout montant versé en trop des droits prescrits par la Loi, tant qu'une demande de remboursement est présentée dans les trois ans suivant le paiement en trop.

Jours prescrits pour la prolongation des délais

Le Règlement proposé précise les jours de fermeture du Bureau dans une année civile. Il convient de noter que cette disposition ne s'applique pas à la date de production d'une demande, qui peut être obtenue même lorsque le Bureau est fermé.

Lettre de protestation

Dans des consultations antérieures, des changements réglementaires ont été proposés pour autoriser le registraire à accepter de la communication écrite de tiers relative à des demandes d'enregistrement de marques de commerce. Une disposition a été inclue dans le Règlement proposé permettant aux tierces parties de soumettre une lettre de protestation de façon formelle. Ceci permettra de porter à l'attention de registraire toute preuve concernant l'enregistrabilité de la marque de commerce en instance. Le registraire en accusera réception mais ne fournira aucun renseignement sur les mesures prises concernant la demande en question.

Agents de marques de commerce

Liste des agents de marques de commerce

Les règles portant sur l'inscription, le maintien, la suppression et la réinscription d'agents de marques de commerce demeurent relativement inchangées par rapport au Règlement actuel. Tout changement dans la formulation découle des pratiques rédactionnelles modernes.

Représentation par des agents

La Loi modifiée élargit le cadre opérationnel selon lequel les agents de marques de commerce peuvent représenter des clients auprès du Bureau. Par conséquent, le Règlement proposé prévoit que les agents de marques de commerce seront dorénavant en mesure de représenter toutes les parties, dans toutes affaires devant le Bureau.

L'exigence pour des agents de marques de commerce qui ne résident pas au Canada de nommer un agent de marques de commerce associé résidant au Canada demeure inchangée. Cependant, il est proposé que des agents de marques de commerce qui résident au Canada puissent également nommer un agent associé.

Lorsqu'un agent a été nommé, le Bureau reconnaît uniquement les communications de la part de l'agent de marques de commerce nommé ou associé. Autrement dit, si une personne a nommé un agent de marques de commerce pour toute affaire devant le Bureau, la personne, en règle générale, ne peut agir en son propre nom. Des exceptions à cette règle comprendront la production d'une demande d'enregistrement, le versement d'un droit (comme pour le renouvellement d'un enregistrement de marque de commerce) ou la demande d'un transfert.

Demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Langues

Le Canada compte deux langues officielles : l'anglais et le français. Par conséquent, à l'exception de la marque de commerce elle-même, le contenu d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être présenté en anglais ou en français.

Façon de décrire les produits ou services

En plus d'être décrits dans les termes ordinaires du commerce, selon les exigences de la Loi actuelle, les produits ou les services qui figurent dans la demande doivent être décrits en termes spécifiques. L'exigence de « spécificité » a été retirée de la Loi et remplacée par une disposition dans le Règlement proposé qui exigera que l'état des produits ou services doive décrire les produits ou services de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques.

Dans la pratique, les descriptions techniques, longues ou ambiguës des produits ou des services ne seront pas acceptables et seront questionnées par un examinateur.

Par conséquent, le critère applicable actuel, tel que défini par la jurisprudence, continuera de s'appliquer. Pour évaluer si les produits ou les services sont décrits de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques, il faudra répondre à toutes les questions suivantes par l'affirmative :

  • Est-il possible d'évaluer si la marque de commerce est clairement descriptive?
  • Le requérant obtiendra-t-il une protection trop étendue?
  • Est-il possible d'évaluer convenablement la probabilité de confusion avec d'autres marques de commerce?

Représentation ou description de la marque de commerce

Le Règlement proposé vise à moderniser les exigences relatives à la représentation des marques de commerce, y compris en particulier des marques de commerce non traditionnelles. Les dispositions actuelles exigeant des « dessins » et des lignes pour les couleurs seront remplacées par de nouvelles dispositions qui visent à simplifier les exigences relatives à la représentation, tout en veillant à ce que les marques de commerce soient clairement représentées.

L'exigence de fournir un « dessin » sera remplacée par un concept plus large de « représentation » et/ou de « description ». Les modifications proposées exigent que la représentation ou la description définisse clairement la marque de commerce. Le registraire peut exiger qu'un requérant présente une nouvelle représentation ou description si la marque de commerce n'est pas clairement définie.

Si cela est nécessaire pour permettre que la marque de commerce soit clairement définie, toute représentation bidimensionnelle fournie par le requérant peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce. Cependant, la représentation ne doit pas dépasser 8 cm x 8 cm afin d'être harmonisée à la production de marque de commerce par l'entremise du système de Madrid.

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, toute représentation fournie par le requérant doit consister en une représentation graphique ou photographique bidimensionnelle.

Un changement proposé important survient lorsque le requérant désire revendiquer la couleur comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste en une couleur, la demande devra comporter une représentation de couleur de la marque de commerce. Subsidiairement, si une couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique d'une marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas en une couleur, toute représentation fournie par le requérant doit être en noir et blanc.

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, toute représentation doit inclure un enregistrement du son. Les formats acceptables d'enregistrement du son seront précisés par un énoncé de pratique, et dépendront des technologies disponibles et des normes internationales communément admises.

Les exigences pour d'autres types de marques de commerce non traditionnelles (par ex. une odeur, une texture, un hologramme, une image en mouvement ou une façon d'emballer) seront mises à la disposition par la voie d'un énoncé de pratique publié sur le site Web de l'OPIC. En procédant par la voie d'un énoncé de pratique, le Bureau pourra procéder à tout changement nécessaire plus facilement et rapidement pour s'adapter aux tendances et aux pratiques émergentes.

Contenu d'une demande

Ces modifications découlent directement des modifications apportées à la Loi qui permettent la production de nouveaux types de marques de commerce. Le Règlement proposé établit les exigences de contenu relativement aux demandes en plus de celles établies par la Loi.

Il est proposé que les nouveaux renseignements suivants soient exigés avant l'annonce d'une marque de commerce :

  • une déclaration portant que la marque de commerce consiste en une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d'un signe;
  • si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur.

Droit relatif à la demande et date de production

En vertu de la législation actuelle, quiconque demande l'enregistrement d'une marque de commerce doit verser le droit relatif à la demande et le droit relatif à l'enregistrement.

En vertu du Règlement proposé, une personne qui produit une demande versera seulement le droit relatif à la demande, qui comprend la première classe de produits ou de services et le droit pour chacune des autres classes de produits ou de services visées par la demande à la date de production. Dans des situations où l'examinateur détermine qu'il y a plus de classes de la Classification de Nice qu'identifiées dans la demande à la date de production, le requérant devra verser les droits applicables pour chacune des autres classes de produits et services avant l'annonce.

Demande de priorité

Le Règlement modifié précise les modalités de production et de retrait d'une demande de priorité. Les exigences actuelles pour la production d'une demande de priorité dans les six mois suivant la date de production de la demande sur laquelle la demande est fondée demeurent inchangées. Cependant, le Règlement proposé prévoit qu'une demande de retrait d'une demande de priorité doit être produite avant l'annonce de la marque de commerce.

Délai pour remédier à un défaut

Le délai à l'intérieur duquel il est possible de remédier à un défaut  dans le traitement d'une demande est de deux mois suivant la date de l'avis relatif à un défaut.  Cela ne constitue pas un changement dans la pratique puisque ce délai était déjà prévu par la Loi. Il incombe maintenant au Règlement de donner au registraire plus de latitude en ce qui concerne l'établissement du délai pour remédier les défauts. .

Modification d'une demande

Le Règlement présent prévoit qu'il est possible d'apporter certaines modifications à une demande de marque de commerce. Bien que plusieurs des dispositions actuelles soient demeurées inchangées, les modifications proposées donneront aux requérants plus de latitude pour modifier une demande avant l'enregistrement.

En vertu du Règlement proposé, une demande peut être modifiée pour corriger une erreur en ce qui concerne l'identification du requérant. Tout autre changement en ce qui concerne l'identité du requérant ne peut découler que de l'inscription par le registraire d'un transfert de la demande.

Il est également proposé qu'une modification de la description ou de la représentation d'une marque de commerce puisse être apportée uniquement avant l'annonce, et uniquement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Du fait de modifications apportées à la Loi permettant les marques de commerce en caractères standard et les marques de commerce non traditionnelles incluant celle comprenant une couleur sans contour délimité, les modifications suivantes ont été apportées pour préciser qu'une demande ne peut être modifiée pour ajouter ou supprimer ce qui suit :

  • si un requérant cherche à enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en lettres, chiffres, signes de ponctuation, symboles diacritiques et typographiques, ou toute combinaison de ceux-ci, sans limiter la marque de commerce à un caractère, une taille ou une couleur en particulier, une déclaration à l'effet qu'il désire que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
  • si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d'un signe, une déclaration à cet effet;
  • si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur.

Transfert d'une demande

En vertu du Règlement actuel, si le requérant demande l'inscription d'un transfert, il doit présenter une preuve du transfert. Les modifications proposées réduiront le fardeau de preuve qui incombe au requérant en exigeant uniquement le nom et l'adresse postale complète du destinataire du transfert. Cependant, si le destinataire du transfert demande l'inscription d'un transfert, le registraire continuera d'exiger, en plus du nom et de l'adresse postale du destinataire du transfert, une preuve de transfert satisfaisante pour le registraire.

Demande divisionnaire

Du fait de modifications apportées à la Loi permettant la division d'une demande d'enregistrement de marque de commerce, le Règlement proposé indiquera les exigences en ce qui concerne ce type de demande. Les demandes divisionnaires peuvent avantager les requérants qui reçoivent des objections au cours de l'examen de la demande et des procédures d'opposition. Par exemple, le requérant peut diviser les produits ou les services litigieux dans une demande distincte.

Les demandes divisionnaires doivent indiquer le numéro de demande de la demande originale, s'il est connu, à la date de production de la demande divisionnaire.

À quelques exceptions près, tout acte accompli en ce qui concerne la demande originale sera réputé avoir été accompli en ce qui concerne la demande divisionnaire. En effet, la demande divisionnaire sera un aperçu de la demande originale à une date en particulier. Une fois divisée, la demande divisionnaire sera traitée indépendamment de la demande originale et recevra un nouveau numéro de demande. Enfin, tout délai relatif aux actions du requérant qui sont en instance dans la demande originale au moment de la division s'appliquera à chaque nouvelle demande divisionnaire.

Registre

Détails

La liste des détails qui doivent être inscrits au registre est modifiée pour retirer toute mention des termes et des concepts qui ne figurent plus dans la Loi. En particulier, les mentions relatives aux représentants à des fins de signification, aux marques de commerce liées et aux demandes fondées sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger ont été retirées.

Modification permettant la fusion d'enregistrements

Le Règlement proposé établira les exigences pour la fusion des demandes qui étaient divisées. Lorsqu'une demande est divisée, il sera possible, suite à son enregistrement, de la fusionner de nouveau à l'enregistrement découlant de sa demande originale. Il sera également possible de fusionner des enregistrements ayant été divisés de la même demande originale Pour être fusionnées, les marques de commerce doivent être la même et avoir le même propriétaire inscrit. La fusion d'enregistrements avantagera les propriétaires de marque de commerce en diminuant, par exemple, les droits de renouvellement.

Délai pour fournir l'état déclaratif des produits ou des services des marques de commerce enregistrées

Les propriétaires inscrits qui ont des enregistrements de marques de commerce pour lesquels les produits ou les services n'ont pas été groupés selon les classes de la classification de Nice devront le faire avant le renouvellement de la marque de commerce. Des modifications proposées au Règlement, prévoient que les propriétaires inscrits devront présenter au registraire un état déclaratif des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice dans les six mois suivant la date de l'avis envoyé par le registraire. Des avis seront émis en ordre de priorité en commençant par les enregistrements dont le renouvellement est dû à court terme.

Renouvellement d'un enregistrement

Droit

Comme c'est le cas pour l'introduction d'un droit par classe de la Classification de Nice lors de la production d'une demande, la même modification a été proposée pour le renouvellement d'enregistrements. Le droit de renouvellement est mentionnée à l'annexe, et inclut à la fois le droit  pour la première classe de produits ou de services et le droit pour chacune des autres classes de produits ou de services, selon le cas.

Délai

Des modifications à la Loi prévoient que le délai dont dispose un propriétaire inscrit pour le renouvellement de son enregistrement soit prescrit par le Règlement. Par conséquent, le délai prescrit pour verser le droit de renouvellement commence à compter de six mois avant l'expiration de l'enregistrement et se termine à la plus tardive de deux dates (c.-à-d. celle qui accorde au propriétaire de marque de commerce plus de temps pour le renouvellement) :

  • six mois suivant la date d'expiration de l'enregistrement;
  • deux mois après la date de l'avis de renouvellement de la marque de commerce envoyé par le registraire.

Par exemple, si le registraire envoie l'avis de renouvellement un mois après l'expiration de l'enregistrement, le propriétaire inscrit dispose de six mois à partir de la date d'expiration pour renouveler l'enregistrement. D'un autre côté, si le registraire envoie l'avis de renouvellement cinq mois après l'expiration de l'enregistrement, le propriétaire inscrit dispose de deux mois à partir de la date de l'avis de renouvellement puisque cette période est plus longue.

Date réputée pour les enregistrements fusionnés

Si des enregistrements sont fusionnés, l'enregistrement fusionné qui en découle disposera de la même date de renouvellement que l'enregistrement auquel il a été fusionné. Cela permet de veiller à ce que les enregistrements ne se voient pas accorder plus de dix ans en raison de la fusion de nouveaux enregistrements avec des enregistrements précédents.

Dispositions transitoires

Il est important de noter que les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur peuvent être sujettes à des règles différentes. Pour cette raison, les dispositions transitoires doivent préciser comment ces demandes seront traitées.

Date de production  déjà acquise

Si une demande a obtenu une date de production en vertu du Règlement actuel avant la date d'entrée en vigueur, la demande conservera cette date de production.

Date de production à la date d'entrée en vigueur

Certaines des modifications apportées à la Loi visaient à simplifier les exigences en ce qui concerne l'obtention d'une date de production. Par conséquent, si une demande n'a pas obtenu de date de production avant la date d'entrée en vigueur, mais est conforme aux exigences de la Loi modifiée, elle obtiendra la date de production de la date d'entrée en vigueur. Des exemples de situations pour lesquelles le Bureau accepterait une demande préalablement acceptable incluent ce qui suit :

  • les coordonnées du requérant incluent uniquement une adresse courriel ou un numéro de téléphone;
  • il n'y a aucune revendication d'emploi antérieur ou d'intention d'employer la marque de commerce;
  • la revendication d'enregistrement et d'emploi à l'étranger est incomplète;
  • une demande d'enregistrement de marque de commerce qui consiste en un dessin n'inclut pas un dessin de la marque de commerce, mais comporte uniquement une description écrite.

Si une demande n'a pas obtenu une date de production avant la date d'entrée en vigueur, et que toutes les exigences en vertu de la Loi modifiée n'étaient pas respectées avant la date d'entrée en vigueur, le registraire émettra un avis à l'intention du requérant en y indiquant les exigences non respectées. Le requérant disposera de deux mois suivant la date de l'avis pour remédier aux irrégularités de la demande. Si le requérant ne remédie pas aux irrégularités dans ces deux mois, le registraire jugera que la demande n'a jamais été produite en vertu de la Loi modifiée.

Considérant que la structure des droits en ce qui concerne les demandes changera à la date d'entrée en vigueur, il se pourrait que la seule exigence non respectée soit le versement du droit de production prescrit. Dans une telle situation, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette irrégularité, à moins que la demande originale ne comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance qui permet au Bureau de prélever tout montant en souffrance supplémentaire sur une carte de crédit ou dans un compte de dépôt déjà fourni.

Droit d'enregistrement

Pour les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur et qui ne sont pas encore enregistrées à la date d'entrée en vigueur, le droit d'enregistrement de 200 $ doit tout de même être versé.

Droit pour nouvelles demandes

Les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur, et qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur, ne seront pas sujettes aux nouveaux droits relatifs aux demandes, incluant le droit par classe de la Classification de Nice puisqu'elles ont été produites avant l'entrée en vigueur des changements.

Avis de défaut

Si un avis de défaut dans le traitement d'une demande a été émis avant la date d'entrée en vigueur, le délai pour y remédier est le délai prescrit par l'avis.

Modifications

Les demandes produites avant la date d'entrée en vigueur, et qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur, tant que la marque de commerce demeure sensiblement la même, peuvent être modifiées pour ajouter une déclaration précisant que :

  • le requérant désire que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
  • la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d'un signe;
  • une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce; ou
  • la marque de commerce consiste exclusivement en une couleur unique ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité.

Droit de renouvellement

Si l'enregistrement expire avant la date d'entrée en vigueur, il ne sera pas sujet aux nouveaux droits de renouvellement.

Premier renouvellement

Il est actuellement possible de renouveler un enregistrement pour un délai supplémentaire à tout moment avant son expiration ou dans les six mois suivant l'envoi de l'avis de renouvellement.

En vertu du Règlement révisé, il sera uniquement possible de renouveler une marque de commerce six mois avant ou dans les six mois suivant l'expiration du délai de renouvellement, ou dans les deux mois suivant l'envoi d'un avis par le registraire.

Cependant, il y aura une exception pour une marque de commerce enregistrée qui figure au registre à la date d'entrée en vigueur, mais qui n'a pas été renouvelée. Pour les marques de commerce qui expireront après la date d'entrée en vigueur, et uniquement dans le cas d'un premier renouvellement qui s'inscrit après la date d'entrée en vigueur, il sera possible de renouveler en tout temps jusqu'à six mois suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Si pour une raison ou une autre un avis de renouvellement est émis en retard, le propriétaire disposera de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement ou deux mois suivant la date de l'avis, selon la plus tardive des deux dates.

Produits ou services non groupés

Après la date d'entrée en vigueur, les produits ou les services de plusieurs marques de commerce enregistrées ne seront pas encore groupés selon les classes de la Classification de Nice. Comme le droit de renouvellement inclura un droit pour la première classe de produits ou de services et un droit pour chacune des autres classe de produits ou de services, les enregistrements doivent d'abord être groupés selon les classes de la Classification de Nice afin d'évaluer le droit de renouvellement appropriée.

Puisque ceci ne sera pas toujours possible, le Règlement proposé prévoit que le droit pour la première classe sera exigible dans le délai de renouvellement prescrit. Le droit pour chacune des autres classes sera exigible dans les deux mois suivant l'envoi par le registraire au propriétaire d'une confirmation portant que les produits ou les services sont correctement groupés. Si ces droits supplémentaires ne sont pas payés dans les deux mois, l'enregistrement sera radié. Ce délai additionnel permettra au Bureau et au propriétaire inscrit de finaliser la classification des produits ou services.

Partie 2 : Mise en œuvre du Protocole de Madrid

Cette partie décrit les règles gouvernant les demandes de marques de commerce qui seront produites en vertu du Protocole de Madrid.

Ce nouveau processus introduit une nouvelle terminologie. La section « Généralités » de la Partie 2 du Règlement fournit des définitions permettant de distinguer les marques de commerce produites et enregistrées au Canada auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de celles produites et enregistrées par le biais du Bureau International de l'OMPI en vertu du système de Madrid. Il est important de se familiariser avec les définitions des termes suivants :

  • une « demande de base » s'entend d'une demande qui a été produite au Canada auprès de l'OPIC et sur laquelle s'appuie la demande d'enregistrement international;
  • un « enregistrement de base » s'entend d'un enregistrement d'une marque de commerce inscrit au registre canadien et sur lequel s'appuie la demande d'enregistrement international;
  • une « demande prévue au Protocole » s'entend d'une demande qui a été produite auprès du Bureau International de l'OMPI pour l'extension de la protection d'un enregistrement international au Canada;
  • un « enregistrement prévu au Protocole » s'entend d'une marque de commerce qui a été enregistrée au Canada à la suite d'une « demande prévue au Protocole »;
  • une « partie contractante » s'entend d'un membre du Protocole de Madrid.

Demande d'enregistrement international
(Le bureau du registraire comme Office d'origine)

Les dispositions en vertu de cette partie du Règlement s'appliqueront aux demandes d'enregistrement international (également nommées « demandes internationales ») qui proviennent du Canada et sont produites auprès de l'OPIC qui, à son tour, les envoie au Bureau International de l'OMPI. Il est important de noter que les requérants canadiens ne peuvent produire une demande d'enregistrement international sans d'abord avoir produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada puisqu'une demande ou un enregistrement de base est nécessaire pour ce faire.

Certaines exigences en ce qui concerne l'admissibilité doivent être respectées pour pouvoir demander un enregistrement international; par exemple, la personne qui produit la demande doit avoir la citoyenneté canadienne, son domicile au Canada ou un établissement industriel ou commercial au Canada.

Le Bureau International n'effectue pas d'examen de fond des demandes d'enregistrement international. Cependant, il veille à ce que les produits ou les services soient correctement groupés selon les classes de la Classification de Nice et qu'ils ne soient pas décrits on termes trop vagues.

Contenu et modalités de la demande d'enregistrement international

Le Règlement proposé précise les renseignements qui doivent être inclus dans la demande d'enregistrement international. Ce contenu est le même que celui qui est exigé pour remplir le formulaire officiel [MM2] du Bureau International au moyen du service de production électronique du Protocole de Madrid qui sera accessible sur le site Web de l'OPIC. Le requérant peut choisir le français ou l'anglais comme langue de production électronique.

L'OPIC n'exigera pas de droits pour la certification d'une demande d'enregistrement international; cependant le requérant devra payer au Bureau International les droits pour la production de la demande internationale et pour chaque partie contractante désignée. Tout droit est payable à l'OMPI en francs suisses (CHF).

Fonctions du registraire comme Office d'origine

Lorsqu'une demande internationale est produite auprès de l'OPIC, elle sera revue par un examinateur pour certifier que les détails qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent aux détails qui figurent dans la demande ou l'enregistrement de base, selon le cas. Si la demande peut être certifiée, l'OPIC l'enverra au Bureau International. Si des précisions ou de plus amples renseignements sont requis, le registraire communiquera avec le requérant.

La date d'enregistrement international sera la date à laquelle le registraire a reçu la demande internationale si elle est certifiée et transmise au Bureau International dans les deux mois suivant sa réception. Si, cependant, le Bureau International ne reçoit pas la demande internationale dans ce délai de deux mois, la date d'enregistrement international sera plutôt la date à laquelle le Bureau International a reçu la demande.

L'OPIC aura également la responsabilité d'aviser le Bureau International de tout changement relatif à l'étendue de la protection d'une demande ou d'un enregistrement de base, comme la suppression de produits ou de services de la demande de base ou de l'enregistrement de base avant l'enregistrement, dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international. La même obligation s'applique si une procédure, comme une opposition, entreprise avant la fin de ce délai de cinq ans entraîne un changement d'étendue de la protection au Canada après ce délai.

Dans des circonstances ordinaires, lorsque la propriété d'un enregistrement international est transférée, la demande d'inscription du transfert sera présentée directement au Bureau International en utilisant le formulaire prescrit. Cependant, dans les cas où le nouveau propriétaire est incapable d'obtenir la signature du propriétaire précédent de l'enregistrement international, le transfert de propriété d'un enregistrement international peut être produit auprès du registraire pour être présenté au Bureau International si le destinataire du transfert a la citoyenneté canadienne, son domicile au Canada ou un établissement industriel établi au Canada. La demande doit être accompagnée d'une preuve de transfert et d'une déclaration portant que les efforts déployés pour obtenir la signature du propriétaire précédent ont été infructueux.

Extension territoriale au Canada
(Le bureau du registraire comme l'Office d'une partie contractante désignée)

Lorsqu'une demande d'enregistrement international inclut une demande d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada, le Bureau International transmet la requête au registraire.

Une fois que le registraire reçoit la requête d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada de la part du Bureau International, la demande devient une demande prévue au Protocole comme définie par le Règlement sur les marques de commerce. La date de production d'une demande prévue au Protocole est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.

Examen des demandes prévues au Protocole

Une demande prévue au Protocole est réputée être une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada et, de façon générale, le processus interne s'appliquera pour l'examen de la demande prévue au Protocole.

Le Règlement précise qu'une demande prévue au Protocole doit être examinée comme une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada et que, si elle est réputée être conforme à toutes les exigences canadiennes pour l'enregistrement, la marque de commerce sera annoncée aux fins d'opposition.

Comme différents pays utilisent différentes terminologies en ce qui concerne les marques de commerce, le Règlement précise également que, si la désignation vise une marque collective, de certification ou garantie, elle sera prise en considération et examinée comme une marque de certification au Canada.

Revendication prioritaire

Lorsqu'une demande internationale comporte une date de priorité, elle sera évaluée par le Bureau International avant d'être transmise à l'OPIC.

Refus

Un refus provisoire sera émis lorsque la marque de commerce est réputée ne pas être enregistrable au Canada ou si certaines exigences relatives à une demande prévue au Protocole ne sont pas fournies. Le Règlement proposé exigerait que le registraire indique tous les motifs sur lesquels le refus est fondé dans un avis de refus provisoire envoyé au Bureau International et au requérant.

Le registraire devra également confirmer au Bureau International, dans les dix-huit mois suivant la notification de désignation du Canada, si la demande prévue au Protocole s'est vue octroyer la protection, que toutes les procédures canadiennes sont terminées, et qu'il n'y a aucun motif possible de refus de protection par le registraire (c.-à-d. qu'aucune opposition n'a été produite). De façon générale, le registraire ne sera pas en mesure de refuser une demande prévue au Protocole sans d'abord envoyer un avis de refus provisoire au Bureau International dans un délai de dix-huit mois ou dans toute prolongation de délai qu'exige une opposition potentielle.

Le registraire devra confirmer au Bureau International qu'un enregistrement international est refusé s'il devient abandonné lorsque le requérant ne répond pas à une demande d'action dans les délais prescrits ou pour toute autre raison, si elle est volontaire.

Divisions et fusions

Lors de l'Assemblée générale de l'OMPI à Genève en octobre 2016, des modifications au Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (texte en vigueur le 1er avril 2016) ont été approuvées pour permettre la division et la fusion d'enregistrements internationaux. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est prévue pour février 2019.

Un requérant peut envoyer à l'OPIC une demande de division d'un enregistrement international pour tout produit ou tout service qui était inscrit dans la portée de la demande prévue au Protocole originale. L'OPIC doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsque le registraire est avisé par le Bureau International de la création d'un enregistrement international complémentaire, le registraire inscrira la division de la demande prévue au Protocole; la demande complémentaire profitera de toute étape (c.-à-d. décision ou jugement) franchie concernant la demande prévue au Protocole originale.

Le propriétaire d'enregistrements internationaux complémentaires peut envoyer au registraire une demande de fusion d'enregistrements internationaux complémentaires s'ils découlent de la même demande prévue au Protocole originale, concernent la même marque de commerce et ont le même propriétaire. Le registraire doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsqu'il est avisé par le Bureau International de la fusion des enregistrements internationaux complémentaires, modifier le registre en conséquence.

Enregistrement

Dans le cas d'une demande prévue au Protocole qui respecte toutes les exigences en ce qui concerne la protection (incluant de réfuter tout refus provisoire) et qu'aucune opposition n'a été produite, ou qu'aucune opposition n'a été tranchée en faveur du requérant, l'OPIC délivrera un certificat d'enregistrement et enverra une déclaration d'octroi de la protection au Bureau International. Lorsque la demande est enregistrée, un enregistrement prévu au Protocole demeure au registre jusqu'à son annulation ou sa radiation.

Si le registraire omet d'aviser le Bureau International refus ou d'une production d'une déclaration d'opposition dans le délai prescrit par le Protocole de Madrid, la demande prévue au Protocole se verrait automatiquement octroyer la protection au Canada.

Si la demande prévue au Protocole est enregistrée et qu'une demande de prolongation de délai pour produire une opposition a déjà été produite, mais n'a pas été prise en considération, le registraire peut retirer l'enregistrement tant que le délai prescrit par le Protocole de Madrid pour la production d'un refus provisoire n'est pas expiré.

Renouvellement de l'enregistrement international

Un enregistrement prévu au Protocole est valide pour dix ans suivant la date de l'enregistrement international. Le registraire inscrira au registre canadien un renouvellement d'un enregistrement international reçu du Bureau International.

Non-renouvellement d'un enregistrement international

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé auprès du Bureau International, le registraire recevra un avis à cet effet qui pourrait concerner une demande ou un enregistrement prévus au Protocole. Du fait du non-renouvellement, à l'expiration de l'enregistrement international, la demande prévue au Protocole sera réputée avoir été retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole sera réputé avoir été radié.

Changement de nom ou d'adresse

Lorsque le Bureau International avise le registraire d'un changement de nom ou d'adresse du propriétaire d'un enregistrement international, la demande ou l'enregistrement prévus au Protocole sera modifié en conséquence.

Transferts

Lorsqu'il y a un changement de propriété d'un enregistrement international, le registraire doit, lorsqu'il est avisé par le Bureau International, inscrire le transfert de la demande prévue au Protocole ou enregistrer le transfert de l'enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Modifications ou corrections apportées à des enregistrements internationaux qui concernent les demandes ou les enregistrements prévus au Protocole

Certaines dispositions de ce Règlement expliquent les incidences des divers types de modifications ou de corrections apportées à l'enregistrement international en ce qui concerne une demande ou un enregistrement prévus au Protocole. Ce qui suit décrit la façon de procéder pour le registraire en fonction de la portée des produits ou des services concernés et de l'état de la demande ou de l'enregistrement prévus au Protocole. La date d'entrée en vigueur de la modification ou de la correction est réputée être la date à laquelle elle est inscrite au registre international de l'OMPI.

Limitations

Une limitation est une restriction dans la protection de l'enregistrement international qui consiste au retrait de certains des produits ou des services. Elle peut concerner une ou l'ensemble des parties contractantes désignées. Si la limitation vise la suppression de certains des produits ou des services, les produits ou les services applicables sont réputés être supprimés de la demande prévue au Protocole ou le registre est modifié en conséquence. Si la limitation vise la suppression de tous les produits ou les services, la demande prévue au Protocole est retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé.

Dans le cas où une limitation entraîne une nouvelle liste de produits ou de services, le registraire veillera à ce que les produits ou les services soient décrits en des termes ordinaires du commerce de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques et déterminera si la nouvelle liste s'inscrit dans la portée de la demande prévue au Protocole comme elle a été produite ou annoncée, ou dans la portée de l'enregistrement prévue au Protocole. Le registraire modifiera la demande prévue au Protocole ou le registre en conséquence ou, dans le cas où la nouvelle liste n'est pas réputée être acceptable, enverra au Bureau International, dans les 18 mois suivant la date de l'avis, une déclaration portant que la limitation ne s'applique pas à ces produits ou services à l'égard du Canada.

Retrait ou annulation

Une annulation de produits ou de services énumérés dans l'enregistrement international peut être partielle ou complète, mais concerne toutes les parties contractantes désignées. Lorsque le registraire est avisé par le Bureau International d'une annulation complète, la demande prévue au Protocole est réputée être retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé par le registraire. Dans le cas d'une annulation partielle, le registraire modifiera ou retirera la demande prévue au Protocole en conséquence, ou modifiera le registre ou annulera l'enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Renonciation

Une renonciation concerne tous les produits ou les services pour certaines, mais pas pour l'ensemble des parties contractantes désignées. C'est l'équivalent d'un abandon volontaire ou d'une annulation. Si le registraire est avisé par le Bureau International d'une renonciation, la demande prévue au Protocole est réputée être retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole est annulé par le registraire.

Corrections

Si le Bureau International prend connaissance d'une erreur en ce qui concerne un enregistrement international inscrit au registre international, le registraire sera avisé de la correction si elle a une incidence sur la demande ou l'enregistrement prévu au Protocole.

En ce qui concerne les demandes prévues au Protocole :

En général, à la réception d'un avis de correction apportée à une demande prévue au Protocole, la demande prévue au Protocole est réputée être modifiée en conséquence. Si la correction est réputée être importante et que la demande prévue au Protocole n'a pas encore été annoncée dans le Journal des marques de commerce, le registraire disposera de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée.

Si la correction est réputée être importante pour tous les produits ou les services et que la demande prévue au Protocole a été annoncée, la demande prévue au Protocole sera réputée n'avoir jamais été annoncée et est renvoyée à l'examen. Le registraire disposera de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée.

Si la correction est réputée être importante pour certains des produits ou des services et que la demande prévue au Protocole a été annoncée, le requérant aura deux possibilités, à savoir de supprimer les produits ou les services concernés ou de considérer la demande prévue au Protocole comme n'ayant jamais été annoncée et de la renvoyer à l'examen. Dans ce dernier cas, le registraire disposera de 18 mois suivant la date de l'avis de correction pour envoyer un refus provisoire relativement à la partie corrigée. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai prescrit relativement à ces possibilités, les produits ou les services concernés seront supprimés et la demande prévue au Protocole sera annoncée sans ces produits ou ces services.

En ce qui concerne les enregistrements prévus au Protocole :

En général, à la réception d'un avis de correction apportée à un enregistrement prévu au Protocole, le registre est modifié en conséquence. Si, cependant, le registraire considère que la protection ne doit plus être octroyée à l'enregistrement prévu au Protocole corrigé (c.-à-d. que la marque de commerce incorrecte a été enregistrée), le registraire doit envoyer une déclaration à cet effet, accompagnée d'un refus provisoire au Bureau International dans les 18 mois suivant la date de l'avis de correction. Le propriétaire inscrit aura la possibilité d'apporter des commentaires suivant le refus provisoire et une décision finale du registraire sera transmise au Bureau International.

Transformation

Le Bureau International peut annuler un enregistrement international en tout ou en partie à la demande de l'Office d'origine en raison de l'annulation de la demande ou de l'enregistrement de base. Ces produits ou ces services annulés peuvent être inclus dans une demande en transformation, ce qui consiste essentiellement à créer une demande ou un enregistrement au niveau national comprenant une partie ou l'ensemble des produits ou des services annulés. L'avantage d'une transformation porte que la demande ou l'enregistrement au niveau national profite de toutes les étapes franchies relativement à la demande ou à l'enregistrement prévus au Protocole (même date de production, même documentation, etc.).

Le propriétaire doit produire la demande en transformation directement auprès du registraire, par voie électronique, dans les trois mois suivant l'inscription de l'annulation au registre international et chaque demande ne peut concerner qu'une demande ou qu'un enregistrement prévus au Protocole. Le délai de trois mois ne peut pas être prolongé et la transformation n'est pas possible si l'enregistrement international expire à défaut d'être renouvelé, est annulé ou est limité à la demande du propriétaire, ou s'il est annulé ou limité pour toute autre raison.

Si une transformation est demandée pour un enregistrement prévu au Protocole, le registraire enregistrera la marque de commerce au nom du requérant et délivrera un certificat d'enregistrement. La date d'enregistrement sera réputée être la date à laquelle l'enregistrement prévu au Protocole a été enregistré et la durée de la protection dépendra du temps restant à cet enregistrement prévu au Protocole. Des délais de renouvellement subséquents de dix ans s'appliqueront alors. Si un enregistrement international était dû pour être renouvelé au cours des trois mois du délai de transformation, le propriétaire devra payer le droit de renouvellement avant que la transformation ne soit acceptée.

Remplacement

Les dispositions relatives au remplacement ne sont pas incluses dans le Règlement proposé puisque le registraire a l'intention de procéder par l'entremise d'énoncés de pratique. Si le propriétaire d'un enregistrement prévu au Protocole est déjà propriétaire d'un enregistrement canadien pour la même marque de commerce en liaison avec une partie ou l'ensemble des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole, l'enregistrement prévu au Protocole profite automatiquement de la date antérieure de priorité ou de production pour les produits ou les services pertinents.

Le propriétaire pourrait éventuellement décider de ne pas renouveler son enregistrement canadien et de ne maintenir que son enregistrement prévu au Protocole; cependant, il est très important de noter que même dans le cas d'un remplacement, l'enregistrement canadien ne sera pas renouvelé automatiquement, même si l'enregistrement prévu au Protocole a été renouvelé.

Partie 3 : Les procédures d'opposition en vertu des articles 38 et 11.13 de la Loi et la procédure prévue à l'article 45 de la Loi

Ce qui suit est un résumé des modifications proposées relativement aux procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique, et à la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 de la Loi, à la lumière des modifications apportées à la Loi.

Correspondance

Le Règlement actuel précise uniquement les exigences relatives à la correspondance en ce qui concerne la procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Il ne couvre pas la procédure d'opposition en matière d'indication géographique ni celle prévue à l'article 45. Pour plus de clarté et afin de veiller à ce que les mêmes exigences relatives à la correspondance soient en place pour les trois types de procédures, le Règlement proposé prévoit qu'une personne qui correspond avec le registraire en ce qui concerne une procédure d'opposition ou de radiation sommaire doit indiquer clairement que la correspondance concerne la procédure en question.

Transmission de copies de documents

Le Règlement actuel précise uniquement les exigences relatives à la transmission de copies de documents en ce qui concerne la procédure d'opposition en matière de marque de commerce. Il ne couvre pas la procédure d'opposition en matière d'indication géographique ni celle prévue à l'article 45.

En ce qui a trait à la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, le Règlement prévoit actuellement que, à l'exception des plaidoyers écrits, après que le registraire ait fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant, une partie qui correspond avec le registraire doit faire parvenir à l'autre partie à la procédure une copie de sa correspondance relative à l'opposition.

Pour plus de clarté, le Règlement proposé prévoit qu'une partie à une procédure d'opposition en matière de marque de commerce doit, après que le registraire ait fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant, faire parvenir à l'autre partie à la même date une copie de tout document relatif à la procédure d'opposition envoyé au registraire, autre que les documents qui doivent autrement être signifiés à l'autre partie.

Des dispositions semblables relativement à la procédure d'opposition en matière d'indication géographique et celle prévue à l'article 45 permettront d'harmoniser les trois procédures. Une fois que le registraire a émis l'avis prévu dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 ou qu'une déclaration d'opposition a été produite dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière d'indication géographique, une copie de tout document envoyé au registraire, mais qui ne doit pas être signifié, doit également être transmise à l'autre partie, à la même date.

Adresse à des fins de signification

Le Règlement proposé comprend des dispositions pour faciliter la signification de documents au Canada dans le cadre des procédures d'opposition et celle prévue à l'article 45 dans le cas où aucune adresse canadienne à des fins de signification ne se trouve dans une demande ou un enregistrement. Ces dispositions répondent aux préoccupations des intervenants en ce qui concerne les coûts de la signification de documents à l'extérieur du Canada.

Dans le cadre de la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, un requérant peut préciser dans sa contre-déclaration, ou peut produire auprès du registraire et signifier à l'opposant un avis distinct précisant les nom et adresse au Canada d'une personne ou  firme à qui la signification de tout document relatif à l'opposition peut être faite avec le même effet que s'il avait été signifié au requérant.

Un tel avis peut également être produit auprès du registraire et signifié à l'autre partie dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45.

Le Règlement proposé n'inclut pas de disposition semblable pour la procédure d'opposition en matière d'indication géographique puisque la Loi exige une adresse canadienne ou une adresse à des fins de signification au Canada pour une autorité compétente.

Signification

Le projet de loi C-31 modifie la Loi en incluant des exigences relatives à la signification et au délai « selon les modalités prescrites », en ce qui concerne diverses étapes dans le cadre de la procédure d'opposition en matière de marque de commerce et la procédure prévue à l'article 45. Des exigences similaires ont été introduites par la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (Loi de mise en œuvre de l'AÉCG) en ce qui concerne la procédure d'opposition en matière d'indication géographique. Par conséquent, des modifications au Règlement actuel doivent être apportées.

Les modifications proposées visent à clarifier les exigences relatives à la signification et la date de prise d'effet de la signification en ce qui concerne les procédures d'opposition et la procédure prévue à l'article 45. Elles s'appliqueront également à des situations où les renseignements nécessaires à des fins de signification ne sont pas disponibles. Dans le but de veiller à ce que les documents soient dûment signifiés, le registraire conservera le pouvoir d'exiger que les parties fournissent une preuve de la signification des documents.

Modalités de la signification

La signification, dans le cadre de procédures d'opposition et la procédure prévue à l'article 45, doit être faite comme suit :

  1. par signification à personne au Canada;
  2. par courrier recommandé à une adresse au Canada;
  3. par service de messagerie à une adresse au Canada;
  4. si la partie qui entend signifier le document n'a pas les renseignements nécessaires pour signifier le document à l'autre partie conformément aux points (1) à (3), en envoyant un avis à l'autre partie portant que le document a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
  5. par tout mode dont conviennent les parties.

Date de prise d'effet de la signification

La signification, dans le cadre des procédures d'opposition et la procédure prévue à l'article 45, prend effet le jour de livraison du document, sous réserve de ce qui suit :

  1. la signification par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste;
  2. la signification par service de messagerie prend effet le jour où le document est remis au service de messagerie;
  3. la signification faite par des moyens électroniques prend effet le jour où le document est transmis;
  4. la signification faite par envoi d'un avis en vertu de (4) ci-dessus prend effet le jour où l'avis est envoyé;
  5. la signification d'un document autre que conformément aux points (1) à (5) ci-dessus est néanmoins valide si le registraire établit que le document a été porté à la connaissance de la partie visée par la signification, et la signification prend effet à la date à laquelle le document a été porté à sa connaissance.

En vertu du Règlement actuel, une demande peut être réputée abandonnée si un document n'a pas été signifié correctement, même s'il est évident que le document a été porté à la connaissance de la personne visée par la signification. Le registraire considère que les règles de procédure gouvernant la signification ne sont pas une épée. Elles servent plutôt de bouclier pour veiller à l'équité. Dans cette optique, le paragraphe (e) ci-dessus vise à permettre au registraire de considérer un document signifié s'il détermine que le document a été porté à la connaissance de la partie visée par la signification.

Avis du mode et de la date de signification

Dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique, ou d'une procédure prévue à l'article 45, la partie procédant à la signification doit aviser le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci.

Preuve de la signification

Une partie qui a signifié un document dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique, ou d'une procédure prévue à l'article 45, doit, à la demande du registraire, fournir la preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. Si la preuve  n'est pas présentée dans ce délai, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

Permission

En vertu du Règlement actuel, il est possible de modifier une déclaration d'opposition dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique. Il est également possible de produire une preuve additionnelle dans le cadre de ces deux procédures. Cependant, une partie ne peut faire une telle modification ou produire une telle preuve « qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées ».

Par souci de transparence, le Règlement proposé prévoit que le registraire doit accorder une telle permission à moins que ce ne soit « dans l'intérêt de la justice de le faire », en référence au critère qui est énoncé dans la jurisprudence et mis en application par le registraire pour déterminer s'il doit accorder la permission.

Preuve

Opposition en matière de marque de commerce

En vertu de la Loi actuelle, un opposant doit soumettre une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. S'il omet de le faire, son opposition sera réputée avoir été retirée. Dans le même ordre d'idées, un requérant doit soumettre une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. S'il omet de le faire, sa demande sera réputée avoir été abandonnée. Un défaut de signifier une preuve ou une déclaration n'entraînera pas, actuellement, le retrait réputé d'une opposition ou l'abandon d'une demande en vertu de la Loi. Cependant, cela sera sujet à changement en raison du projet de loi C-31.

Les modifications à la Loi relativement au projet de loi C-31 mentionnent la production et la signification d'une preuve dans le cadre d'une opposition selon les « modalités prescrites ». Une opposition est réputée retirée si, dans les « circonstances prescrites », l'opposant ne soumet pas et ne signifie pas sa preuve ou sa déclaration. De plus, une demande est réputée  abandonnée si, dans les « circonstances prescrites », le requérant ne soumet pas et ne signifie pas sa preuve ou sa déclaration.

À la lumière de ces changements, le Règlement proposé doit clairement prescrire le délai pour soumettre et signifier la preuve et les « circonstances » qui entraîneront le retrait réputé d'une opposition ou l'abandon réputé d'une demande.

Preuve de l'opposant

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut soumettre et signifier sa preuve est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification à l'opposant de la contre-déclaration du requérant. Si l'opposant omet de soumettre et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve dans ces quatre mois, il s'agira des circonstances faisant en sorte que l'opposition sera réputée retirée.

Preuve du requérant

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel le requérant peut soumettre et signifier sa preuve est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve ou de la déclaration de l'opposant énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve. Si le requérant omet de soumettre et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve dans ces quatre mois, il s'agira des circonstances faisant en sorte que la demande sera réputée  abandonnée.

Preuve en réponse

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut soumettre et signifier une preuve en réponse est le mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve du requérant.

Remarque : en vertu du Règlement proposé, cette preuve est dorénavant appelée « contre-preuve », plutôt que « preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse ». Ce changement de formulation est fait uniquement par souci de simplicité. Aucune modification de fond n'a été apportée en ce qui concerne la production d'une telle preuve.

Article 45

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit signifier sa preuve à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné est de trois mois, tel qu'indiqué au paragraphe 45(1) de la Loi.

Opposition en matière d'indication géographique

En vertu de la Loi, un opposant dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière d'indication géographique doit présenter une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. S'il omet de le faire, son opposition sera réputée avoir été retirée. Le défaut de signifier une preuve ou une déclaration n'entraîne pas actuellement le retrait réputé d'une opposition. Cependant, cela a été modifié par la Loi de mise en œuvre de l'AÉCG.

Les modifications à la Loi introduites par la Loi de mise en œuvre de l'AÉCG mentionnent la production et la signification d'une preuve selon les « modalités prescrites ». Une opposition est réputée  retirée si, dans les « circonstances prescrites », l'opposant ne produit pas et ne signifie pas sa preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

De plus, en vertu des modifications apportées par la Loi de mise en œuvre de l'AÉCG, l'omission par l'autorité compétente  de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s'appuient et de se faire entendre par le registraire. Cela aura également pour conséquence la non-inscription de l'indication ou de la traduction sur la liste.

À la lumière de ces changements, le Règlement proposé prescrit clairement le délai pour présenter et signifier une preuve et les « circonstances » qui feront en sorte que l'opposition sera réputée retirée, que l'indication ou la traduction ne sera pas inscrite sur la liste, ou que les parties perdront la possibilité de présenter une preuve ou de faire des représentations.

Preuve de l'opposant

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut présenter et signifier sa preuve est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la contre-déclaration par l'autorité compétente. Si l'opposant omet de présenter et de signifier une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne présenter d'éléments de preuve dans ces quatre mois, il s'agira des circonstances faisant en sorte que l'opposition sera réputée  retirée.

Preuve de l'autorité compétente

Le Règlement proposé prévoit que le délai à l'intérieur duquel l'autorité compétente peut présenter et signifier sa preuve est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve ou de la déclaration de l'opposant énonçant son désir de ne pas présenter de preuve.

Si l'autorité compétente omet de présenter et de signifier sa preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire dans ces quatre mois, il s'agira des circonstances faisant en sorte que les parties perdront la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s'appuient et de se faire entendre par le registraire  et qui auront pour conséquence que l'indication ou la traduction ne sera pas inscrite sur la liste.

Preuve en réponse

En vertu du Règlement proposé, le délai à l'intérieur duquel un opposant peut présenter une preuve en réponse au registraire et signifier une telle preuve à l'autorité compétente est d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve de l'autorité compétente.

Présentation de preuve par voie électronique de transmission

Le Règlement actuel interdit la production de preuve électronique dans le cadre de procédures d'opposition et celle prévue à l'article 45. Or, cette restriction disparaîtra dans le Règlement proposé. Le projet de loi C-31 prévoit que, sous réserve du Règlement, des documents peuvent être fournis au registraire en format électronique ou par une voie électronique précisée par le registraire.

Contre-interrogatoire

Le Règlement proposé vise à assurer la clarté en ce qui concerne le contre-interrogatoire dans le cadre des procédures d'opposition en matière de marque de commerce et d'indication géographique. Il n'y a pas de contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45.

Le Règlement actuel prévoit que le registraire peut exiger le contre-interrogatoire d'un déposant à la demande de toute partie. Par souci de clarté, le Règlement proposé prévoit que, à la demande d'une partie faite avant que le registraire n'émette un avis aux parties portant qu'elles peuvent présenter des observations écrites, le registraire doit exiger le contre-interrogatoire, dans le délai prescrit par le registraire, de l'auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d'opposition.

En vertu du Règlement actuel, il est de la responsabilité de la partie ayant procédé au contre-interrogatoire de produire tous les documents (c.-à-d. les transcriptions et les réponses aux engagements) suivant la tenue du contre-interrogatoire. En vertu du Règlement proposé, cette responsabilité sera partagée entre les parties; ainsi, la partie qui procède au contre-interrogatoire sera responsable de signifier et de produire la transcription et la partie dont l'auteur a été contre-interrogé sera responsable de signifier et de produire les réponses données aux engagements. De cette façon, la partie qui procède au contre-interrogatoire ne sera pas tenue responsable des retards causés par l'autre partie qui doit donner les réponses aux engagements.

De plus, en vertu du Règlement proposé, l'exigence pour le registraire de retourner un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où leur auteur refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire sera retirée. Dans ces cas, l'affidavit ou la déclaration solennelle ne fera pas partie de la preuve au dossier.

Observations écrites

Oppositions en matière de marque de commerce et d'indication géographique

Actuellement, le délai de production des plaidoyers écrits dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique est établi au moyen d'un avis émis par le registraire. Les plaidoyers écrits des deux parties doivent être produits auprès du registraire au même moment et le registraire a le fardeau administratif de recevoir et de transmettre des copies de chacun à chacune des parties. Ce processus est inefficace et est incohérent avec les pratiques des autres tribunaux et de la Cour fédérale du Canada.

En vertu du Règlement proposé, des délais sont prescrits aux parties pour soumettre et signifier leurs observations écrites de façon successive dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique. Il ne sera plus nécessaire pour le registraire de les transmettre au nom des parties. Cela aura également l'avantage de permettre aux observations écrites du requérant ou de l'autorité compétente d'être en réponse aux observations écrites de l'opposant (ce qui est semblable à la pratique actuelle dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45).

Pour ces deux procédures, après la production de l'ensemble de la preuve, le registraire donnera aux parties l'avis portant qu'elles peuvent lui présenter des observations écrites. Le délai à l'intérieur duquel l'opposant peut présenter ses observations écrites et doit les signifier au requérant (ou à l'autorité compétente) sera de deux mois suivant la date de l'avis. Le délai à l'intérieur duquel le requérant (ou l'autorité compétente) peut présenter ses observations écrites et doit les signifier à l'opposant sera de deux mois suivant la date de prise d'effet de la signification par l'opposant au requérant (ou à l'autorité compétente) des observations écrites ou d'une déclaration énonçant son désir de ne pas produire d'observations écrites. Dans tout autre cas, le délai est de deux mois suivant l'expiration du délai de l'opposant.

Compte tenu de la production successive des observations écrites des parties, le Règlement proposé ne comptera plus de disposition permettant aux parties de demander la permission de produire des observations écrites après les délais prescrits. Si une partie désire soumettre des observations additionnelles, elle peut le faire de vive voix lors d'une audience.

Article 45

Afin d'harmoniser les trois procédures, le Règlement proposé inclut des dispositions semblables dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Par conséquent, un délai de deux mois sera prescrit pour la production successive des observations écrites des parties et les parties devront non seulement produire leurs observations écrites, mais  également les signifier. Le Règlement proposé traitera du délai de production des observations écrites dans le cas où un avis a été donné à l'initiative du registraire et dans le cas où un avis a été donné à la demande d'une personne.

Une fois que le propriétaire inscrit dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 a fourni un affidavit ou une déclaration solennelle au registraire, le registraire donnera aux parties l'avis qu'elles peuvent présenter des observations écrites de façon successive.

Dans le cadre d'une procédure à l'initiative du registraire, le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire sera de deux mois suivant la date de l'avis susmentionné.

Dans le cadre d'une procédure à l'initiative d'une personne :

i) le délai à l'intérieur duquel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et signifier celles-ci au propriétaire inscrit est de deux mois suivant la date de l'avis du registraire demandant la présentation des observations écrites;

ii) le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et signifier celles-ci à cette personne est de deux mois suivant la date à laquelle la signification des observations écrites de cette personne prend effet ou, si aucune signification ne prend effet dans le délai mentionné en i) ci-dessus, dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai.

Audiences

Le processus actuel dans le cadre de procédures d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique prévoit que le registraire donne avis aux parties qu'elles peuvent demander la tenue d'une audience. Le Règlement proposé vise à établir un délai prescrit pour les parties pour demander la tenue d'une audience dans le cadre des trois procédures et à harmoniser celles-ci. Le Règlement proposé clarifie également quels renseignements sont exigés de la part des parties si la tenue d'une audience est demandée et comment les parties peuvent procéder pour apporter des changements une fois que le registraire a émis un avis concernant les renseignements relatifs à l'audience (c.-à-d. l'heure, la date, le lieu, etc.). De plus, le Règlement proposé clarifie si une partie est autorisée à faire des observations lors d'une audience si elle ne demande pas à être entendue.

Demande

Chaque partie qui désire faire des observations au registraire lors d'une audience doit produire auprès du registraire une demande qui :

a) précise si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l'autre partie présente les siennes dans l'autre langue officielle;

b) précise si elle entend présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu'offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires à l'utilisation du moyen choisi.

Si une partie ne produit pas une demande comme indiqué ci-dessus, elle ne sera pas autorisée à présenter des observations lors de l'audience.

Changements

Si une partie avise le registraire de changements apportés à tout renseignement fourni en vertu des paragraphes a) et b) ci-dessus au moins un mois avant la date de l'audience, le registraire doit modifier en conséquence les arrangements administratifs pour l'audience.

Délai

Le Règlement actuel prévoit que le registraire émette un avis à l'intention des parties dans le cadre d'une procédure d'opposition pour les aviser qu'elles peuvent demander la tenue d'une audience. En vertu du Règlement proposé, un délai prescrit sera prévu pour demander la tenue d'une audience. Il ne sera donc plus nécessaire pour le registraire d'émettre un avis à l'intention des parties.

Opposition en matière de marque de commerce

Dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience sera d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification par le requérant à l'opposant d'observations écrites ou d'une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai de production de ces observations ou de cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Article 45

Dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, dans le cas où la procédure est à l'initiative du registraire, le délai à l'intérieur duquel le propriétaire inscrit doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience sera d'un mois suivant la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté ses observations écrites ou une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si aucune telle présentation n'est faite dans le délai prescrit pour présenter ces observations écrites ou cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Dans le cas où les procédures sont à l'initiative d'une personne, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience sera d'un mois suivant la date à laquelle le propriétaire inscrit a signifié des observations écrites ou une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si aucune telle signification n'est faite dans le délai prescrit pour présenter ces observations écrites ou cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Opposition en matière d'indication géographique

Dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière d'indication géographique, le délai à l'intérieur duquel une partie doit produire une demande auprès du registraire pour faire des observations lors de l'audience sera d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification par l'autorité compétente à l'opposant des observations écrites ou d'une déclaration indiquant son intention de ne pas le faire ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai de production de ces observations écrites ou de cette déclaration, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Déclaration d'opposition à produire en double exemplaire

En raison de l'usage croissant de la présentation électronique de documents, en vertu du Règlement proposé, un opposant n'aura plus l'obligation de produire une déclaration d'opposition en double exemplaire dans une procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

Prolongations de délai dans le cadre de procédures d'opposition

Le Règlement actuel prévoit que si une prolongation de délai est accordée à une partie dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce ou d'indication géographique, le registraire peut par la suite accorder à l'autre partie une prolongation raisonnable de délai pour prendre des mesures  subséquentes. Le Règlement proposé ne comportera pas ce genre de disposition puisque les prolongations de délai dans le cadre d'une procédure d'opposition peuvent être obtenues conformément aux paragraphes 47(1) et (2) de la Loi.

Documents mis à la disponibilité du public

Le Règlement actuel prévoit que tous les documents produits dans le cadre d'une procédure d'opposition sont accessibles pour inspection publique. Cela inclut les plaidoyers écrits. Cependant, uniquement après qu'ils aient été transmis aux parties par le registraire. Puisque les plaidoyers écrits ne seront plus produits de façon simultanée et transmis aux parties par le registraire et puisque, en vertu du projet de loi C-31, l'article 29 de la Loi couvrira la mise à la disponibilité du public des documents, des dispositions semblables ne sont pas incluses dans le Règlement proposé.

Traitement des demandes divisionnaires dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière de marque de commerce

En vertu du projet de loi C-31, les demandes d'enregistrement de marque de commerce, incluant celles qui font l'objet d'une opposition, peuvent être divisées en deux ou plusieurs demandes, ayant pour effet que certains produits et services demeureront dans la demande originale alors que d'autres se retrouveront dans une ou plusieurs nouvelles demandes. La possibilité de diviser les demandes permettra aux requérants de faire avancer les produits et les services qui ne sont pas visés par l'opposition en cours si cette dernière porte uniquement sur certains des produits et des services de la demande originale. Finalement, le projet de loi C-31 précise qu'une demande divisionnaire peut être produite pour tout produit et service qui était visé dans la demande originale telle qu'elle a été annoncée si elle est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour.

Les effets d'une demande divisionnaire produite suite à l'annonce de la demande originale peuvent varier dépendamment du moment de la demande ainsi que de la portée de l'état des produits et des services de la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Si une demande divisionnaire est produite pendant la période d'opposition de deux mois, la date d'annonce de la demande originale demeure inchangée mais la demande divisionnaire va être annoncée de nouveau.

Si tous les produits ou services de la ou des demandes divisionnaires étaient visés par la demande originale à la fin de la période d'opposition de deux mois, chaque nouvelle demande et la demande originale demeureront sujettes à la procédure d'opposition en cours. De plus, toutes les étapes franchies dans le cadre de la procédure d'opposition à l'encontre de la demande originale s'appliqueront à la ou aux nouvelles demandes. Finalement, si après le retrait d'une opposition, un requérant produit une demande divisionnaire visant tout produit ou service ayant été supprimé avant la fin de la procédure d'opposition, un opposant aura la possibilité de poursuivre son opposition à l'encontre de ces produits ou ces services.

Si, d'un autre côté, un requérant supprime un ou plusieurs des produits ou services pendant la période d'opposition de deux mois et produit une demande divisionnaire pour ceux-ci à une date ultérieure, la ou les nouvelles demandes seront annoncées de nouveau pour veiller à ce que le public ait la possibilité de s'opposer à ces produits ou services auparavant supprimés.

Opposition aux demandes prévues au Protocole

Dans le cadre de ses obligations en vertu du Protocole de Madrid, dans les 18 mois suivant l'envoi par le Bureau international d'une demande pour l'extension de la protection d'une marque de commerce au Canada, le registraire doit aviser le Bureau international : 1) d'un refus provisoire fondé sur une opposition; ou 2) de la possibilité qu'une opposition soit produite après le délai de 18 mois. Une fois l'opposition terminée, le registraire doit envoyer une confirmation du refus provisoire total confirmant au Bureau international que la protection a été refusée au Canada ou une déclaration d'octroi de la protection confirmant les produits et les services pour lesquels la protection a été octroyée.

Aux fins d'opposition, une demande prévue au Protocole sera de façon générale traitée de la même manière qu'une demande nationale. Les règles qui gouvernent les procédures d'opposition s'appliqueront à l'exception des changements précisés ci-dessous, qui sont nécessaires afin de se conformer au Protocole de Madrid.

Prolongations du délai pour produire une déclaration d'opposition

Le Bureau international doit recevoir un refus provisoire fondé sur la production d'une déclaration d'opposition avant l'expiration du délai de 18 mois ou, si un avis a été envoyé au Bureau international qu'une opposition peut être produite après le délai de 18 mois, dans les 7 mois suivant le début de la période d'opposition ou dans le mois suivant la fin de la période d'opposition, selon la date qui survient en premier.

De ce fait, le Règlement proposé établit la prolongation de délai maximum qui peut être accordée à un opposant pour produire une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole à quatre mois. Cela permet de veiller à ce que le Bureau international soit avisé de tous les refus provisoires dans les délais imposés par le Protocole de Madrid. Malgré cette restriction, le registraire conserve le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai par plus de quatre mois; le registraire peut exercer ce pouvoir discrétionnaire dans des circonstances telles que l'interruption du système de transmission électronique de l'OPIC.

De manière semblable au traitement des demandes nationales, si une demande est enregistrée sans que le registraire n'ait pris en considération une demande de prolongation de délai préalablement produite et qu'il est encore temps d'aviser le Bureau international d'un refus provisoire fondé sur la production d'une opposition, le registraire peut retirer l'enregistrement afin qu'une opposition puisse être produite.

Déclaration d'opposition devant être produite par voie électronique et avis automatique du Bureau international

Le Règlement proposé exige qu'une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole soit produite auprès du registraire en français ou en anglais au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l'OPIC. La raison derrière cette règle est de permettre au registraire d'aviser rapidement le Bureau international d'une opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole. Par conséquent, ce service en ligne exigera qu'un opposant fournisse les renseignements nécessaires au titre du paragraphe 38(3) de la Loi pour la production d'une opposition, ainsi que les renseignements précis exigés par le Protocole de Madrid. Ce service en ligne vise à générer la déclaration d'opposition, ainsi que l'avis de refus provisoire fondé sur une déclaration d'opposition, et à les envoyer automatiquement au Bureau international.

Restriction relative aux modifications apportées à une déclaration d'opposition

Une fois qu'un avis de refus provisoire fondé sur une déclaration d'opposition est envoyé, un nouveau motif d'opposition ne peut être ajouté à la déclaration d'opposition. La raison porte qu'une demande prévue au Protocole peut uniquement être rejetée sur la base d'un motif d'opposition qui se trouve dans le refus provisoire envoyé au Bureau international.

Nouveau motif d'opposition

Le Règlement proposé inclut un nouveau motif d'opposition relatif aux demandes prévues au Protocole. Une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole n'est pas enregistrable si les produits ou services visés par la demande ne s'inscrivent pas dans la portée de l'enregistrement international.

Puisque le Bureau international détient la décision finale à savoir dans quelles classes de la Classification de Nice les produits et les services d'une demande prévue au Protocole s'inscrivent, ce nouveau motif d'opposition ne vise pas la question de savoir si les produits et les services sont adéquatement classés relativement à la Classification de Nice.

Déclaration d'octroi de la protection ou confirmation de refus provisoire total

Si une demande prévue au Protocole est abandonnée, réputée abandonnée, ou rejetée, une fois que la décision est finale, une confirmation de refus provisoire total sera envoyée au Bureau international. Si l'opposition est retirée, réputée retirée, ou que l'opposition est rejetée, en tout ou en partie, une fois que la décision est finale, la demande prévue au Protocole sera enregistrée et une déclaration d'octroi de la protection précisant les produits et les services protégés au Canada sera envoyée au Bureau international.

Procédure prévue à l'article 45 et enregistrements prévus au Protocole

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, un enregistrement prévu au Protocole sera traité de la même façon qu'un enregistrement national. Si une décision finale vise la radiation de l'enregistrement ou la suppression d'un ou de plusieurs des produits ou des services, l'enregistrement prévu au Protocole sera radié ou modifié et le Bureau international sera avisé du changement dans la protection au Canada.

Enfin, des lignes directrices relatives à la pratique devant la Commission des oppositions des marques de commerce feront l'objet de nouveaux énoncés de pratique sur lesquels nous nous engageons à consulter avant l'entrée en vigueur du Règlement proposé.