Maya Urbanowicz (Maya) : Vous écoutez « Voix de la P.I. canadienne », un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux? Vous allez découvrir des problèmes concrets – et des solutions concrètes – ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Urbanowicz et je suis votre animatrice d'aujourd'hui.
Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site Web sont ceux des baladodiffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC.
De nombreux innovateurs canadiens commencent leur parcours de brevet aux États-Unis et déposent une demande de protection auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Pour ce faire, il est très courant qu'ils fassent appel à un agent de brevets canadien formé et autorisé à représenter les demandeurs aux États-Unis. Mais pourquoi de nombreux inventeurs recherchent-ils d'abord une protection aux États-Unis plutôt qu'au Canada ? En quoi le système de brevets américain diffère-t-il du nôtre ? Quels autres systèmes sont utilisés pour demander une protection par brevet dans d'autres pays ?
Pour en savoir plus, nous rencontrons Dominique Lambert, associée et agent de brevets chez Bereskin & Parr. Dominique compte plus de 15 ans d'expérience en travaillant en étroite collaboration avec des organisations canadiennes et des partenaires internationaux pour les aider à protéger leur propriété intellectuelle au Canada et à l'étranger. Elle offre également une expertise en analyse et en avis sur la liberté d'exploitation, la validité et la brevetabilité.
Maya Urbanowicz (Maya) : Dominique, c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre balado aujourd'hui, bienvenue.
Dominique Lambert (Dominique) : Merci, Maya, c'est un plaisir pour moi aussi.
Maya : Donc, nous allons avoir une conversation très intéressante aujourd'hui et c'est très pertinent pour les Canadiens, parce qu'ils commencent souvent leur parcours avec leur propriété intellectuelle aux États-Unis. Mais, avant de continuer, je me demandais si vous pouvez nous parler un peu de vous et des formations et qualifications requises pour devenir un ou une agent/agente de brevet.
Dominique : Oui absolument. Donc pour devenir un agent de brevet, premièrement, ça prend une formation technique scientifique. Pour ma part, moi j'ai un baccalauréat en chimie et j'ai une maîtrise en chimie organique. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez devenir un agent de brevet, on doit passer les examens de qualification qui vous permettent de devenir agent. Pour ma part, je suis qualifiée comme agente canadienne et américaine depuis plus de 10 ans. Le travail consiste à aider les compagnies canadiennes, donc à obtenir une protection à travers le monde pour leur technologie. Et on aide aussi les compagnies étrangères à obtenir une protection au Canada. Donc, principalement, ça va impliquer la rédaction, la poursuite des demandes de brevet jusqu'à la délivrance d'un brevet.
Maya : Et beaucoup de petites et moyennes entreprises pensent qu'obtenir un brevet c'est cher, mais ils ont probablement peu d'information sur quand et comment ces frais surviennent. Alors, je me demandais si vous pouvez nous expliquer le parcours typique et les frais tout au long du processus pour obtenir la protection d'une PI ou la protection par brevet, et quand ceux-ci vont-ils typiquement survenir.
Dominique : Oui, absolument. Donc le processus, évidemment, ça s'étend sur plusieurs années, donc les coûts vont être répartis tout au long du processus. La première étape, qui va consister en une recherche en brevetabilité, malgré que cette étape soit optionnelle, puis ensuite la rédaction d'une demande de brevet. Donc, cette première étape représente la plus grande partie du budget, mais c'est une seule fois au début. Par contre, c'est important de comprendre que c'est une étape cruciale et la qualité du travail va avoir un impact direct sur l'étendue de la protection potentielle que vous pouvez obtenir. Donc, le temps et l'argent investis à ce stade-là ont une importante influence. Ensuite, va venir l'étape du dépôt de la demande, qui va inclure les frais gouvernementaux. Au Canada et aux États-Unis, les frais sont assez raisonnables, ce n'est pas exorbitant. Puis, il va y avoir des mécanismes pour retarder ou étaler ces frais, comme la voie du PCT par exemple, qu'on pourra parler en plus amples détails un peu plus tard. Bref, tous ces frais s'étalent sur plusieurs années. Puis ensuite va venir les frais pour la poursuite jusqu'à l'obtention du brevet.
Maya : Peut-être que je peux ajouter une petite question ici. En coupant les coins dans les premières étapes lorsque vous rédigez les revendications et quand on est en train d'essayer de définir les limites autour de l'invention, on ne veut surtout pas couper les coins. Alors de façon pratique, comment est-ce que vous allez travailler avec l'inventeur? Est-ce que c'est une série de rencontres?
Dominique : Oui, absolument. Donc la rencontre initiale avec les inventeurs, on s'assoit pour bien comprendre les concepts de l'innovation, de la technologie, les avantages, les points de distinction par rapport à ce qui existe déjà dans le domaine. Donc c'est une rencontre importante. Ensuite, on y va avec la rédaction qui va impliquer plusieurs échanges entre les inventeurs et l'agent, jusqu'à arriver à une version finale pour le dépôt. Donc, c'est à ce stade-là qu'il est très important de s'assurer que la demande décrit bien tous les aspects de l'invention, afin de bien supporter les revendications que vous voulez faire. Donc, un manque de support ou de données à cette étape-là pourrait plus tard restreindre la portée de la protection que vous allez obtenir. D'où mon commentaire de l'importance de cette étape, puis d'éviter de couper les coins ronds.
Maya : Vous avez fait allusion de soumettre des demandes ailleurs et je pensais qu'étant donné la grandeur du marché, c'est comment pour les Canadiens de soumettre des demandes de brevet aux États-Unis en premier, avant le Canada, qui est un marché relativement plus petit. Mais, il y a aussi une autre raison, pourquoi ils font cela et alors, je me demandais si vous pouvez expliquer le cheminement typique lorsque les gens protègent leurs brevets en commençant, disons, aux États-Unis?
Dominique : Oui. Une des raisons, c'est qu'il y a un concept qui est unique aux États-Unis qui se nomme la demande provisoire. Donc, ça, ça n'existe pas au Canada et c'est pour ça que beaucoup de demandeurs se tournent vers les États-Unis comme premier dépôt. La demande provisoire, les frais gouvernementaux sont bas. Il n'y a pas de frais d'examen. Puis, ça vous donne une période de 12 mois pour améliorer votre technologie, obtenir plus de résultats. Donc, c'est à l'échéance de cette période de 12 mois que vous devrez convertir la demande provisoire en demande régulière. Ça vous permet de réserver votre date de protection à la date du provisoire, puis continuer à développer, vous donner du temps pour décider dans quel pays vous voulez être protégé. Donc, ça vous achète une période de 12 mois. Par exemple, après 12 mois, vous pouvez prendre la décision de déposer dans différents pays ou passer par le processus de la demande PCT, (Patent Cooperation Treaty). C'est une demande internationale qui est déposée auprès de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle. Ça vous permet de réserver le droit de dépôt dans tous les pays signataires de ce traité. Donc, je crois que présentement, il y a 157 signataires, donc ça vous permet de réserver votre droit. Vous devrez quand même décider dans quel pays vous voulez vos protections, car vous allez devoir faire des demandes individuelles d'entrée dans chaque pays, mais la décision et les frais sont retardés à 30 mois. Donc, ça vous permet de mieux développer votre stratégie, trouver du financement, des partenaires. Donc, c'est un moyen très pratique d'étaler les frais, également. Un autre avantage, c'est que vous allez recevoir une opinion écrite sur la brevetabilité de vos revendications. C'est très pratique, parce que les résultats peuvent nous aider à prendre des décisions plus éclairées par la suite : dans quels pays aller, puis quoi faire avec notre demande. C'est un avantage du PCT. De façon générale, je vous dirais qu'on recommande, si vous envisagez plus de 3 pays, on recommande d'y aller avec la demande PCT. Donc, en résumé, le parcours, ça serait une demande provisoire. 12 mois plus tard, on prend la décision d'y aller avec les demandes régulières ou le PCT. Et, si on y va avec le PCT, 30 mois après le provisoire, on doit décider des entrées en phase nationale.
Maya : Donc, c'est un processus assez transparent en plus parce qu'on reçoit ce rapport préliminaire.
Dominique : Oui exactement, ça peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées par la suite.
Maya : Et je voudrais reculer un peu et parler des demandes provisoires aux États-Unis, parce que c'est en quelque sorte un secret. Personne ne le voit. Vous ne rédigez pas les revendications, mais vous obtenez, bien potentiellement, vous la convertissez, mais vous obtenez cette ligne dans le sable : une date.
Dominique : Oui, exactement. Dans le fond, le provisoire, c'est vraiment pour fixer notre date de protection.
Maya : Parce que nous savons tous que c'est le premier qui dépose sa demande, c'est ce qui compte. Mais, il pourrait y avoir d'autres pour ou contre avec cela et alors je me demandais si vous pouvez élaborer un peu : qu'est ce qui peut arriver lorsqu'on a une demande provisoire?
Dominique : Bien, si on veut parler des pour ou contre. Pour les pour, comme j'ai mentionné précédemment, il y a les frais qui sont peu élevés. Mais un autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de déposer une demande complète. Donc, les revendications, par exemple, ne sont pas nécessaires. Ça peut être très utile lorsque vous avez des contraintes de temps, par exemple une divulgation imminente dans une conférence ou dans un journal scientifique. Donc ça peut être pratique de pouvoir déposer une demande qui ne serait pas complète. Par contre, on va avoir un gros contre. Comme je disais précédemment de faire attention parce que déposer une demande incomplète pourrait avoir des conséquences sur la portée de votre protection s'il manque des éléments cruciaux qui ne sont pas décrits, donc on doit être extrêmement prudent évidemment. Nous, on essaie de toujours déposer des demandes complètes, dans la mesure du possible, c'est ce qu'on recommande au client, mais des fois, on n'a pas toujours le luxe. Un autre avantage, c'est que si pour une raison quelconque vous décidez de ne pas convertir votre demande provisoire en demande régulière à la barre des 12 mois, la demande va demeurer confidentielle. Elle ne sera jamais rendue publique.
Maya : Alors, on peut continuer à développer et peut-être soumettre une autre demande provisoire?
Dominique : Oui, exactement. Donc, si vous considérez que vous n'êtes pas prêt à faire la conversion vers la demande régulière et que vous abandonnez votre provisoire, mais vous pouvez plus tard en déposer une autre, puis là, le même processus s'enclenche.
Maya : Alors, disons que je soumets des demandes provisoires, quelquefois, juste pour rendre les choses un peu plus complexes, et que je convertis la dernière demande en une demande de brevet aux États-Unis. Et ensuite, il pourrait y avoir des choses que l'examinateur me dit, disons, je pourrais avoir 2 inventions dans celle-ci par exemple. Alors, on sait que les lois sur les brevets aux États-Unis sont évidemment un peu différentes que celles que nous avons ici au Canada. Les demandes provisoires en étant une, mais il y a aussi d'autres différences qu'il faut garder en tête si on soumet une demande aux États-Unis par exemple. Pouvez-vous nous en parler un peu? Par exemple, une demande divisionnaire ou une continuation en partie, qu'est-ce que ça veut dire?
Dominique : Oui, le concept de divisionnaire, c'est similaire au Canada et aux États-Unis. C'est au cours de l'examen d'une demande, l'examinateur va vous dire : « Ah, je considère qu'il y a plus qu'une invention dans votre demande ». Donc, vous avez l'option de garder une seule des inventions, dans la demande, puis de poursuivre les autres sous forme de demandes divisionnaires. Donc, vous vous retrouvez avec 2 ou plusieurs demandes, mais qui ont la même date de dépôt. Ça, c'est les demandes divisionnaires, le principe est similaire au Canada. Par contre, aux États-Unis, il y a d'autres mécanismes particuliers, comme vous avez mentionné Maya, la demande de continuation. Encore une fois, c'est basé sur la demande originale, mais vous considérez que les revendications accordées, par exemple, ne couvrent pas toute la matière qui a été décrite. Donc, vous considérez que vous pourriez revendiquer quelque chose de différent, donc vous pouvez déposer une demande de continuation sans ajouter de nouvelles matières. Par contre, si vous désirez, par le fait même, ajouter de la nouvelle matière, parce que vous avez amélioré certaines choses, vous pouvez déposer ce qu'on appelle aux États-Unis une demande de continuation partielle (continuation-in-part). Puis, dans ce cas-ci, vous allez obtenir une nouvelle date de dépôt. Donc, ce sont tous des mécanismes particuliers aux États-Unis qui sont bons de connaître.
Maya : Pouvez-vous nous expliquer le parcours typique d'une demande de brevet pour une invention chimique que je veux protéger aux États-Unis et au Canada?
Dominique : Oui. Comme j'ai mentionné la première étape, l'agent va s'asseoir avec les inventeurs, discuter en détail la technologie, les avantages, les distinctions. Les inventeurs sont vraiment les experts de leur technologie. Les agents, on est les experts en brevets, on a la formation pour comprendre la technologie qui nous est expliquée, mais on se fie beaucoup aux inventeurs pour nous expliquer en détail puis pour bien identifier les points importants. Donc, ça c'est l'étape initiale de rencontre. Ensuite, on va recommander une recherche en brevetabilité afin d'évaluer si l'invention est nouvelle, tout d'abord, d'identifier les technologies similaires dans le domaine. Ça va aider l'agent dans le processus de rédaction parce que ça nous permet de focusser nos revendications sur les différences, pour bien se distinguer de l'art antérieur, ce qui existe déjà dans le domaine. On considère que c'est une étape super importante malgré que c'est non obligatoire. On la recommande toujours. Ensuite, on embarque dans la rédaction, les échanges entre les inventeurs et l'agent, les corrections, puis quand on arrive à une version finale, le dépôt. Donc en général, on va aller avec la demande provisoire américaine. Certaines compagnies pourraient décider d'aller directement en demande régulière. Comme vous avez mentionné, si on veut protéger au Canada et aux États-Unis seulement, puis que la compagnie considère qu'elle ne prévoit aucun développement de sa technologie, donc elle ne désire pas bénéficier des 12 mois que j'ai mentionnés plus tôt, bien elle pourrait décider de déposer directement au Canada et aux États-Unis des demandes régulières. Mais donc, selon la route choisie, si on choisit le provisoire américain avant les 12 mois, on va rencontrer à nouveau les inventeurs, habituellement, pour discuter des améliorations, des développements qui pourraient être ajoutés à cette étape dans la demande. Alors, on va réviser la demande au besoin, puis on va considérer si on y va avec des demandes régulières ou la route PCT, comme on a mentionné plus tôt. Puis, ça sera la poursuite auprès des différents bureaux de brevets choisis. Et puis pendant la poursuite, c'est les échanges, cette fois-ci entre l'agent et l'examinateur jusqu'à ce qu'on arrive, on l'espère, à la délivrance du brevet.
Maya : Et si l'on est pressé, il y a quelque chose qu'on appelle l'Autoroute du traitement des demandes de brevet, aussi connue sous l'acronyme PPH. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire?
Dominique : Oui, en fait, c'est un accord entre différents bureaux de brevets, incluant le Canada et les États-Unis, qui vous permet de demander un examen accéléré. Dans le fond, en demandant à l'examinateur de se baser sur l'analyse et l'opinion positives d'un examinateur étranger. Donc, lorsque vous avez des revendications accordées dans un bureau étranger, vous faites simplement une requête, qui va pointer l'examinateur vers l'analyse et la recherche faites par l'examinateur étranger qui s'est avéré positif, puis demander d'accélérer l'examen en vue du travail qui a déjà été fait. Donc, c'est un processus sans frais supplémentaires qui peut vraiment accélérer le processus.
Maya : Et ça démontre aussi un niveau de confiance entre les différents examinateurs et les différents offices et bureaux de PI. Alors, je suis curieuse. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ceci, mais est-ce qu'il y a déjà eu un avantage à soumettre une demande dans un pays où l'on se dit : « Ah, je crois que je vais avoir mon financement ici plus vite et ensuite je vais aller avec l'Autoroute du traitement des demandes de brevet afin d'accélérer, l'entrée dans d'autres pays. »
Dominique : Bien, c'est certain que c'est toujours favorable d'utiliser cette route-là, d'accélération d'examen, parce que ça vous sauve du temps plus tard ou de l'argent s'il y a moins d'échanges avec l'examinateur, mais je dois aussi mentionner que le processus, c'est pour accélérer l'examen, mais ce n'est pas une garantie que le brevet va être délivré. Donc, chaque examinateur va adopter une position basée sur les lois locales, donc qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles où ça a été accepté. Donc, il n'est pas obligé de suivre la position adoptée par l'examinateur étranger. L'examen va être accéléré bien que les chances soient en votre faveur, c'est sans garantie quand même.
Maya : C'est de l'information fantastique. Dominique, ce fut très intéressant. J'ai une dernière question. Encore une fois, je ne suis pas certaine si vous pouvez répondre, est-ce qu'un agent de brevet doit surveiller le nombre de demandes de brevet qu'il ou elle soumet chaque année ?
Dominique : Peut-être que certains le font, je ne sais pas. Mais, à la fin de la journée, ce n'est pas le nombre de demandes qui va être important, c'est vraiment d'essayer d'obtenir la meilleure protection pour les demandeurs, pour nos clients. La protection dans le fond qui aura le plus de valeur selon leur plan d'affaires. Par exemple, si vous parvenez à obtenir une protection très large pour un produit A, mais qu'en réalité, c'est vraiment la partie B que la compagnie cherche à commercialiser, le brevet n'a peut-être pas autant de valeur pour l'entreprise qu'on pourrait penser. Donc, on vise vraiment la qualité de la protection plutôt que la quantité des demandes.
Maya : Merci Dominique. Ce fut très, très intéressant d'entendre vos astuces et conseils, surtout que vous êtes une agente de brevets expérimentée. Merci d'avoir pris part à notre balado et merci d'avoir aidé à éduquer les Canadiens sur comment utiliser la PI de manière plus efficace.
Dominique : Bien merci Maya, c'est un plaisir.
Maya : Merci beaucoup.
Vous avez écouté les voix canadiennes de la propriété intellectuelle lors desquelles nous avons abordé la question de la propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous avons rencontré Dominique Lambert, associée et agent de brevets chez Bereskin and Parr, l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle au Canada. Dominique a expliqué les raisons et les procédures pour déposer une demande de brevet provisoire auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis. La demande de brevet provisoire aux États-Unis ne offre pas la même protection qu'un brevet ordinaire car elle ne comporte pas de revendications complètes et ne sera pas examinée, mais elle peut constituer une option abordable pour obtenir une date de priorité pour votre invention tout en la gardant confidentielle et vous donnant jusqu'à un an pour améliorer et développer votre invention avant de déposer la demande complète et de décider où ailleurs dans le monde vous allez déposer une demande de protection par brevet.
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