Énoncé de pratique présentant de façon détaillée les exigences d’inscription de transferts et de changements de nom et d’enregistrement de documents connexes

Par le présent avis, le Bureau des brevets clarifie sa pratique en ce qui concerne les demandes d'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets et de l'article 126 des Règles sur les brevets, les demandes d'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 125 des Règles sur les brevets et les demandes d'enregistrement des documents en vertu de l'article 124 des Règles sur les brevets.

Afin de traiter correctement la demande en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, les demandeurs doivent indiquer clairement ce qui est demandé au commissaire et, de préférence, indiquer l'article de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets dont le Bureau devrait tenir compte dans le traitement de votre demande.

Prenons par exemple une situation dans laquelle un demandeur envoie au commissaire une correspondance qui comprend ce qui suit :

  • une demande d'inscription d'un transfert;
  • une copie d'un document attestant un transfert (par exemple, l'acte de cession);
  • une demande de mise à jour des dossiers du Bureau pour tenir compte du nom du cessionnaire;
  • un paiement de taxe de 100 $.

Ce scénario manque de clarté quant à savoir s'il s'agit d'une demande d'enregistrement de document connexe (art. 124 des Règles sur les brevets), une demande de changement du nom du demandeur (art. 125 des Règles sur les brevets) ou une demande d'inscription d'un transfert (art. 126 des Règles sur les brevets), ou une combinaison de demandes.

Dans les cas où la correspondance ne permet pas de déterminer clairement la demande faite, le Bureau enverra au demandeur une lettre pour demander des précisions. Afin d'éviter tout retard dans le traitement de votre demande, il est recommandé que celle-ci comprenne des instructions claires et des références aux articles pertinents de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets.

Pour obtenir des renseignements sur la façon d'inscrire les transferts, d'effectuer un changement de nom et d'enregistrer d'autres documents, veuillez consulter les sections 6.05, 6.06 et 6.07 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, qui se trouvent en ligne sur le site Web de l'OPIC.

Transferts

Comparaison entre les législations précédente et actuelle

Les articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, prévoyaient l'enregistrement de documents relatifs à la cession du droit d'obtenir un brevet, la cession avant ou après le dépôt d'une demande de propriété sur une invention ou d'intérêt dans une invention, la cession d'un brevet ou l'acte de concession ou de transport d'un droit exclusif lié à une invention brevetée.

L'article 49 actuel de la Loi sur les brevets (dans sa version postérieure au 30 octobre 2019) prévoit l'inscription d'un transfert d'une demande ou d'un brevet d'une personne qui est actuellement inscrite comme demandeur ou breveté dans les dossiers du Bureau des brevets à un cessionnaire. Bien que les documents de transfert puissent être présentés au commissaire à titre de preuve à l'appui de l'inscription du fait d'un transfert, l'article 49 ne prévoit pas l'enregistrement des documents de transfert. Toutefois, si cela est souhaité, tout document relatif à un brevet ou à une demande peut être enregistré séparément en vertu de l'article 124 des Règles sur les brevets.

Droit ou intérêt sur une invention

Bien que l'article 49(1) de la Loi sur les brevets stipule que le droit ou l'intérêt dans une invention est transférable, l'article 49 ne prévoit pas l'enregistrement de ces transferts.

Si une demande est présentée en vue de l'inscription d'un transfert d'un droit ou d'un intérêt dans une invention à une personne qui est actuellement enregistrée comme demandeur dans les dossiers du Bureau des brevets, le Bureau avise le demandeur que le transfert ne peut être inscrit en vertu de l'article 49.

Si une demande est présentée en vue de l'inscription d'un transfert d'un droit ou d'un intérêt dans une invention à une personne qui n'est pas enregistrée actuellement comme demandeur dans les dossiers du Bureau des brevets, le Bureau avise le demandeur que l'article 49 ne prévoit pas l'inscription de droits ou d'intérêts dans une invention.

Si une demande est présentée de manière incorrecte en vue de l'inscription d'un transfert d'un droit ou d'un intérêt dans une invention, un remboursement de toute taxe payée à l'égard de cette demande peut être demandé.

Demandes internationales

Le transfert d'une demande internationale qui a eu lieu avant la date d'entrée en phase nationale au Canada n'est pas considéré comme un transfert d'une demande en vertu de l'article 49(2) de la Loi sur les brevets étant donné que, en vertu de l'article 155(1) des Règles sur les brevets, une demande internationale est considérée comme une demande de brevet déposée au Canada à compter de la date d'entrée en phase nationale.

Si une demande est présentée en vue de l'inscription d'un transfert d'une demande internationale qui a eu lieu avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, le Bureau avisera le demandeur que le commissaire n'a pas inscrit le transfert.Dans ce cas, on peut demander le remboursement de la taxe pour demander l'inscription d'un transfert.

Changements de nom

Le Bureau est d'avis que l'article 125 des Règles sur les brevets ne s'applique qu'à un changement de nom d'une personne qui est actuellement enregistrée comme demandeur ou breveté dans les dossiers du Bureau. Le Bureau n'inscrira pas de changement de nom d'un demandeur ou d'un breveté déjà enregistré.

L'article 125 des Règles sur les brevets prévoit l'inscription du fait d'un changement de nom et ne prévoit pas l'enregistrement de documents connexes. Toutefois, si cela est souhaité, tout document relatif à un brevet ou à une demande peut être enregistré séparément en vertu de l'article 124 des Règles sur les brevets.

Enregistrement de documents connexes

Un demandeur peut demander l'enregistrement d'un document connexe en vertu de l'article 124 des Règles sur les brevets. Les demandeurs peuvent également choisir de soumettre le document en pièce jointe à la correspondance adressée au Bureau et ne pas demander l'enregistrement du document. Dans un tel cas, le document connexe sera versé au dossier et sera disponible au public une fois que la demande deviendra accessible au public, mais il n'aura pas de numéro d'enregistrement.

Fusions

Le Bureau ne se prononce pas sur le fait qu'une fusion a effectivement transféré les droits à la demande ou s'il s'agit simplement d'un changement de nom qui s'est produit dans le cadre d'une fusion.

Si une fusion touche un demandeur de brevet, il revient au client de décider de quelle manière sa demande sera traitée. Les demandeurs peuvent choisir de ne rien faire ou de faire l'une des demandes suivantes :

  1. Demander l'inscription d'un transfert de la demande ou du brevet en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets et de l'article 126 des Règles sur les brevets, qui permet de modifier la demande ou le brevet (modification de la chaîne de titres).
  2. Demander l'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 125 des Règles sur les brevets qui permet de modifier le demandeur ou le breveté (modification de la chaîne de titres).
  3. Demander l'enregistrement d'un document connexe en vertu de l'article 124 des Règles sur les brevets qui n'invoque aucun changement de demandeur ou de breveté (aucune modification à la chaîne de titres).

Améliorations apportées aux certificats d'inscription et aux certificats d'enregistrement

Les certificats d'inscription et les certificats d'enregistrement traités le 16 avril 2020 ou après, comprendront tout numéro de référence fourni par le demandeur.