Épisode 27 : Comment éviter de dépenser de l'argent sur de mauvais brevets

Maya Urbanowicz (Maya) : Vous écoutez « Voix de la P.I. canadienne », un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux? Vous allez découvrir des problèmes concrets — et des solutions concrètes — ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Urbanowicz et je suis votre animatrice d'aujourd'hui.

Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site web sont ceux des baladodiffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC.

Le dépôt de brevet représente un investissement important et comporte également beaucoup de risques. Et si vous n'obtenez pas un brevet utile ou si votre brevet est invalidé par quelqu'un d'autre? C'est la réalité pour de nombreuses entreprises en démarrage. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'elles doivent savoir pour planifier et déposer des droits de propriété intellectuelle qui seront précieux à long terme. La personne qui en sait beaucoup sur ce sujet est le fondateur de la plus grande société de courtage de brevets au monde. Louis Carbonneau est un professionnel de la propriété intellectuelle et possède plus de 30 ans d'expérience dans tous les aspects du droit et des affaires en matière de propriété intellectuelle. Louis est un avocat qui a plaidé des brevets devant les tribunaux, a géré des licences dans l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde et a ensuite investi dans l'innovation grâce au capital-risque tout en supportant les entreprises en démarrage, en tant que membre de plusieurs conseils d'administration, et en enseignant également aux étudiants en droit la licence de la propriété intellectuelle. Son équipe évalue des centaines de portefeuilles de propriété intellectuelle chaque année et a développé un bon sens de la stratégie et de la qualité nécessaire pour créer un portefeuille de propriété intellectuelle de valeur. Originaire de Montréal, Louis vit maintenant à Seattle où son entreprise, Tangible IP, une société de courtage de brevets et de conseils stratégiques a son siège social.

Monsieur Carbonneau, c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur notre balado aujourd'hui, c'est un véritable privilège. Je sais que vous avez contribué à l'élaboration de certaines des principales réflexions sur la propriété intellectuelle au Canada et même sur la stratégie de propriété intellectuelle du Canada, donc c'est un réel privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui dans notre balado. Bienvenue.

Louis Carbonneau (Louis) : Mon plaisir.

Maya : Pouvez-vous me parler un peu de vous et des événements clés qui vous ont conduit là où vous êtes, aujourd'hui ?

Louis : Alors, comme dans bien des carrières, les circonstances font souvent bien les choses. Alors, très rapidement, j'étais assez jeune étudiant dans un cabinet d'avocats et je me suis mis à travailler sur des dossiers de propriété intellectuelle qui ont tout de suite capté mon intérêt par rapport aux dossiers d'assurances ou de droit bancaire. Alors, c'est un petit peu comme ça, une chose menant à l'autre que j'ai commencé à faire de la propriété intellectuelle avec des plaideurs. Donc, j'allais dans des procès qui étaient assez intéressants à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, des fameux procès des tapis sauve-pantalon, des procès d'équipement de hockey. En fait, tout ce qui était intéressant d'un point de vue d'un jeune homme de mon âge à l'époque. Je me suis spécialisé assez rapidement comme plaideur en propriété intellectuelle dans quelques cabinets. Et, en 1995, on a cogné à ma porte. Des chasseurs de têtes sont venus me chercher pour me joindre à Microsoft, mais, en fait, la société Softimage que Microsoft venait d'acquérir, pour être son chef de contentieux. Donc, j'ai joint Microsoft Softimage en 1995 et, encore une chose du moment à un autre éventuellement, après quelques années, on m'a donné une promotion vers Seattle avec un billet aller simple. Censé y être quelques années seulement puis peut-être revenir sur Montréal après. Puis bon, on se fait prendre assez rapidement dans ces situations-là. Donc, première chose que je sais, c'est que j'y ai passé une quinzaine d'années, et j'y suis toujours d'ailleurs. Je fais cette entrevue avec vous de Seattle. Donc, j'y suis depuis 1998. J'ai quitté Microsoft en 2009 après y avoir occupé le poste de directeur général au niveau de la propriété intellectuelle ou valorisation de la propriété intellectuelle. Vous avez eu plusieurs autres postes internes, soit juridiques, ou même des postes d'affaires. Donc, dans ce dernier, qui était plus un poste de valorisation de la P.I., donc un poste plus de type « business ». Et, en 2011, un peu après avoir quitté Microsoft, j'ai décidé de partir ma propre boîte de courtage en brevets et de conseils stratégiques en propriété intellectuelle. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est dans un premier temps d'aider les détenteurs de brevets à les vendre ou à trouver des licenciés, donc vente ou licence, et on représente aussi des acquéreurs qui veulent justement se porter acquéreurs de brevets de tiers. Donc, on représente les 2 côtés, pas dans la même transaction, bien sûr. Puis, au niveau du conseil stratégique, on ne dépose pas, on ne rédige pas de brevets nous-mêmes, mais on fait tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le conseil stratégique, à savoir est-ce que ça vaut la peine de breveter. Est-ce que l'on a vraiment une invention? Donc, on fait des études de brevetabilité. On fait de l'évaluation de portefeuille de brevets d'un point de vue financier, pour voir combien ça vaut, est-ce que l'on peut obtenir du financement sur la base de ça, est-ce qu'on peut augmenter la valeur d'une compagnie lors d'une sortie, est-ce que l'on peut avoir de meilleurs arguments pour négocier une licence, etc. Donc, beaucoup de projets de valorisation de ce côté-là. On fait également beaucoup de liberté d'exploitation, ce qu'on appelle en anglais du « freedom to operate » pour s'assurer que les entreprises qui développent des produits ne se portent pas en faux par rapport aux brevets des tiers, donc ne contrefont pas elles-mêmes les brevets des tiers, indépendamment du fait qu'elles aient non ou des brevets. Ça n'empêche pas le fait qu'on peut aussi être un contrefacteur d'un brevet d'un tiers, donc on fait beaucoup de ce genre d'études de liberté d'exploitation.

On fait aussi, beaucoup… je n'ai pas le bon terme en français, mais en anglais, on appelle ça un « landscape ». Donc, on regarde le paysage si on veut global dans lequel opère une entreprise, souvent avant qu'elle commence à développer des nouvelles gammes de produits, pour vraiment comprendre l'éventail de ce qui l'entoure au niveau de la propriété intellectuelle. Qui fait quoi dans ce domaine-là? Qui dépose des brevets sur quoi? Quelles sont les tendances? On peut voir avec les dépôts de brevet, les tendances en recherche et développement des entreprises concurrentes. Donc, il y a beaucoup d'intelligence d'affaires dans ce genre de rapport, que la compagnie ou la société oriente sa recherche et son développement dans des directions qui sont peut-être plus porteuses, moins encombrées. Et pour l'aider à mieux comprendre justement un peu le paysage autour d'elle, le paysage concurrentiel si l'on veut. Puis également profiter de ce qu'on appelle les espaces blancs, là où il y a peut-être plus de potentiel à déposer des brevets, à développer de la propriété intellectuelle, qui sera un petit peu plus mise en valeur et non pas simplement perdue dans une mer de brevets très similaires qui appartiendraient à des tiers.

Maya : Comme vous avez mentionné, vous avez déménagé aux États-Unis où la compréhension générale de la propriété intellectuelle est différente qu'au Canada. Si vous parliez à un groupe d'entrepreneurs, comment décririez-vous la différence des points de vue de la P.I. ?

Louis : C'est très simple. Au Canada, on est un peu dans la ouate quand vient le temps de penser à la propriété intellectuelle en ce sens qu'il y a très peu de poursuites, notamment en matière de brevet au Canada, alors qu'aux États-Unis il y en a énormément plus. Je compare souvent, je fais souvent l'analogie du hockey. Au Canada, la P.I., c'est un sport récréatif, donc c'est comme jouer au hockey dans une « ligue du vieux poêle », alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment un sport de contact. Il y a au-dessus de 5 000 nouvelles poursuites en contrefaçon de brevet déposées chaque année aux États-Unis donc, c'est une vingtaine par jour. Il y a des statistiques qui démontrent que 90 % des « start-up » vont avoir reçu, après un certain nombre d'années, au moins une fois une mise en demeure d'un détenteur de brevets leur demandant de prendre une licence ou bien de cesser de vendre leurs produits. Donc, c'est pas un « si », c'est plus un « quand » ça va arriver aux États-Unis. Et il ne faut pas se leurrer au Canada, le marché pour la plupart des jeunes pousses, les nouvelles pousses, c'est un marché de pilotes si l'on veut, dans ce sens qu'on va piloter, on va faire des essais au Canada parce que le marché n'est pas suffisant pour soutenir sa croissance. Et quand on veut vraiment entrer en phase de croissance, on va aux États-Unis. C'est là que les problèmes surgissent. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui se mettent un peu la tête dans le sable en pensant qu'il n'y a pas vraiment de problème parce qu'elles n'en ont jamais eu. Et le jour où elles arrivent aux États-Unis, elles se rendent compte que la propriété intellectuelle, effectivement, c'est un sport de combat et les gens ne reculeront pas devant ça pour justement leur nuire. Alors, c'est donc très important, assez rapidement, de se soucier de ça, d'un point de vue défensif et offensif.

Maya : Nous allons parler des services que votre entreprise fournit. Ces services sont très importants, comme vous l'avez mentionné, la liberté d'opérer. Pouvez-vous mettre en contexte ce que votre entreprise fait? Vous êtes une entreprise de courtage de brevets. Quelle est la différence comparativement à un « troll »?

Louis : C'est assez simple comme différence. D'abord, on va faire un petit peu de sémantique. Ce que les gens appellent des « trolls », des « patent troll », on appelle ça aux États-Unis un « non-practising entity », un N.P.I. ou encore un « patent assertion entity », un P.A.E.. Donc, ce sont des entreprises qui, essentiellement, vont acquérir les brevets des inventeurs, pour pouvoir opérer des programmes de licence ou évidemment, si les gens ne veulent pas prendre de licence et qu'ils sont en mode de contrefaçon, ils doivent malheureusement les poursuivre. Donc, je dirais que le « troll » est un peu l'extension de l'inventeur, mais avec des ressources financières que l'inventeur n'a pas. Si l'inventeur pouvait le faire lui-même ou elle-même, c'est sûr que c'est ce qui se passerait, mais un litige moyen aux États-Unis peut coûter facilement de 5 à 10 millions en contrefaçon de brevet, donc des millions de dollars US, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, et même de très peu de bourses. Alors, c'est pour ça qu'il s'est développé une petite industrie de ces compagnies qui ont les reins plus solides, qui sont capables d'aller chercher du financement et qui sont capables justement de faire valoir les droits de l'inventeur vis-à-vis des contrefacteurs et de remettre à l'inventeur une portion. Souvent, ces compagnies vont acquérir un brevet pour un certain montant, mais il y aura également un partage de revenus en aval si la campagne a du succès avec l'inventeur. Donc, c'est une extension de l'inventeur. Par contraste, nous, ce que nous sommes, c'est une firme de courtage. Alors essentiellement, on est la « Suisse du brevet ». On représente autant les acheteurs que les vendeurs. Un peu comme un courtier en immeubles peut représenter, dans une transaction, celui qui vend l'immeuble, dans une autre transaction celui qui veut l'acquérir. Alors, c'est essentiellement la même chose sauf que l'actif qui est transigé ici, c'est un brevet ou plus souvent un portefeuille de brevets. Il doit avoir donc une valeur sur le marché. Alors essentiellement, on « transac » des brevets entre l'acheteur et le vendeur. On fait l'appariement entre les deux.

Maya : Ceci m'amène à ma prochaine question. Vous avez vu des milliers de brevets, vous avez probablement vu des centaines de propositions d'entrepreneurs essayant de faire une proposition de valeur. À votre avis, quelles sont les plus grandes erreurs que les entrepreneurs peuvent commettre lorsqu'ils présentent leur proposition?

Louis : Alors, il faut distinguer dans un premier temps une proposition pour essayer de vendre ou de monnayer son portefeuille de brevets et une proposition pour aller chercher du financement pour son entreprise. Ce sont 2 situations très différentes. Je vais commencer par celle des brevets, parce qu'elle est plus près de moi dans le quotidien. Alors on reçoit en moyenne 3 à 4 portefeuilles de brevets par jour que les gens désireraient que l'on prenne en sous-courtage pour les vendre. Dans la réalité, on les révise tous, on les étudie tous, mais à la fin, on en retient moins de 1 %. Donc, a priori, il y a très, très peu de brevets qui ont une valeur monétaire sur le marché en tant que soit. Quand je dis en tant que soit, c'est-à-dire non pas dans un contexte d'entreprise, mais simplement comme un titre qu'on transige. Donc, pour que ce titre-là ait une valeur quelconque, généralement dans la grande majorité des cas, il faut qu'il y ait de la contrefaçon. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, quelqu'un dit : « Oui, mais je suis l'inventeur, je suis à l'avant-garde du marché, donc personne d'autre ne me copie, c'est un avantage. » En fait, c'est peut-être un avantage concurrentiel si l'on développe un produit qui est en avant des autres, mais dans un contexte de transaction de brevet, c'est un désavantage, parce que s'il n'y a pas de contrefaçon d'un brevet, il n'y a pas vraiment de valeur, il n'y a pas vraiment d'acheteur qui voudra se porter acquéreur de ce brevet-là, parce que l'acheteur ne pourra rien faire avec ce brevet-là autre que peut être développer lui-même ou elle-même un produit similaire, mais ce sont des situations qui sont assez rares en ce moment. La très grande majorité des transactions se font pour la valeur du litige ou la valeur des licences qui n'ont pas été payées, et pour ça il faut qu'il y ait de la contrefaçon. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis : « J'ai une police d'assurance auto à vous vendre. J'ai les meilleures primes et j'ai la meilleure protection, la meilleure couverture de tout le marché. » Normalement, vous devriez vouloir prendre cette police-là plutôt qu'une autre police, mais si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez aucun intérêt à prendre une police d'assurance auto. Alors c'est la même chose dans le domaine des brevets. Je peux avoir les meilleurs brevets au monde, mais si personne ne les contrefait et que vous ne les pratiquez pas vous-même, ils ont très peu de valeur sur le marché. En plus, un brevet n'est pas quelque chose qui est gratuit. Même si on l'acquiert pour une bouchée de pain, très rapidement, on doit commencer à payer des frais de maintien, des frais d'annuité, des frais d'examen s'il y a des demandes en instance, etc.  Donc, c'est un peu comme recevoir un chiot gratuitement de la part d'un ami. C'est gratuit pour quelques heures, puis il faut tout de suite se précipiter au magasin, au vétérinaire, etc. Donc, des brevets, la plupart des gens n'en veulent pas, sauf s'ils sont capables de faire quelque chose avec. C'est un peu comme acheter des comptes recevables d'une entreprise, on peut monnayer des comptes recevables, mais si les factures n'ont pas été émises et puis qu'il n'y a personne qui doit de l'argent, bien on n'achètera pas ces comptes recevables, parce qu'ils ne sont pas encore justement dus. Alors, c'est un peu la même chose en matière de brevets. Ça, c'est au niveau de transaction de brevets. Si l'on regarde par contre dans un contexte d'entreprise. Évidemment, je travaille avec beaucoup de jeunes pousses et bon, la plupart d'entre elles vont avoir parfois un brevet, 2 brevets ou quelques brevets. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que ces brevets-là ont une valeur? Et c'est évident que, dans un contexte d'entreprise, la valeur du brevet est une valeur dissuasive, une valeur qui empêche un concurrent de venir copier, cloner le produit de l'entreprise, donc c'est vraiment un droit défensif. Un brevet d'ailleurs, c'est un droit négatif. C'est le droit d'exclure quelqu'un d'autre de pratiquer l'invention que nous avons effectuée. Et le brevet est là pour enchâsser un droit sur cette invention. Donc, si l'on a fait une invention et qu'on la pratique pas nous-mêmes et que nos produits ne reflètent pas cette invention-là, le brevet ne sert pas à grand-chose. Parce que si quelqu'un copie notre produit, on ne peut pas se servir du brevet pour l'en empêcher. Donc, il faut que le brevet soit pertinent au produit ou au service que l'entreprise offre sur le marché. Deuxièmement, et très important, que ce brevet-là soit valide. Bon, ça peut sembler ironique, mais même si un brevet est considéré comme étant valide une fois qu'il est émis, la réalité, c'est qu'aux États-Unis, le taux d'invalidation des brevets émis est extrêmement élevé. Ce qui arrive, c'est que lorsque quelqu'un aux États-Unis veut faire valoir son brevet au contrefacteur, le contrefacteur dispose de plusieurs outils, dont un qui est de contester la validité du brevet devant un tribunal administratif qu'on appelle le P.T.A.B., qui est un acronyme pour Patent Trial and Appeal Board. Et c'est un tribunal administratif qui date seulement d'une dizaine d'années et qui a fait des ravages auprès des détenteurs de brevets. En ce moment, le taux d'invalidation du P.T.A.B., lorsqu'un brevet est contesté ou la validité d'un brevet est contestée devant lui, est pratiquement de 80 %. C'est-à-dire que ce sont des brevets qui sont émis, donc qui sont présumés valides et ces brevets là, dans 8 cas sur 10, sont invalidés. Ce qui est terrible, parce qu'on peut avoir bâti une entreprise et échafaudé tout un modèle d'affaires sur un faux sens de sécurité qu'on avait des brevets pour se défendre. Alors, pourquoi ces brevets-là sont invalidés? C'est ça la vraie question. Bon, il y a un problème de qualité au niveau de la recherche qui est faite par les examinateurs parce qu'ils ont très peu de temps pour regarder les antériorités. Mais le plus gros problème, c'est souvent l'inventaire lui-même et, par extension, son cabinet d'agent ou d'avocats, de brevets. Et je m'explique. Dans tous les cas où le P.T.A.B. invalide un brevet, il le fait sur la base d'antériorité qui, dans la quasi-totalité des cas, n'était pas connue ou n'avait pas été considéré par l'examinateur lors de l'examen du brevet, avant qu'il soit émis. Donc, on a émis un brevet sur la base d'une recherche qui était partielle, qui était incomplète. Et, ça fait en sorte qu'on a un brevet qu'on pense qu'il va nous servir, mais qui essentiellement est invalide a priori parce qu'il y avait des antériorités qu'on n'avait pas trouvées. Alors, le meilleur service qu'un détenteur, un inventeur peut se faire avant de dépenser surtout des sommes faramineuses pour l'obtention d'un brevet, c'est de faire une recherche d'art antérieur très complète, une étude de brevetabilité. Et on va se rendre compte dans bien des cas, on va dire qu'au Québec on n'a pas inventé le bouton à 4 trous, on réinvente la roue très, très souvent et ces recherches d'art antérieur vont nous permettre souvent de déterminer que bon, au final, il n'y a pas d'invention. Tout existait déjà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou bien, dans certains cas, l'amélioration qu'on a faite est tellement étroite que par le temps que l'invention deviendra brevet, donc ça prend à peu près 3 ans en moyenne pour l'obtention d'un brevet à partir du dépôt, de 2 à 3 ans, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court, mais la moyenne c'est 3 ans. Donc, est-ce que dans 3 ans cette invention-là va vraiment avoir une pertinence stratégique pour l'entreprise? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de dépenser ce type d'argent? Alors, si on compare les sommes qui sont impliquées, faire une recherche d'art antérieur, c'est peut-être 1 500 à 3 000 $, dépendamment du temps qu'il doit y être passé. Et on ne recherche évidemment pas juste des brevets, l'antériorité peut être une publication dans un journal scientifique, ça peut être un autre produit, ça peut être un site web, ça peut être un prototype qui a été montré dans une foire commerciale, etc. Donc il faut bien chercher. Mais si l'on compare ça avec le prix moyen pour l'obtention et le maintien d'un brevet, alors en ce moment, les statistiques démontrent qu'un seul brevet aux États-Unis, à partir du moment où on commence à le rédiger, donc les frais de rédaction, les frais de dépôt, les frais d'examen et les frais de maintien sur la vie d'un brevet sont entre 50 et 60 000 $ US. Et ça, on parle un seul brevet aux États-Unis. Si on extensionne cette somme-là et qu'on décide de déposer dans 7,8, 10 pays, ce qui est généralement le cas pour la plupart des entreprises, on parle facilement et très rapidement d'une somme pour l'avis du portefeuille d'un quart de million de dollars, en argent américain toujours. Alors, ça commence à être le prix d'une petite maison ou d'un condo! Et des fois pour 1 500 ou 2 000 $, on se serait rendu compte dès le départ que ce brevet-là n'en était pas un, parce qu'il y avait de l'art antérieur que personne n'avait trouvé. Et malheureusement, la plupart des cabinets qui conseillent les inventeurs n'ont pas vraiment intérêt à pousser cet angle-là, parce qu'évidemment, ils se rendraient compte dans bien des cas, qu'il ne vaut pas la peine de déposer, de rédiger un brevet, ce qui est leur gagne-pain. Donc, leur modèle d'affaires est un peu à contresens avec l'intérêt de l'inventeur, à mon avis.

Maya : Ce sont définitivement des statistiques et une réalité qui frappe pour de nombreux Canadiens, surtout d'entendre que ce type d'investissement présente un risque aussi important. Cela m'amène à la question que j'avais sur certains des travaux préparatoires que les inventeurs devraient vraiment entreprendre. Je me demandais, étant donné que vous fournissez ces services, pouvez-vous donner un aperçu et expliquer ce que sont certains de ces éléments, par exemple la liberté d'exploitation par rapport à la brevetabilité, les évaluations de paysages, etc. Il y a beaucoup de termes ici que je pense que les entrepreneurs doivent apprendre.

Louis : Alors, quand je fais une stratégie de propriété intellectuelle avec une jeune pousse, généralement, j'insiste sur 3 aspects, 3 volets. Le premier volet, c'est l'aspect défensif, c'est la liberté d'exploitation. Évidemment, la première chose qu'une compagnie veut faire, c'est vendre un produit ou un service et elle doit s'assurer, dans un premier temps, qu'elle peut le vendre de façon libre. De la même façon que si l'on veut mettre un médicament sur le marché, il faut avoir l'autorisation des organismes appropriés. Par extension, c'est un peu la même chose. Si on veut vendre un produit ou un service, on veut s'assurer qu'on n'est pas dans un phénomène de contrefaçon de droits des tiers. Donc, c'est ce que j'indiquais et la première chose que l'on doit faire, et c'est la première chose que des investisseurs devraient regarder. J'ai la chance de travailler avec une firme de capital de risque au Québec depuis une dizaine d'années, qui investit dans des compagnies en technologie propre seulement, et systématiquement avant d'investir, ne serait-ce que quelques centaines de milliers de dollars, on insiste toujours pour faire une liberté d'exploitation parce qu'on ne veut pas investir sans savoir quel est le risque, premièrement, et l'on ne veut surtout pas investir dans une poursuite future en violation de brevets, où finalement, tout notre investissement va être grugé et consumé par les frais d'avocat pour se défendre contre un tiers. Et le tiers n'est pas simplement un concurrent dans la plupart des cas. Un tiers va justement être une compagnie qui a acquis des brevets pour obtenir les licences de tous les contrefacteurs. Alors, la liberté d'exploitation, c'est la première chose à faire pour s'assurer qu'on peut vendre, qu'on peut avoir des revenus et qui ne seront pas entachés par une taxe, si on veut, d'une licence ou par une poursuite judiciaire. La deuxième chose, comme j'indiquais il y a quelques minutes pour un très, très petit montant d'argent, c'est dès qu'on pense avoir fait une invention, avant de la qualifier d'invention puis de déposer un brevet ou d'engranger des dépenses considérables pour l'obtention d'un brevet, la première chose à faire, c'est de faire une recherche d'art antérieur pour voir si effectivement, il y a invention, ou si cette invention est assez importante pour juger que dans 3 ans, lorsque le projet sera émis, elle aura toujours cette valeur stratégique pour l'entreprise. Si l'on se rend compte que l'invention existe déjà ou que l'amélioration est minime, on peut faire ce qu'on appelle une publication défensive pour s'assurer que personne d'autre ne viendra déposer un brevet sur cette invention-là. Donc on se protège de cette façon-là, ça ne coûte rien, mais on la met dans le domaine public. Comme ça, tout le monde peut l'utiliser, dont nous-mêmes, mais sans risque que quelqu'un d'autre dépose par la suite un brevet sur la même invention.

Il faut aussi se demander dans bien des cas si l'invention ou l'innovation, si la protection par brevet de cette innovation est vraiment appropriée dans les circonstances. Dans bien des cas, ce ne l'est pas. Dans bien des cas, la meilleure protection ne sera pas par dépôt d'un brevet, mais plutôt par protection par secret de commerce, et je m'explique. Par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine de tout ce qui est l'infonuagique, la plupart des inventions se retrouvent dans des services qui sont des boîtes noires, essentiellement. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que le concurrent ou la compagnie qui offre tel et tel service opère. On ne sait pas quels sont les algorithmes qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle de ChatGPT, par exemple, ou d'un autre. Ce sont des secrets de commerce. Bon, il y a peut-être eu certains dépôts de brevet, mais souvent les formules algorithmiques vont être gardées secrètes. Pourquoi? Parce que, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, un brevet c'est un droit négatif, c'est le droit d'exclure quelqu'un de pratiquer son invention. Si l'on ne peut pas détecter la contrefaçon, comment est-il possible de « policer » son invention et de « policer » la contrefaçon? Donc ça passe d'abord par la détection. C'est pour ça que, dans les domaines que j'expliquais, que j'énonçais, l'intelligence artificielle, l'infonuagique et il y a un autre, souvent aussi tout ce qui est processus de fabrication sur un plancher d'une usine, on n'aura pas accès au plancher de l'usine de notre concurrent. Donc, de divulguer dans une demande de brevet un procédé de fabrication dont la contrefaçon ne se vérifierait que sur place, peut être finalement un avantage concurrentiel qu'on donne à notre concurrent si on divulgue par voie de brevet, parce qu'on ne pourra pas voir s'il y a contrefaçon ou non. Alors, il faut toujours se demander si on peut détecter la contrefaçon advenant le fait qu'il y en ait, le cas qui en est, et dans certains cas décider que, peut-être que de divulguer l'invention par brevet, donc de la rendre publique, n'est pas la meilleure idée. Il faut se demander : « Est-ce que c'est le meilleur type de protection dans une stratégie de P.I.? » Pour se demander si c'est effectivement le meilleur type de protection par brevet, il faut faire une étude de recherche d'art antérieur et de brevetabilité avant de confier le tout à un cabinet qui lui dépensera les sommes qui sont nécessaires pour traduire cette invention dans une demande de brevet et d'en faire l'examen.

Donc, ce sont les 2 premières choses que l'on regarde toujours. La troisième, comme je l'indiquais plus tôt, c'est le « landscape » ou le paysagement ou l'environnement paysager de l'entreprise. Ça, c'est vraiment pour comprendre d'un point de vue concurrentiel qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas au niveau de propriété intellectuelle, qu'est-ce que les autres ont, qu'est-ce que les autres n'ont pas, qu'est-ce que les autres font, ou ne font pas, les tendances en matière de R et D, etc. Donc, ça permet rapidement de voir la forêt au complet et de s'assurer qu'on ne dépense pas des sommes considérables à faire des choses qui sont déjà des commodités pour d'autres et qui pourraient peut-être être justement acquises différemment, soit par l'achat de pièces, si c'est un objet. Donc, on peut acheter des pièces qui elles-mêmes viennent avec une certaine garantie au niveau propriété intellectuelle où l'on peut des fois prendre des licences sur des aspects qui sont moins importants, qui ne sont pas vraiment la technologie clé ou le cœur de notre technologie, mais qui sont des éléments périphériques et là on peut aller voir ce qui s'est fait ailleurs puis de dire bon, peut-être que ça on peut aller le chercher par voie de licence ou par voie de transfert technologique ou par voie d'acquisition de produits eux-mêmes. Alors, ça permet vraiment d'orienter vraiment notre stratégie de recherche et développement dans la bonne direction en sachant exactement ce qui existe autour de nous. Alors ça, ce sont quelques-uns des exemples. Au niveau de la valuation, donc comme combien mes brevets valent, ça, c'est vraiment plus opportuniste dans un sens qu'on va généralement faire ça dans un contexte particulier : soit pour se préparer à une sortie et l'on veut s'assurer que la valeur des brevets va être… on va avoir mis l'emphase sur la valeur des brevets dans le cadre d'une sortie pour que l'acquéreur ne passe pas rapidement par-dessus et simplement donne une valeur à l'entreprise sur la base de ses revenus, de son chiffre d'affaires. Alors, on veut élever la visibilité des brevets, du portefeuille de brevets comme une valeur intrinsèque. Alors souvent, on va le faire avant une sortie ou avant un investissement pour montrer à des investisseurs que quelqu'un qui a regardé de façon indépendante le portefeuille de brevets lui a donné une valeur de X. Cela peut se faire comme je l'ai indiqué plus tôt aussi dans un contexte de financement bancaire. Il y a des entreprises ou bien des banques, notamment la BDC au Canada a un groupe qui va prêter de l'argent contre le portefeuille de brevets, donc va prendre le portefeuille de brevets en actif collatéral pour justifier leur prêt et pour le sécuriser. Il y a également les programmes d'assurance où on peut obtenir une police d'assurance sur la base d'un brevet. Enfin, il y a différents événements où le portefeuille de brevets, étant un actif intangible de l'entreprise, on peut le faire valoriser, donc savoir combien il vaut et sur la base de ça, sur la base de l'évaluation, aller chercher soit du financement ou aller chercher une position de négociation avec des tiers.

Maya : Et pourriez-vous donner des estimés de prix pour ces services que vous offrez?

Louis : Il faut toujours regarder le prix de ce qui serait alternatif au service lui-même. Comme je l'indiquais, déposer un brevet, qu'il soit bon ou mauvais, va coûter entre 50 et 60 000 $ sur la vie du brevet par pays. En fait, ce n'est pas 50 000 de plus à chaque pays, mais parce que dès qu'on va au Japon, en Chine, etc., il y a des frais de traduction qui sont assez coûteux, en plus des frais d'examen, donc ça monte très vite, que ce soit un bon ou un mauvais brevet. Une recherche d'art antérieur, comme je l'indiquais, peut coûter entre 1 500 $ et 3 000 $. Un procès en brevet coûte facilement entre 5 millions et 10 millions de dollars aux États-Unis. Évidemment, quand on se fait poursuivre, il n'y a personne qui va prendre notre compte sur une base de pourcentage parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent au bout à aller chercher pour l'avocat, donc il faut payer les avocats en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, l'alternative, qui est de prévenir un litige, est très peu coûteuse. Quand on fait une liberté d'exploitation, généralement, ça varie entre les 10 000 $ et 12 000 $ ou 13 000 $ quand nous le faisons. C'est un rapport très détaillé. On va passer des fois au-dessus de 1 000 brevets qu'on va analyser. Alors, ce n'est pas simplement de regarder. C'est l'erreur souvent que les gens font. Ils vont dire : « Oui, j'ai fait une liberté d'exploitation, j'ai regardé les brevets de mes 2 ou 3 concurrents, puis ils n'ont rien qui ressemble à ce qu'on fait. » Oui, mais il peut y avoir des centaines d'autres détenteurs de brevets dans le même domaine qui ne sont pas des concurrents, mais le prix d'une poursuite en brevet pour se défendre est le même, que ce soit un concurrent ou non qui l'amorce, ça ne change rien. Il faut donc regarder de façon holistique tous les brevets qui puissent exister à ce niveau-là. Alors, on parle de 10 000 $ à 12 000 $ peut-être. Dans le cas d'un « landscape », donc de paysage au niveau de la propriété intellectuelle, c'est des rapports qui souvent font au-dessus de 100 pages, donc c'est très fouillé, y a énormément d'informations là-dedans. Mais bon, nous quand on en fait, on est capable de les faire entre 15 000 $ et 20 000 $. Donc encore là, c'est quand même raisonnable compte tenu de l'information qui s'y rapporte. Puis, une évaluation d'un portefeuille de brevets, ça prend des experts économistes qui font ce genre de travail. Encore là, ça va dépendre de la taille du brevet, du portefeuille. Regardez, si c'est 3-4 brevets, c'est une chose, si c'est 300 ou 400 brevets, c'est autre chose. Mais généralement, dans notre cas, on est entre les 15 000 $ et 20 000 $. Donc, on essaie de chiffrer nos services pour qu'ils soient à la portée des jeunes entreprises, non pas seulement des très grandes multinationales. Je sais que d'autres firmes font des évaluations de brevets, puis ça part à 40 000 $ ou 50 000 $, mais, bon, c'est leur prérogative, mais on essaie de faire en sorte que les entreprises puissent avoir accès à ce genre de services. Et dans bien des cas, il y a des subventions qui sont possibles pour une partie de ces services-là.

Maya : Vous avez fait allusion à quelque chose qui est vraiment important pour les entrepreneurs et c'est la valeur d'un brevet. Selon votre expérience, quels sont les principaux facteurs qui influencent la valeur?

Louis : Alors, il y en a plusieurs. Comme je l'ai indiqué, pour qu'un brevet ait une valeur sur le marché secondaire, pour qu'on puisse le transiger, généralement, on va exiger que ce brevet-là, il y ait de la contrefaçon. Comme je l'indiquais, si personne ne le pratique, il peut avoir une valeur pour l'entreprise parce que si l'entreprise le pratique dans ses produits, il y a une valeur dissuasive, donc à garder les autres à distance. Mais d'un point de vue de marché, le brevet n'aura pas une très grande valeur. Donc, en partant, c'est la différence entre un brevet qui se vend et un brevet qui ne se vend pas. Quand on parle de brevet qui se vend, ceux qui se vendent, un brevet moyen va peut-être se vendre entre 100 000 $ et 300 000 $, dépendamment justement d'un paquet de circonstances. Des fois, les gens vont voir des manchettes de journaux où il y a eu des verdicts aux États-Unis où l'on est allé chercher des centaines de millions de dollars. Oui, c'est possible, mais dans bien des cas, il y a eu des investissements de dizaines de millions de dollars en cours pour se rendre là. Il ne faut pas oublier que dans la grande majorité des cas, ces verdicts-là vont être renversés en appel, diminués de façon substantielle ou des fois complètement oblitérés par une cour d'appel. Alors, il faut faire attention, il faut suivre le dossier jusqu'à la fin. Mais, un brevet de moyen, si on le vend sur le marché et qu'on veut avoir son argent tout de suite, évidemment, on ne prend aucun risque, on n'est pas obligé d'attendre 7-8 ans que le procès soit terminé pour avoir son argent, donc le coût moyen va être dans quelques centaines de milliers de dollars, dépendamment de la qualité du brevet. Maintenant, en termes de qualité, évidemment, il faut que le brevet soit valide, donc ça revient à la recherche d'art antérieur. Quand je regarde des portefeuilles qu'on m'amène et je vois qu'il n'y a eu aucune recherche d'art antérieur pendant l'examen et que le peu de brevets qui sont cités l'ont été par l'examinateur, tout de suite, j'ai des doutes sur la validité de ce brevet. Les acheteurs ne sont pas différents, ils vont tout de suite regarder ça. Ils vont dire : « Ça ne semble pas être très rigoureux cette demande de brevet. » Donc, il y a des grosses chances que le brevet soit invalide.

Il y a aussi, malheureusement, à cause de la jurisprudence aux États-Unis, beaucoup de brevets maintenant qui sont invalidés sur la base de l'argument à l'effet duquel il ne réciterait qu'une idée abstraite. Donc tout le concept des idées abstraites va faire en sorte d'invalider énormément de brevets en matière de logiciel et des brevets qui essentiellement ne font que réciter des choses qui étaient faites de façon manuelle, mais qui ont été automatisées. Donc, souvent des méthodes pour faire ABCD, mais ou simplement maintenant, c'est un logiciel ou un ordinateur qui le fait. Alors, la plupart de ces brevets-là vont être invalidés ou à tout le moins, il y a un fort doute quant à leur validité, donc très peu de gens sont intéressés à les acquérir. Et ils vont être beaucoup plus difficiles à mettre en force contre un concurrent évidemment. Donc, il faut s'assurer qu'on se tient à l'écart de ce genre de brevet, qui n'ont pas une grande valeur. Après ça, ça devient une question de pedigree, de qualité, de rédaction. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs au niveau de la rédaction des revendications. Souvent, il y a des cas de ce qu'on appelle de contrefaçon divisée. Alors, pour qu'un brevet soit violé ou soit contrefait, il faut qu'un seul acteur pratique tous les éléments d'une revendication donnée. Dans bien des cas, les gens vont avoir des revendications où il y a une partie des éléments de la revendication qui sont pratiqués, par exemple par un manufacturier ou par un fournisseur de services et l'autre partie qui est pratiquée par l'usager lui-même. On a souvent des revendications dans ce domaine-là avec les téléphones mobiles, les téléphones intelligents où une partie de la contrefaçon vient de celui qui offre le programme ou l'application, et l'autre vient de l'usager. Donc, si la revendication a été mal libellée, on va souvent avoir cette situation de ce qu'on appelle « divided infringement » ou contrefaçon divisée. Et, à ce moment-là, personne ne contrefait. Donc ça, c'est des erreurs qui peuvent facilement être évitées. C'est plus des erreurs qui sont commises par les agents de brevets. Même chose au niveau de l'aspect indéfini de certaines revendications. Des fois, on a des termes qui sont mal ficelés, qui sont indéfinis, donc ça peut rendre une revendication invalide. Souvent aussi, on va avoir des revendications qui ne trouvent pas de support dans le mémoire descriptif du brevet. Donc, on va décrire l'invention comme étant ABCD et on arrive avec des revendications qui revendiquent ABCDE alors que E n'est pas mentionné dans le mémoire descriptif. Donc, à ce moment-là, des fois, les gens vont l'obtenir quand même, parce que l'examinateur va la laisser passer, mais cette revendication-là n'a pas le support, le soutien dans le mémoire descriptif, donc elle est probablement invalide. Alors, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites malheureusement au niveau de la rédaction et de l'examen. Et ça, c'est malheureusement le produit des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est très difficile pour un inventeur de s'apercevoir qu'il y a eu des erreurs parce que l'inventeur n'a pas l'expertise et évidemment se fie de bonne foi à l'agent de brevets qui rédige et qui pousse l'examen. Donc, il faut peut-être le faire regarder par quelqu'un d'autre, puis qui pourra dire : « Il y a peut-être des problèmes de ce côté-là. » Donc, il y a peut-être un rôle plus actif à prendre du côté de l'inventeur, même si je suis tout à fait conscient que souvent, il ou elle n'aura pas l'expertise voulue pour ce faire. Donc une partie vient, pour me résumer, du fait que le marché donne de la valeur à des brevets qui sont violés. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. La moyenne d'âge d'un brevet qui est transigé sur le marché et les brevets que nous vendons généralement vont avoir entre 14 et 18 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont été déposés 14 à 18 ans plus tôt. Donc on parle, aujourd'hui, je vends un brevet qui a été déposé peut-être en 2005, en 2006, en 2007. Les gens se disent : « Mais voyons, ça n'a pas de valeur ces brevets-là! ». Au contraire, ce sont des brevets qui ont beaucoup de valeur parce que finalement l'industrie a rattrapé le temps perdu et l'industrie commence à pratiquer ces innovations qui étaient avant-gardistes à l'époque. Donc, c'est un peu comme du vin. Les bons brevets prennent de la valeur avec l'âge. Évidemment, quand on se rapproche trop de la date d'expiration, il y a moins de valeur. Par exemple, il y a des grandes sociétés qui vont être à la recherche de brevets qu'elles peuvent utiliser lors de négociations de licences croisées avec des grands concurrents. Par exemple, si Google et Microsoft ont une licence croisée, ça veut dire finalement, ils se sont licenciés leur portefeuille en entier et que cette licence vient à expiration dans 2 ans et on devra la renouveler, Google va essayer de trouver sur le marché secondaire des brevets qui sont enfreints par Microsoft, et vice versa, pour avoir des éléments de négociation lors de ce renouvellement dans 2 ans de la licence croisée. Mais, si le brevet expire dans un an et demi évidemment, quand arrivera cette négociation-là, le brevet sera déjà expiré, il n'aura plus de valeur. Donc souvent, ces sociétés vont demander 3 à 5 ans de vie active qu'il reste au brevet. Dans certains autres cas, on peut même acheter un brevet qui est déjà expiré et le monnayer par licence parce qu'on peut dans certains cas aux États-Unis retourner 6 ans en arrière pour des dommages qui ont été causés par la contrefaçon, même s'ils doivent être expirés. Alors, il y a toutes sortes de situations comme ça qui sont assez spécifiques qui peuvent donner ou enlever de la valeur à un brevet.

Maya : Monsieur Carbonneau, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Ce fut un véritable plaisir et privilège, merci beaucoup.

Louis : Vous êtes bienvenue. Le plaisir était pour moi.

Maya : Vous venez d'écouter « Voix de la P.I. canadienne », un balado où nous parlons de propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous avons rencontré Louis Carbonneau, un avocat canadien et courtier en brevets qui vit maintenant à Seattle. Louis évalue des centaines de portefeuilles de P.I. chaque année et affirme que les inventeurs tombent souvent dans le piège de penser que les brevets sont le seul actif précieux d'un portefeuille de P.I., ce qui peut les amener à déposer des brevets sans beaucoup de préparation. En fait, une enquête approfondie sur ce qui a déjà été inventé peut souvent être le meilleur investissement initial qui peut aider à comprendre le paysage concurrentiel et les tendances autour de votre technologie et aussi que les droits de P.I. que vous allez déposer peuvent protéger votre entreprise à long terme. Cela est particulièrement important si vous avez l'intention de faire des affaires aux États-Unis où de nombreux brevets sont invalidés. Pour suivre les observations de Louis dans le monde de la P.I., ouvrez la description de cet épisode pour un lien vers son blogue.