Foire aux questions sur la procédure d’opposition à l’encontre des demandes prévues au Protocole et procédure prévue à l’article 45 à l’encontre d’enregistrements prévus au Protocole

Une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole doit être produite en anglais ou en français au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l'OPIC. Le service en ligne est accessible partout dans le monde et permet de sauvegarder et de poursuivre ultérieurement la déclaration avant de la soumettre.

Une fois qu'une déclaration d'opposition est produite, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire fondée sur une opposition à l'égard de tous les produits et les services pour lesquels une protection a été demandée au Canada. Ce processus diffère de celui d'autres pays dans lesquels des refus provisoires ne concernant qu'une partie des produits et des services sont envoyés.

Une fois que le refus provisoire est envoyé, la base de données sur les marques de commerce est mise à jour en conséquence et une copie est envoyée à la fois à l'opposant et au requérant lors de la transmission de la déclaration d'opposition.

Une fois que le refus provisoire est envoyé, il n'est pas possible de modifier la déclaration d'opposition pour ajouter un nouveau motif d'opposition ou pour mentionner d'autres marques de commerce. Cela est conforme aux exigences strictes concernant le délai de réception d'un refus provisoire par le Bureau international au titre de l'article 5(2) du Protocole de Madrid.

Il est donc nécessaire d'inclure toutes les marques de commerce invoquées ainsi que leurs détails au moment de la production. Cela comprend les marques reconnues en common law et les marques de tiers.

L'article 5(2) du Protocole de Madrid exige que le Bureau international reçoive un refus provisoire fondé sur une opposition avant l'expiration du délai de 18 mois ou, si un avis a été envoyé au Bureau international indiquant qu'une opposition peut être produite après le délai de 18 mois, dans les sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition ou dans le mois à compter de la date d'expiration du délai d'opposition, selon la première éventualité.

Dans le cas des oppositions, si l'OPIC ne respecte pas les délais stricts imposés par le Protocole de Madrid en ce qui concerne la notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition, la demande prévue au Protocole procédera à l'enregistrement.

L'octroi d'une protection peut être révoqué après l'expiration du délai; l'OPIC avise le Bureau international de l'invalidation de l'enregistrement prévu au Protocole couvrant le Canada à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services. Cela peut se produire si l'enregistrement est radié ou annulé compte tenu d'une décision du registraire (en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce) ou de la Cour fédérale (en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce).

À la demande d'un opposant, le registraire accordera généralement une seule prolongation de délai d’au plus quatre mois pour produire une déclaration d’opposition. Au-delà de ces quatre mois, le registraire ne peut accorder une prolongation de délai sur demande.

Dans certaines circonstances, une prolongation de délai rétroactive pour déposer une déclaration d'opposition peut néanmoins être accordée par le registraire. Toutefois, une prolongation de délai rétroactive ne peut être accordée si elle prolonge le délai d'opposition de plus de quatre mois à compter de la fin de la période d’annonce initiale de deux mois.

Une demande prévue au Protocole peut être modifiée pendant une procédure d'opposition. Bien qu'il soit possible de modifier les produits et les services d'une demande prévue au Protocole directement auprès du Bureau international, il est préférable, pour un traitement efficace, que le requérant le fasse en produisant une demande modifiée directement auprès du registraire, à condition qu’une notification de refus provisoire ait déjà été envoyée au Bureau International en ce qui concerne la demande prévue au Protocole (c’-à-d lorsqu’un premier rapport d’examinateur ou une déclaration d’opposition a été émis). Le registraire évaluera ensuite si la modification est conforme à l'article 35 du Règlement sur les marques de commerce. Si aucune notification de refus provisoire concernant la demande prévue au Protocole n’a été envoyée au Bureau International, le requérant doit modifier la demande prévue au Protocole directement auprès du Bureau International.

Si la demande est abandonnée, réputée abandonnée ou rejetée, le registraire enverra une déclaration de confirmation du refus provisoire total au Bureau international.

Si l'opposition est retirée, réputée retirée ou rejetée, la marque de commerce sera enregistrée. Un certificat d'enregistrement sera émis et une déclaration d'octroi de la protection précisant les produits et les services protégés au Canada sera envoyée au Bureau international.

Un enregistrement international repose sur la demande de base et/ou l'enregistrement de base pendant une période de cinq ans. Si la demande ou l'enregistrement de base est annulé à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits ou des services énoncés dans l'enregistrement international, l'Office d'origine en informera le Bureau international qui annulera ou limitera l'enregistrement international en conséquence. Une fois que l'OPIC reçoit la notification d'annulation totale ou partielle de l'enregistrement international, il annulera en tout ou en partie la demande prévue au Protocole ou l'enregistrement prévu au Protocole. Si cela se produit dans ces circonstances, le propriétaire de la demande prévue au Protocole ou de l'enregistrement prévu au Protocole peut « transformer » les produits et/ou les services auxquels l'annulation s'applique pour en faire une demande ou un enregistrement national.

Les demandes partielles présentées en vertu de l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement prévu au Protocole sont permises. Les enregistrements prévus au Protocole seront traités de la même façon que les enregistrements nationaux. Une partie requérante peut demander la délivrance d'un avis prévu à l'article 45 à l'encontre de tous les produits ou les services visés par un enregistrement ou d'une partie seulement des produits ou des services. Lorsqu'une décision finale exige la radiation de l'enregistrement à l'égard d'un ou de plusieurs des produits ou des services, l'enregistrement en vertu du Protocole serait radié ou modifié, et le Bureau international serait avisé du changement dans la protection au Canada.

Une demande prévue au Protocole divisée tire profit des étapes franchies relativement à la demande prévue au Protocole initiale. Ainsi, toute procédure d'opposition en cours à l'encontre de la demande initiale sera réputée avoir été engagée à l'encontre de la demande divisionnaire et les étapes franchies dans le cadre de cette procédure d'opposition s'appliqueront.