Violation de marque de commerce

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Qu'est-ce que l'usurpation de marques de commerce?

Une marque de commerce permet de distinguer les produits ou services de votre entreprise de ceux des autres sur le marché. Si une personne emploie votre marque de commerce sans votre permission, il y a donc usurpation de la marque. Si une personne emploie une marque de commerce semblable qui prête à confusion, il pourrait également s'agir d'une usurpation de la marque.

La violation peut être grave. Non seulement la personne qui emploie la marque de commerce sans l'autorisation de son propriétaire peut être poursuivie, mais certaines activités non autorisées peuvent aussi entraîner des amendes et des peines d'emprisonnement.

Marques de commerce abandonnées ou radiées, et violation

Le propriétaire de la marque de commerce a la responsabilité d'employer celle-ci en liaison avec les produits et services indiqués dans l'enregistrement. Conservez des preuves de l'emploi continu de votre marque de commerce. Autrement, votre concurrent pourrait prétendre que vous avez abandonné votre marque de commerce pour non-usage. Votre concurrent pourrait également demander au Bureau des marques de commerce de radier votre marque de commerce si vous ne l'avez pas employée au cours des 3 dernières années. Par conséquent, le Bureau des marques de commerce radierait la marque de commerce du registre des marques de commerce.

Avertissement : Votre marque de commerce peut être invalidée pour plusieurs motifs :

  • Impossibilité initiale de l'enregistrer, puisqu'elle :
    • crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
    • est une marque ou un symbole générique;
    • peut être confondue avec une marque officielle ou interdite;
    • est offensive;
    • suggère faussement un rapport avec une personne vivante ou une personne récemment décédée;
    • est un nom ou nom de famille, à moins que l'on puisse en montrer le caractère distinctif;
    • est une marque descriptive ou trompeuse, à moins que l'on puisse en montrer le caractère distinctif.
  • Demande produite de mauvaise foi
  • Fausse représentation ou non-divulgation de renseignements au moment de l'enregistrement
  • Manque de caractère distinctif
  • L'inscrivant n'étant pas la personne autorisée à obtenir l'enregistrement
  • Abandon (exige un non-usage et une intention d'abandon)
  • Un non-usage pendant 3 ans

Exemples d'usurpation de marques de commerce

L'usurpation de marques de commerce peut comprendre des activités comme les suivantes :

  • Produire, sans la permission du propriétaire, une imitation visuelle de la marque de commerce afin que le public soit susceptible de confondre cette imitation avec la marque de commerce. Remarque : Il existe des cas où une reproduction exacte ne pose aucun problème, par exemple, lorsque la forme exacte est requise d'un point de vue fonctionnel.
  • Employer une marque de commerce déposée qui est si semblable qu'elle prête à confusion.
  • Importer des marchandises portant une fausse marque, c'est-à-dire des « imitations ». Ce phénomène est de plus en plus courant avec les commandes en ligne (les contrefacteurs peuvent faire de la publicité en utilisant des images de produits originaux, mais expédier des produits contrefaits).
  • Employer une marque de commerce d'une manière qui diminuera la survaleur qui s'y rattache.

Remarque : Les enjeux liés aux marques de commerce et aux noms de domaine peuvent aller de pair. Par exemple, le fait d'avoir une marque de commerce déposée peut vous aider à lutter contre les emplois non autorisés de la marque de commerce en tant que nom de domaine.

Respect des droits

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada accorde des droits de propriété intellectuelle (PI) tels que des marques de commerce, des brevets, des dessins industriels et des droits d'auteur. Cependant, il ne surveille pas les droits accordés ni le marché afin de repérer les cas de possible atteinte aux droits.

Faire respecter les droits de PI est la responsabilité du titulaire de la PI, et non de l'office de la PI.

Qui peut intenter une poursuite pour usurpation de marque de commerce

  • Le propriétaire de la marque de commerce enregistrée
  • Le titulaire d'une licence de la marque de commerce déposée (sous certaines conditions)
  • Lorsqu'il s'agit de marques de commerce non déposées, le propriétaire d'une entreprise dont le concurrent utilise la même marque de commerce, ou une marque de commerce semblable qui pourrait prêter à confusion (délit de « commercialisation trompeuse» de la common law; au Québec, équivalent fonctionnel dans le Code civil du Québec).

Ce dont vous avez besoin

Pour faire respecter vos droits de marque de commerce, vous devez avoir ce qui suit :

  • Une marque de commerce valide (déposée)
  • Une preuve qu'une autre partie utilise la même marque de commerce ou une marque de commerce semblable pouvant prêter à confusion

Quand intenter une poursuite pour usurpation de marque de commerce?

Les délais permettant d'intenter une poursuite dépendent des lois en vigueur là où la violation a eu lieu. Dans les cas où la violation et les dommages-intérêts sont survenus dans 1 seule province, le délai de prescription de cette province s'applique. Par exemple, en Ontario, le délai de prescription est de 2 ans, et au Québec, le délai de prescription est généralement de 3 ans. Dans les autres provinces, le délai permettant d'intenter une poursuite peut aller jusqu'à 6 ans. Si la cause de l'action, y compris les dommages-intérêts, survient dans plus d'1 province, le délai est également de 6 ans à compter de la violation.

Si vous envisagez d'intenter une poursuite pour usurpation de marque de commerce, songez à consulter un avocat spécialisé en PI pour vous renseigner davantage.

Obtenez de l'aide professionnelle

La résolution des conflits impliquant des droits de PI est souvent complexe. Si vous croyez que l'on enfreint vos droits de PI, consultez un professionnel de la PI, comme un agent de PI ou un avocat spécialisé en PI, pour discuter de la marche à suivre.

Si l'atteinte à la PI se produit dans un autre pays, un professionnel de la PI canadien pourrait être en mesure de coordonner le travail avec un professionnel de la PI dans l'autre pays afin de faire respecter vos droits de PI.

 

Ressources

Découvrez comment empêcher d'autres personnes d'utiliser votre PI de manière illégale et comment faire respecter vos droits de PI.