Le Protocole de Madrid offre aux entreprises et aux innovateurs la possibilité d'obtenir une protection de marque de commerce dans plus de 100 pays en déposant une seule demande internationale, dans une seule langue auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Un seul paiement général qui est effectué dans une seule devise, le franc suisse (CHF), ce qui simplifie le processus de demande et procure des économies financières à ceux qui souhaitent obtenir et maintenir une protection internationale pour leurs marques de commerce.
Les demandes d'enregistrement de marques de commerce dans le système de Madrid sont examinées conformément à la législation en vigueur dans chacun des pays désignées.
Afin de distinguer les marques de commerce nationales produites et enregistrées au Canada auprès de l'office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) des marques de commerce internationales en vertu du système de Madrid, il est important de se familiariser avec les définitions des termes suivants :
- une « demande de base » s'entend d'une demande nationale qui a été produite au Canada auprès de l'OPIC et sur laquelle s'appuie la demande d'enregistrement international;
- un « enregistrement de base » s'entend d'un enregistrement d'une marque de commerce inscrit au registre canadien et sur lequel s'appuie la demande d'enregistrement international;
- une « demande prévue au Protocole » s'entend d'une demande qui a été produite auprès du Bureau International de l'OMPI pour l'extension de la protection d'un enregistrement international au Canada qui sera examiné en conformité avec la législation canadienne;
- un « enregistrement prévu au Protocole » s'entend d'une marque de commerce qui a été enregistrée au Canada à la suite d'une « demande prévue au Protocole »;
- un « office d'origine » s'entend du Bureau des marques de commerce de la partie contractante qui peut recevoir et certifier une demande d'enregistrement international d'une marque de commerce. Au Canada, cet office est l'OPIC; et
- une « partie contractante » s'entend d'un membre du Protocole de Madrid.
Produire une demande d'enregistrement international à partir du Canada
Produire une demande d'enregistrement international à partir du Canada
Un formulaire, une transaction, une devise, un endroit
En utilisant le Canada en tant qu'office d'origine, les requérants éligibles peuvent demander la protection d'une marque de commerce dans plusieurs pays en remplissant un formulaire de demande unique qui sera envoyé à un seul endroit et en payant des frais une fois dans une seule devise.
Les demandes d'enregistrement international (également nommées « demandes internationales ») qui proviennent du Canada sont produites auprès de l'OPIC qui, à son tour, certifie leur contenu et les envoie au Bureau International de l'OMPI.
Il est important de noter que les requérants canadiens ne peuvent produire une demande d'enregistrement international sans d'abord avoir produit une demande d'enregistrement de marque de commerce ou avoir obtenu un enregistrement de marque de commerce au Canada puisqu'en partant, une demande ou un enregistrement de base est nécessaire pour le faire (appelé demande de base ou enregistrement de base).
Certaines exigences en ce qui concerne l'admissibilité doivent être respectées pour pouvoir produire une demande d'enregistrement international. Par exemple, autre que d'avoir une demande ou un enregistrement de base, le requérant doit soit être citoyen(ne) canadien(ne), soit être domicilié(e) au Canada ou être propriétaire d'un établissement industriel ou commercial au Canada.
Le Bureau International n'effectue pas d'examen de fond des demandes d'enregistrement international. Cependant, il veille à ce que le montant des droits payés soit exact et que les produits ou les services soient correctement groupés selon les classes de la Classification de Nice et qu'ils ne soient pas décrits on termes trop vagues.
Comment produire une demande
Pour produire une demande d'enregistrement international en utilisant l'OPIC en tant qu'office d'origine, vous devez utiliser le système de dépôt électronique du système de Madrid (Madrid eFiling). Ce système est accessible sur le site Web de l'OPIC en anglais ou en français et offre un processus simple, étape-par-étape, et calcule de façon automatique les droits applicables y compris le droit de production de la demande d'enregistrement international avec l'OMPI et le droit lié à chacune des parties contractantes ayant été désignée.
Droits de production
L'OPIC n'exige pas de droits pour la certification d'une demande d'enregistrement international; cependant le requérant doit payer au Bureau International les droits pour la production de la demande internationale et pour chaque partie contractante désignée. Tout droit est payable à l'OMPI en francs suisses (CHF) via le système Madrid eFiling.
Pour estimer les droits applicables avant de produire la demande d'enregistrement international, vous pouvez soit :
- compléter la demande internationale en utilisant Madrid eFiling sans la soumettre à l'OPIC pour les fins de certification et consulter les renseignements détaillés sur le calcul des taxes, ou
- utiliser le calculateur de taxes en ligne de l'OMPI pour déterminer le montant qui sera dû pour une demande éventuelle.
Il est important de noter que, dans les deux cas, les taxes seront calculées et affichées en francs suisses (CHF) et le montant exact en dollars canadiens, si le requérant utilise une carte de crédit pour payer, dépendra du taux de conversion utilisé le jour de production de la demande.
Pour de plus amples renseignements sur les taxes et le système de Madrid, vous pouvez consulter les pages Web suivantes:
Fonctions du registraire en tant qu'office d'origine
Lorsqu'une demande d'enregistrement internationale est produite auprès de l'OPIC en utilisant le système de dépôt électronique Madrid eFiling, une confirmation de soumission de la demande et un avis de paiement seront envoyés au requérant (ou au représentant) à l'adresse courriel fournie. La demande sera revue par un examinateur de l'OPIC pour certifier que les détails qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent aux détails qui figurent dans la demande ou l'enregistrement de base, selon le cas.
Si la demande peut être certifiée, l'OPIC la transmettra au Bureau International dans le système de dépôt électronique Madrid eFiling.
Si des précisions ou de plus amples renseignements sont requis, l'examinateur de l'OPIC communiquera avec le requérant (ou son représentant) en utilisant Madrid eFiling.
Une fois la demande certifiée, elle sera transmise à l'OMPI pour traitement futur et le requérant (ou le représentant) recevra un courriel l'informant de la certification par l'OPIC.
Des informations supplémentaires sur la manière de produire une demande d'enregistrement international en utilisant Madrid eFiling, y compris un guide pratique (étape-par-étape) est disponible sur le site Web de l'OPIC
Date d'enregistrement international
Le Bureau International de l'OMPI reconnaîtra que la date d'enregistrement international est rétroactive à la date à laquelle le registraire reçoit la demande d'enregistrement international si elle est certifiée par l'examinateur de l'OPIC et transmise au Bureau International dans les deux mois suivant sa réception.
Si, cependant, le Bureau International ne reçoit pas la demande d'enregistrement international certifiée dans ce délai de deux mois, la date d'enregistrement international est plutôt la date à laquelle le Bureau International reçoit la demande internationale certifiée.
Certificat d'enregistrement international
Si la demande internationale rencontre les conditions requises, le Bureau international enregistre la marque de commerce dans le registre international.
Le Bureau International notifie également l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées, en informe l'office d'origine et envoie un certificat d'enregistrement international au requérant (ou son représentant).
Cela ne signifie pas toutefois que la marque de commerce est enregistrée de façon automatique dans tous les pays qui ont été désignés. Tel que mentionné précédemment, toutes marques de commerce seront examinées conformément à la législation en vigueur dans chacune des parties contractantes désignées.
Période de dépendance de cinq ans
En tant qu'office d'Origine, l'OPIC a la responsabilité d'aviser le Bureau International de tout changement relatif à l'étendue de la protection d'une demande ou d'un enregistrement de base, comme le retrait de produits ou de services de la demande de base ou de l'enregistrement de base (ou si il (elle) devient inactif (ve)), dans les cinq (5) ans suivant la date de l'enregistrement international.
La même obligation s'applique si une procédure, comme une opposition, entreprise avant la fin de ce délai de cinq ans entraîne un changement d'étendue de la protection au Canada après ce délai.
Transfert de propriété
Dans des circonstances ordinaires, lorsque la propriété d'un enregistrement international est transférée, la demande d'inscription du transfert est présentée directement au Bureau International en utilisant le formulaire prescrit.
Cependant, dans les cas où le nouveau propriétaire est incapable d'obtenir la signature du propriétaire précédent de l'enregistrement international, le transfert de propriété de l'enregistrement international peut être produit auprès du registraire pour être présenté au Bureau International mais seulement si le destinataire du transfert est citoyen(ne) canadien(ne), est domicilié(e) au Canada ou est propriétaire d'un établissement industriel ou commercial au Canada. La demande doit être accompagnée d'une preuve de transfert et d'une déclaration que les efforts déployés pour obtenir la signature du propriétaire précédent ont été sans succès.
Ajouter des pays
Pour ajouter des pays supplémentaires à l'enregistrement international en vigueur, le propriétaire devra produire une désignation postérieure auprès de l'OMPI et payer le droit prescrit. L'OPIC n'accepte pas et ne certifie pas ce type de demande.
Produire une demande entrant au Canada
Produire une demande entrant au Canada
Étendre la protection de l'enregistrement international au Canada en tant que partie contractante désignée
Il est possible de désigner le Canada lors de la production d'une demande d'enregistrement international provenant de l'extérieur du Canada. Ceci est considéré être une « demande prévue au Protocole ».
Il existe deux types de désignation, nommément, une désignation initiale faite au titre de l'article 3ter.1 du Protocole ou une désignation postérieure faite au titre de l'article 3ter.2 du Protocole.
La désignation initiale fait partie de la toute première demande d'enregistrement international qui inclut le Canada comme partie contractante désignée tandis que dans le cas d'une désignation postérieure, la marque de commerce fait déjà l'objet d'un enregistrement international existant et le titulaire décide plus tard de désigner le Canada pour cet enregistrement international particulier.
Lorsqu'une demande d'enregistrement international inclut une demande d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada, le Bureau International transmet la requête au registraire des marques de commerce (l'OPIC).
Une fois que l'OPIC reçoit la requête d'extension de la protection de la marque de commerce au Canada de la part du Bureau International, la requête devient une demande prévue au Protocole.
La demande prévue au Protocole sera généralement assujettie à la même procédure qu'une demande nationale. Si on la juge conforme à toutes les exigences canadiennes, la marque de commerce sera annoncée sur le site Web de l'OPIC aux fins d'opposition.
Taxes individuelles sous le système de Madrid
Conformément à l'article 8.7)a) du Protocole de Madrid, des taxes individuelles sont requises pour la désignation du Canada et pour le renouvellement d’un enregistrement international dans lequel le Canada est désigné.
Pour se renseigner sur le montant exact d’une taxe individuelle, veuillez consulter la liste des taxes individuelles selon le Protocole de Madrid.
Langue de correspondance
Comme dans le cas des demandes d'enregistrements de marques de commerce nationales, toute correspondance relative à la demande ou l'enregistrement peut être en anglais ou en français. Lorsque l'OPIC reçoit une notification de désignation où la langue de la demande est identifiée comme étant l'espagnol, une offre de communication future en anglais ou en français sera incluse dans l'avis de production pour rencontrer les exigences de la Loi sur les langues officielles du Canada.
La date de production
La date de production d'une demande prévue au Protocole est la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation postérieure, selon le cas.
Mandataire devant l'OMPI
Si un mandataire devant l'OMPI est identifié dans la notification de désignation et n'est pas sur la liste d'agent de marques de commerce canadien et n'a pas d'adresse canadienne, le registraire enverra au mandataire devant l'OMPI, au moment où l'OPIC reçoit la notification de désignation, une lettre de courtoisie l'informant que toute correspondance future au sujet de la demande prévue au Protocole sera directement avec le requérant ou son agent de marques de commerce canadien nommé ayant une adresse canadienne.
Refus provisoire
Un refus provisoire total sera émis lorsque la marque de commerce est réputée ne pas être enregistrable au Canada ou si certaines exigences relatives à une demande prévue au Protocole ne sont pas fournies. Ce refus provisoire total inclut toutes les objections énumérées dans le premier rapport de l'examinateur (dont une copie sera en pièce jointe). Le refus provisoire sera envoyé au Bureau International et selon le cas, une copie sera envoyée au requérant, ou à son agent de marques de commerce canadien nommé.
Le registraire doit envoyer le refus provisoire dans les dix-huit mois suivant la notification de désignation du Canada.
Le registraire devra confirmer auprès du Bureau International si la demande prévue au Protocole est refusée, soit parce qu'une décision finale est envoyée ou si la demande devient abandonné lorsque le requérant ne répond pas par exemple.
Comme c'est la pratique pour les demandes nationales, une réponse au refus provisoire total doit être envoyée à l'OPIC directement. L'examinateur de l'OPIC passera en revue la réponse et approuvera ou refusera la demande prévue au Protocole.
Division d'une demande prévue au Protocole et fusion d'un enregistrement prévue au Protocole
Un requérant peut envoyer à l'OPIC une demande de division pour tout produit ou tout service qui est inscrit dans la portée de la demande prévue au Protocole. L'OPIC doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsque le registraire est avisé par le Bureau International de la création d'un enregistrement international divisionnaire, le registraire inscrira la division de la demande prévue au Protocole; la demande divisionnaire profitera de tout acte accomplie concernant la demande prévue au Protocole originale.
Le propriétaire d'enregistrements internationaux divisionnaires peut envoyer au registraire une demande de fusion d'enregistrements internationaux divisionnaires, mais seulement à l'enregistrement international qu'il en découle et seulement s'ils découlent de la même demande prévue au Protocole originale, concernent la même marque de commerce et ont le même propriétaire inscrit. Le registraire doit transmettre cette demande au Bureau International et, lorsqu'il est avisé par le Bureau International de la fusion des enregistrements internationaux divisionnaires, modifie le registre en conséquence.
Enregistrement
Dans le cas d'une demande prévue au Protocole qui rencontre toutes les exigences sous la législation canadienne en ce qui concerne la protection (incluant de réfuter tout refus provisoire) et qu'aucune opposition n'a été produite, ou qu'aucune opposition n'a été tranchée en faveur du requérant, l'OPIC délivrera un certificat d'enregistrement et enverra une déclaration d'octroi de la protection au Bureau International. Lorsque la demande est enregistrée, un enregistrement prévu au Protocole est valide pour dix ans suivant la date de l'enregistrement international et demeure au registre jusqu'à son annulation ou sa radiation.
Renouvellement de l'enregistrement international
Une fois que la marque de commerce est enregistrée au Canada, un enregistrement prévu au Protocole est valide pour dix ans suivant la date de l'enregistrement international et doit être renouvelé tous les dix ans directement auprès de l'OMPI en utilisant le formulaire prescrit et sous réserve du paiement des taxes de renouvellement prescrites.
Le registraire inscrira sur la base de donnée canadienne ou au registre canadien un renouvellement d'un enregistrement international reçu du Bureau International pour une demande ou un enregistrement prévus au Protocole.
Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau International envoie à l'OPIC un avis à cet effet qui peut concerner soit une demande ou un enregistrement prévus au Protocole. Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé, la demande prévue au Protocole sera réputée avoir été retirée ou l'enregistrement prévu au Protocole sera réputé avoir été radié à l'expiration, à l'égard du Canada, de l'enregistrement international.
L'enregistrement international peut être renouvelé soit six mois avant l'expiration de la période de protection de dix ans, soit pendant le délai de grâce de six mois à compter de la date d'échéance. Veuillez noter que vous devrez vous acquitter d'une surtaxe si vous demandez un renouvellement pendant le délai de grâce. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web de l'OMPI.
Le moyen le plus simple de renouveler l'enregistrement international est d'utiliser le service de renouvellement électronique de l'OMPI.
Transformation
Le Bureau International peut annuler un enregistrement international en tout ou en partie à la demande de l'office d'origine en raison de l'annulation de la demande ou de l'enregistrement de base.
Ces produits ou ces services annulés peuvent être inclus dans une demande de transformation, ce qui consiste essentiellement à créer une demande (ou un enregistrement selon le cas) au niveau national comprenant une partie ou l'ensemble des produits ou des services annulés.
L'avantage d'une transformation est que la demande ou l'enregistrement au niveau national profite de toutes les étapes franchies relativement à la demande ou à l'enregistrement prévus au Protocole (même date de production, même documentation, etc.).
Le propriétaire doit produire la demande de transformation directement auprès du registraire dans les trois mois suivant l'inscription de l'annulation au registre international.
Le délai de trois mois ne peut pas être prolongé et la transformation n'est pas possible si l'enregistrement international expire à défaut d'être renouvelé, ou est annulé ou limité à la demande du propriétaire.
Si une transformation est demandée pour un enregistrement prévu au Protocole, le registraire enregistrera la marque de commerce au nom du requérant et délivrera un certificat d'enregistrement.
La date d'enregistrement, si applicable, sera réputée être la date à laquelle l'enregistrement prévu au Protocole a été enregistré et la durée de la protection dépendra du temps restant à cet enregistrement prévu au Protocole. Des périodes de renouvellement subséquents de dix ans s'appliqueront alors. Si un enregistrement international était dû pour être renouvelé au cours des trois mois du délai de transformation, le propriétaire devra payer le droit de renouvellement avant que la transformation ne soit acceptée.
Remplacement
Si le propriétaire d'un enregistrement prévu au Protocole est déjà propriétaire d'un enregistrement canadien pour la même marque de commerce en liaison avec une partie ou l'ensemble des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole, l'enregistrement prévu au Protocole profite automatiquement de la date antérieure de priorité ou de production pour les produits ou les services pertinents.
Le propriétaire pourrait éventuellement décider de ne pas renouveler son enregistrement canadien et de ne maintenir que son enregistrement prévu au Protocole; cependant, il est très important de noter que même dans le cas d'un remplacement, l'enregistrement canadien ne sera pas renouvelé automatiquement, même si l'enregistrement prévu au Protocole a été renouvelé.