Le régime de marques de commerce national modernisé du Canada expliqué

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Aperçu de la présentation

Vers la mise en œuvre

L'attention est maintenant sur la mise en œuvre et l'état de préparation opérationnelle.

  • Rédaction de nouveaux énoncés de pratique
  • Formation des employés opérationnels et de l'examen
  • Mises à jour des guides d'information, du manuel d'examen des marques de commerce, des énoncés de pratique existants, de toutes les pages Web
  • Adhésion formelle aux trois traités internationaux des marques de commerce

Marques de commerce non traditionnelles

Le Règlement sur les marques de commerce modifié reflète les exigences relatives à la représentation des marques de commerce non traditionnelles, en particulier en ce qui concerne le son, l'odeur, la texture, l'image en mouvement, les marques tridimensionnelles et l'hologramme.

Résumé des exigences

  • Une demande doit comporter une représentation ou une description, ou les deux, de la marque de commerce.
  • La représentation ne doit pas dépasser 8cm x 8cm de taille, et peut fournir plus d'une vue de la marque de commerce.
  • Pour les marques de commerce de couleur ou les marques de commerce qui revendiquent la ou les couleur(s) comme une caractéristique, les représentations doivent être soumises en couleur, accompagnées d'une description de la ou des couleur(s).
Représentation vs description
Type de marque de commerce Représentation Description
Caractères standard Oui Non
Dessin Oui Non
Couleur en soi Oui Oui
3-D Oui Optionnel
Position d'un signe Oui Oui
Hologramme Oui – électronique ou statique Oui
Images en mouvement Oui – électronique ou statique Oui
Son Oui – son Oui
Goût Non Oui
Odeur Non Oui
Texture Optionnel Oui
Façon d'emballer les produits Oui Oui

Modifications d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce

Le Règlement modifié procure une plus grande latitude aux requérants qui souhaitent modifier une demande avant l'enregistrement.

Modifications des demandes

  • Nouveau paragraphe 35(1) du Règlement permet de modifier une demande d'enregistrement avant l'enregistrement de la marque de commerce.
  • Le Règlement inclut les exceptions qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 35(2).

Identité du requérant

Alinéa 35(2)a)

Il n'est pas permis de changer l'identité du requérant sauf:

  • par suite de l'inscription d'un transfert
  • pour corriger une erreur dans l'identification du requérant

Exemples

Circonstances acceptables :

  • transfert de propriété (p. ex. cession)
  • changement de nom
  • correction d'une erreur typographique

Les exemples « d'erreurs dans l'identification du requérant » comprennent, mais sans s'y limiter:

  • les fautes d'orthographe;
  • l'omission d'un identifiant d'entité juridique (Ltée, Cie, s.r.l.);
  • un identifiant d'entité juridique incorrect (Cie au lieu de Ltée).
  • changement de propriétaire individu à plusieurs propriétaires

Représentation ou description

Alinéa 35(2)b)

Il n'est pas permis de changer la représentation ou la description de la marque de commerce sauf :

  • si la demande n'a pas été annoncée; et
  • que la marque de commerce demeure sensiblement la même

Produits ou services

Alinéa 35(2)c)

Il n'est pas permis d'étendre la portée de l'état des produits ou services au-delà de la portée de

  • l'état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production (exception faite de toute date de priorité)
  • l'état des produits ou services contenu dans la demande annoncé, si sa portée était moindre, ou cet état déclaratif dans sa version modifiée après l'annonce

Demande divisionnaire

Alinéa 35(2)d)

Il est interdit d'ajouter une indication précisant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire.

Déclarations

Alinéa 35(2)e)

Il est interdit d'ajouter ou de supprimer une déclaration portant que la marque de commerce est en caractères standard, ou qu'il s'agit d'une marque non traditionnelle ou d'une marque constituée d'une couleur en soi sauf

  • si la demande n'a pas été annoncée; et
  • que la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Marques de certification

Alinéa 35(2)f)

Il n'est pas permis, après l'annonce de la demande, d'ajouter ou de supprimer une déclaration à l'effet que la marque de commerce est une marque de certification.

Demandes divisionnaires et la fusion d'enregistrement

Une demande divisionnaire est une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui contient des produits ou services ayant été divisés d'une demande originale vers une nouvelle demande.

Pourquoi faire une demande?

Un requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour des raisons qui comprennent, sans toutefois s'y limiter :

  • si une objection de confusion est soulevée à l'égard de certains produits ou services de la demande, le requérant peut décider de diviser ces produits ou services afin qu'une partie de la demande puisse être annoncée;
  • si une objection selon laquelle la marque de commerce serait clairement descriptive a été soulevée ou maintenue à l'égard de certains produits ou services de la demande, le requérant peut souhaiter diviser ces produits ou services contestés afin que la demande originale puisse être annoncée

Faire une demande – domestique

  • Une demande divisionnaire peut être produite en même temps que la demande originale est restreinte ou à une date ultérieure (jusqu'à la date d'annonce de la demande originale).
  • Une demande divisionnaire ne peut être produite que si la demande originale est active (c'est-à-dire non abandonnée, refusée ou enregistrée).
  • Lorsqu'une demande divisionnaire est produite, le requérant doit faire référence au numéro de la demande originale, si connu, et clairement préciser qu'il s'agit d'une demande divisionnaire.
  • Un avis du registraire confirmant que la demande divisionnaire a été créée sera envoyé au requérant.

L'étendue des produits ou services

L'étendue des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement.

  • Si à la date de production de la demande divisionnaire la demande originale n'a pas été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visée par la demande originale à la date de sa production.

Exemple

Une demande originale est produite en liaison avec « des vêtements, à savoir des vestes, des pantalons, des chandails et des t-shirts et des chaussures de sport ».

Avant l'annonce, la demande est restreinte en supprimant les « chandails ».

Le requérant ne peut pas produire une demande divisionnaire pour « des vêtements, à savoir des chaussettes » avant l'annonce de demande originale, car cela étendrait les produits au-delà de l'étendue visée par la demande originale à la date de sa production.

L'étendue des produits ou services

Si la demande originale a été annoncée, l'étendue des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à celle de la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Exemple

Une demande originale est produite en liaison avec « des vêtements, à savoir des vestes, des pantalons, des chandails et des t-shirts et des chaussures de sport ».

Avant l'annonce, la demande est limitée au retrait des produits « chaussures de sport ».

Le requérant ne peut pas produire une demande divisionnaire pour « chaussures de sport » après l'annonce afin de contourner d'éventuelles procédures d'opposition.

Paiement des droits

  • La demande divisionnaire sera considérée comme étant une demande distincte, y compris pour le paiement des droits.
  • Toutefois, si les droits de production énumérés à l'article 7 du Tarif des droits ont été payés pour la demande originale, ils sont réputés avoir être payés pour toute demande divisionnaire.
  • De plus, la date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Exemple #1
Exemple #1 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le résultat final est que chaque demande contient des produits ou services qui appartiennent à une seule classe. Le schéma indique que 330$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. Par conséquent, la somme de 200$ doit être acquittée avant qu'une des trois demandes puisse être annoncée.

Exemple #2
Exemple #2 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le résultat final est que chaque demande contient des produits ou services qui appartiennent à une seule classe. Le schéma indique que 530$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. Par conséquent, toutes les demandes peuvent être annoncées.

Exemple #3
Exemple #3 - Version textuelle

Le schéma représente visuellement un scénario au court duquel une demande originale a été divisée deux fois afin d'ajouter deux demandes divisionnaires pour un résultat final de trois demandes. Dans cet exemple, la demande originale comprenait initialement des produits ou services appartenant à trois classes de Nice et chacune des trois demandes résultant de la division comportait une des classes initialement incluses dans la demande originale. Le schéma indique que 330$ ont été payés à la production de la demande et que le total dû est de 530$. De plus, 100$ ont été payés pour chacune des deux demandes divisionnaires. Par conséquent, toutes les demandes peuvent être annoncées.

Actes réputés accomplis

Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 40(2) du Règlement, tout acte concernant la demande originale correspondante ayant été accompli, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.

Exemple #1

Si l'examinateur a envoyé un rapport d'examen pour la demande originale avant que la demande divisionnaire ne soit produite, le délai pour produire une réponse au rapport s'appliquera également à la demande divisionnaire et le Bureau n'émettra pas le rapport d'examen de nouveau.

Exemple #2

Si un transfert de la demande originale a été déposé avant que la demande divisionnaire ne soit produite, mais n'a pas pu être traité en raison de certains renseignements manquants, le transfert sera réputé avoir été également déposé pour la demande divisionnaire. Une fois les renseignements fournis, la demande de transfert pourra être traitée à la fois pour la demande originale ainsi que pour la demande divisionnaire. Veuillez noter que le droit énuméré à l'article 8 du Tarif des droits devra être payé sur chaque demande divisionnaire.

Actes réputés accomplis

La production d'une demande divisionnaire n'est pas considérée comme une réponse à une objection; une réponse à toutes les objections ou exigences soulevées dans le rapport doit être fournie. Sinon, un avis de défaut peut être émis.

Après l'annonce

Une demande peut également être divisée à tout moment après l'annonce, mais avant l'enregistrement, y compris pendant la période de deux mois suivant l'annonce, pendant toute prolongation du délai d'opposition et suivant la production d'une déclaration d'opposition, en autant que l’étendue des produits et services qui sont divisés est visée par la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire.

Fusion – enregistrement domestique

En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, une demande qui a été divisée peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.

Date réputée

  • En vertu de l'article 77 du Règlement, la date d'enregistrement réputée de tout enregistrement fusionné sera la plus ancienne date d’enregistrement des enregistrements fusionnés.
  • Par exemple, la fusion de deux enregistrements, l'un expirant dans deux ans et l'autre dans huit ans, donnerait lieu à un enregistrement fusionné expirant dans deux ans.

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services

  • Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée peuvent être divisées et fusionnées.
  • Par contre, au moment de l'enregistrement, la demande divisionnaire sera automatiquement fusionnée avec l'enregistrement initial et non avec la demande originale à partir de laquelle elle a été divisée.

Demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services pour des mots ou signes distinctifs

Lorsqu'une demande divisionnaire découlant d'une demande produite en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce qui est déposée est un mot ou un signe distinctif passe à l'enregistrement et est fusionnée automatiquement, le Bureau modifie également le “type” de la marque de commerce enregistrée en celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas.

Pour les demandes relatives à une marque de commerce enregistrée qui est un mot ou un signe distinctif, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi indiquant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement, que la marque est constituée, en tout ou en partie, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballage de produits, selon le cas.

Division après l'annonce d'un mot ou d'un signe distinctif

Dans le cas d'une demande divisionnaire produite après l'annonce concernant une marque de commerce qui est un mot ou un signe distinctif, la demande divisionnaire doit comporter, au moment de sa production, une déclaration en vertu de Loi, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement, selon le cas.

Transfert en attente

S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert inscrit afin d'assurer que les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.

Caractère distinctif inhérent

Le registraire pourra refuser, en vertu de l'alinéa 37(1)d) de la Loi, des marques de commerce qui ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent.

Qu'est-ce que le caractère distinctif inhérent?

  • Le caractère distinctif inhérent fait référence à la capacité intrinsèque d'une marque de commerce de distinguer la source des produits ou des services avec lesquels elle est associée.
  • Une marque est intrinsèquement distinctive quand rien à son sujet ne renvoie le consommateur à une multitude de sources.

L'évaluation

Afin de déterminer si une marque de commerce en particulier est distinctive, il faut considérer le contexte des produits ou des services en liaison avec lesquels l’enregistrement est demandé en supposant qu'aucun emploi (tel que défini à l'article 4 de la Loi) n'a eu lieu.

Caractère distinctif inhérent

Les requérants auront la possibilité de fournir au registraire la preuve que la marque de commerce avait acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande.

Les demandes pas encore annoncées

Les demandes qui n'ont pas été annoncées avant le devront être réévaluées par un examinateur pour le caractère distinctif inhérent en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi.

Retrait de l'annonce d'une demande

Le registraire aura l’autorisation explicite de retirer l'annonce d'une demande.

Paragraphe 37 (4) de la Loi

Le paragraphe 37(4) confère au registraire l’autorisation de retirer l'annonce d'une demande dans les deux circonstances suivantes :

  • la demande n'aurait pas dû être annoncée; ou
  • la demande a été incorrectement annoncée

Exemples

N'aurait pas dû être annoncée :

  • Le requérant n'avait pas droit à l'enregistrement compte tenu de la date de priorité de production d'une demande en instance pour une marque créant de la confusion.
  • Une objection soulevée au titre de l'article 12 de la Loi n'a pas été prise en compte ou a été retirée par erreur.

Incorrectement annoncée:

  • Des renseignements, des modifications ou des déclarations faisant partie de la plus récente version de la demande ont été omis de l'annonce par erreur.

Conditions

  • Le registraire doit être convaincu que la demande n'aurait pas dû être annoncée ou qu'elle a été annoncée incorrectement.
  • Le registraire doit être d'avis qu'il est raisonnable de retirer l'annonce.
  • Si l'annonce est retirée par le registraire, la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
  • Par conséquent, une demande ne sera jamais « réannoncée » sous le régime de la Loi modifiée.

Corrections d'erreurs au registre

Paragraphe 41(3) de la Loi donne au registraire l’autorisation de corriger les erreurs contenues dans les enregistrements.

Selon la Loi actuelle, seule la Cour fédérale peut corriger des erreurs dans un enregistrement. Les frais liés à la présentation d'une procédure à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 doivent généralement être assumés par le propriétaire inscrit.

Erreurs évidentes

  • Le registraire peut corriger une erreur au registre uniquement si la documentation contenant l'information exacte figurait au dossier au moment où la marque de commerce a été inscrite au registre.
  • Un exemple: certains des produits ou services qui figuraient dans la demande à la date de l'enregistrement ont été omis lors de l'inscription au registre.

Période de correction

  • La correction doit être faite par le registraire dans les six mois suivant la date à laquelle la marque de commerce a été inscrite dans le registre.
  • Il ne suffit pas que le registraire reçoive la demande de correction dans les six mois; la correction doit être traitée avant la fin de cette période.
  • Les propriétaires inscrits doivent veiller à ce que le registraire reçoive toute demande de correction d'une erreur en temps opportun, car les demandes transmises vers la fin de cette période pourraient ne pas être traitées à temps.

Notifications sur les droits de tiers

Une façon informelle pour les tiers de porter à l'attention du registraire des renseignements concernant l'enregistrabilité d'une demande de marque de commerce en instance.

Contexte

  • Cette procédure de correspondance est limitée à trois motifs;
  • Ne crée aucune action inter partes entre le requérant et le tiers; et
  • Ne remplace pas les procédures d'oppositions.

Procédure de communication

  • Les tiers qui souhaitent notifier le registraire quant à ces motifs de leurs droits de marque de commerce doivent présenter une demande écrite par courrier ou télécopieur adressée au(à la) Directeur(trice) adjoint(e) de l’examen.
  • Une notification doit comporter le nom du requérant et le numéro de la demande à prendre en considération.
  • Les notifications seront placées au dossier pertinent et pourront être consultées par le public.
  • Aucune information quant à toute action prise sur la demande pertinente à la suite de la notification ne sera fournie.
  • La réception des notifications sera indiquée dans l'historique des actions de la demande concernée sur la base de données sur les marques de commerce canadiennes.

Motifs fondés

La notification sur les droits de tiers ne doit informer le registraire que si :

  • la marque en instance crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce;
  • le requérant n'a pas le droit à l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'alinéa 37(1)c) de la Loi;
  • une marque de commerce enregistrée est utilisée dans la demande afin de décrire les produits ou les services.

Information requise

  • La notification sur les droits de tiers doit être limitée à des renseignements relatifs aux motifs appropriés ainsi qu'à la liste des enregistrements ou des demandes en instance pertinents, y compris les numéros d'enregistrement ou de la demande.
  • Les arguments écrits ou la preuve d'emploi antérieur ne seront pas acceptés ni considérés.

Échéance

Bien qu'une notification puisse être produite à tout moment avant l'enregistrement d'une marque de commerce, le paragraphe 37(4) de la Loi prescrit les conditions en vertu desquelles le registraire peut retirer l'annonce d'une demande.

Suivi continu

  • Il est recommandé de faire le suivi de l'état d'avancement de la demande en question, car il est possible qu'elle soit approuvée pour fins d'annonce, et ce, malgré la réception d'une notification.
  • Un suivi continu donnera aux tiers l'occasion de prendre d'autres mesures qui conviennent, comme la production d'une déclaration d'opposition.
  • La présentation d'une notification ne permet ni de surseoir, ni de prolonger le délai pour répondre au rapport d'un examinateur.

Renouvellement

Le changement apporté à la durée du renouvellement, qui passe de 15 à 10 ans, s'imposait compte tenu du Traité de Singapour.

Délai de renouvellement

  • Il ne sera plus possible de renouveler un enregistrement à un quelconque moment.
  • Au titre de la nouvelle Loi, et dans le cas des marques de commerce enregistrées après le , une demande de renouvellement pourra seulement être produite à un quelconque moment entre le délai de 6 mois avant et 6 mois après l'expiration de l'enregistrement.
Délai prescrit et durée
Délai prescrit et durée - Version textuelle

Le schéma représente visuellement deux scénarios portant sur la durée d'enregistrement et les renouvellements. Dans le premier scénario illustré, une marque de commerce est déposée, c'est-à-dire enregistrée, après la date d'entrée en vigueur. Dans ce scénario, l'enregistrement ne peut être renouvelé que pendant le délai prescrit qui débute six mois avant et se termine six mois après l'expiration de la période d'enregistrement. Dans le premier scénario, la période initiale d'enregistrement et la période de renouvellement suivante qui sont illustrées sont chacune de dix ans.

Dans le deuxième scénario, l'enregistrement de la marque de commerce a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur et la période initiale d'enregistrement expirera après l'entrée en vigueur. Puisque la marque de commerce a été déposée (enregistrée) avant l'entrée en vigueur, la période initiale d'enregistrement est de 15 ans. Puisque la période initiale d'enregistrement expire après l'entrée en vigueur, les deux périodes de renouvellement subséquentes illustrées dans le schéma sont de dix ans chacune. Dans le deuxième scénario, l'enregistrement peut être renouvelé à tout moment durant la période initiale d'enregistrement de 15 ans. Cependant, pendant les périodes de renouvellement subséquentes de 10 ans, il ne sera possible de renouveler l'enregistrement que pendant le délai prescrit, soit à l'intérieur de six mois avant et six mois après la date d'expiration de chaque période de renouvellement.

Droits et exigences relatifs au classement

  • Lorsque les produits ou les services énoncés dans un enregistrement n'ont pas été groupés et classés, le propriétaire pourra renouveler son enregistrement en acquittant le droit de renouvellement de base pour la première classe seulement.
  • Lorsque les produits ou les services ont été groupés et classés, le droit complet pour toutes les classes est exigé.

Renouvellement partiel

  • Le projet de loi C-86 a introduit une modification autorisant les propriétaires inscrits à renouveler leurs enregistrements partiellement
  • Pour les enregistrements déjà groupés et classés, le propriétaire sera autorisé à renouveler tout produit ou service, tout en payant les droits correspondants.
  • Les produits ou services non renouvelés seront alors supprimés de l'enregistrement.

L'avis relatif au classement

L'article 44,1 de la Loi et l'article 63 du Règlement ont été établis afin de faciliter la classification des produits ou services figurant dans les enregistrements existants.

Exigence relative à la modification

Le paragraphe 44.1(1) de la Loi confère au registraire le pouvoir d'exiger, par voie de préavis, que tous les propriétaires inscrits groupent et classent les produits ou les services visés par leur enregistrement de marque de commerce.

Délai prescrit

L'article 63 du Règlement exige que le propriétaire inscrit doive fournir au registraire l'état des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice dans les 6 mois suivant la date de l'avis.

Lorsque l'état n'est pas fourni

  • Si le propriétaire inscrit ne répond pas à l'avis en fournissant les classes des produits ou des services, le registraire donnera un nouvel avis accordant au propriétaire inscrit un délai supplémentaire de 2 mois pour se conformer à l'avis initial.
  • Si l'information relative à la classification de Nice n'est toujours pas fournie, l'enregistrement pourra être radié.

Prolongation de délai

Une personne peut demander, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi, de prolonger un délai seulement si ce délai est fixé par la Loi ou prescrit par le Règlement.

L'article 47 de la Loi

En vertu du paragraphe 47(1), une personne peut demander une prolongation de délai pour :

  • remédier à un défaut de poursuites au titre de l'article 36 de la Loi
  • fournir au registraire un état exigé en vertu du paragraphe 44.1 (1) de la Loi

Le paragraphe 47 (2) donne à une personne la possibilité de demander une prolongation de délai après l'expiration de ce délai.

Droits

  • En vue de l'article 14 du Règlement, une personne qui demande une prolongation de délai en vertu des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi doit payer les droits prescrits de $125.
  • Par conséquent, un droit est exigé pour demander une prolongation de délai mais, elle ne dépend pas de la question de savoir si la prolongation est accordée.

Force Majeure

Les mesures de sursis pour les cas de force majeure procurent davantage de latitude pour prolonger certains des délais prévus dans la Loi.

Paragraphe 34(5) de la Loi

Le paragraphe 34(5) de la Loi permet à un requérant de demander une prolongation du délai accordé pour produire une demande au Canada comprenant une demande de priorité.

  • Le délai pour produire une demande visée à l'alinéa 34(1)a) est de 6 mois à compter de la date de production de la plus ancienne demande étrangère.
  • Cela diffère de l'exigence de l'alinéa 34(1)b) de déclarer (ajouter) une revendication de priorité pour une demande existante au Canada dans les 6 mois à compter de la date de production de la plus ancienne demande étrangère.

Par conséquent, un requérant peut demander une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi pour produire une demande canadienne contenant une demande de priorité en raison d'un cas de force majeure, mais pas pour déclarer (ajouter) une revendication de priorité pour une demande existante au Canada

Paragraphe 46(5) de la Loi

Le paragraphe 46(5) de la Loi permet à un propriétaire inscrit de demander une prolongation de délai pour renouveler un enregistrement de marque de commerce.

Force majeure

  • Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, les paragraphes 34(5) et 46(5) de la Loi prévoient des mesures de sursis permettant aux requérants d'obtenir une prolongation de délai en cas de force de majeure.
  • Le caractère incontrôlable de l'événement renvoie à une situation inattendue et humainement imprévisible.

Les caractéristiques

  • Outre son caractère inattendu, l'événement doit également être directement à l'origine de l'incapacité de remplir l'obligation.
  • Les cas de force majeure peuvent aussi inclure des événements d'ordre politique ou médical se produisant à l'échelle internationale, nationale ou personnelle.

Exemples

  • tempêtes de verglas, incendies, explosions, tremblements de terre, sécheresse, tsunamis et inondations;
  • guerre, affrontements, invasion, actes d'ennemis extérieurs, mobilisation, embargo;
  • rébellion, révolution, insurrection, guerre civile;
  • contamination par radioactivité.
  • émeute, grèves, freinage de la production, lock-out ou trouble (sauf si ces circonstances concernent exclusivement les employés de la partie);
  • épidémie virale/bactérienne;
  • actes ou menaces terroristes;
  • hospitalisation d'urgence; chirurgie imprévue

Demande de prolongation de délai

  • Un requérant ou un propriétaire inscrit ne peut demander ce type de prolongation de délai qu'après l'expiration du délai en question.
  • La demande doit être présentée en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi et envoyée au (à la) directeur(trice) adjoint(e) de l'examen pour révision et approbation.
  • Dans la demande, le requérant ou le propriétaire inscrit doit indiquer la ou les raisons pour lesquelles il ou elle n'a pas pu accomplir l'acte à l'intérieur du délai prescrit.
  • Aucune preuve de la survenue de l'événement n'est exigée; il suffit que l'événement soit décrit clairement dans la demande.

Prolongation accordée

Si le Bureau accorde la prolongation demandée en cas de force majeure, le délai peut seulement être prolongé d'au plus sept jours.

Dispositions transitoires

  • Un guide a été rédigé pour aider à comprendre les dispositions transitoires.
  • Le guide est divisé en quatre parties.
  • Chaque partie précise comment les demandes seront traitées selon l'étape où elles se trouvent dans le processus d'enregistrement à la date d'entrée en vigueur.

1 Date de production non obtenue avant l'entrée en vigueur

  • Les demandes que le Bureau a reçues, mais qui ne se conforment pas aux exigences relatives à l'obtention d'une date de production énoncées à la règle 25 du Règlement actuel seront réévaluées selon les exigences énoncées à l'article 33 de la Loi modifiée.
  • Si une demande n'a pas obtenu de date de production avant la date d'entrée en vigueur, mais est conforme aux exigences du nouveau paragraphe 33(1), la date de production sera la date d'entrée en vigueur.

Exemples

  • L'adresse postale du requérant est manquante, mais une adresse de courriel ou un numéro de téléphone est fourni;
  • Une revendication est incomplète;
  • Une demande d'enregistrement de marque de commerce qui consiste en un dessin n'inclut pas le dessin, mais comporte uniquement une description écrite.

Exigences encore manquantes

  • Si toutes les exigences prévues au nouveau paragraphe 33(1) de la Loi n'ont pas été satisfaites à la date d'entrée en vigueur, le registraire émettra un avis au requérant.
  • Le requérant disposera de deux (2) mois suivant la date de l'avis pour remédier aux lacunes.
  • Si le requérant ne soumet pas les éléments manquants dans ce délai de deux (2) mois, la demande sera réputée ne pas avoir été produite.

Paiement des droits

Compte tenu des changements apportés au barème des droits à la date d'entrée en vigueur, si la seule exigence non respectée est le droit de production prescrit au titre de l'alinéa 33(1)f) de la Loi, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette lacune (tel que mentionné précédemment), sauf si la demande comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

2 Date de production obtenue avant l'entrée en vigueur

  • Les demandes ayant reçu une date de production, mais qui n'ont pas encore été annoncées avant l'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de la Loi modifiée.
  • Les demandes seront réévaluées afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences de la Loi modifiée relatives à l'enregistrabilité.
  • Par exemple, les demandes qui ont :
    • été produites, sans être attribuées à un examinateur;
    • reçu un rapport d'examen;
    • reçu une réponse à un rapport d'examen.

Bases de l'enregistrement (revendications)

  • Toutes les bases d'enregistrement antérieures (emploi; intention d'employer; emploi et enregistrement à l'étranger) ont été retirées dans la Loi modifiée.
  • Les revendications relatives à l'emploi des demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur pourront être conservées, mais les revendications ne figureront pas dans l'annonce. Un requérant peut demander que les revendications soient retirées de la demande, mais seulement avant l'annonce.
  • Des copies certifiées des enregistrements à l'étranger ne seront plus requises.

Absence de caractère distinctif inhérent

  • Le registraire sera en mesure de rejeter les marques de commerce qui ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent au titre du nouvel alinéa 37(1)d).
  • Le caractère distinctif inhérent des marques visées par les demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devra être évalué par un examinateur au titre du nouveau paragraphe 32(1) de la Loi.
  • Le requérant aura la possibilité de produire une preuve auprès du registraire établissant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande.

Division

Les demandes produites mais pas encore annoncées peuvent être divisées si à la date de production de la demande divisionnaire, l’étendue des produits ou services qui sont divisés est visée par la demande originale à sa date de production.

Section 14

  • Étant donné que cette disposition a été retirée de la Loi, les requérants dont la demande n'a pas été annoncée à la date d'entrée en vigueur ne peuvent se prévaloir de l'article 14 pour réfuter une objection au titre des alinéas 12(1)a) ou b).
  • La demande doit être modifiée pour retirer cette revendication

Marques de certification

  • L'emploi d'une marque de certification avant la date de production ne constitue plus une exigence de la Loi modifiée.
  • Les demandes de marques de certification fondées sur l'emploi projeté produites avant la date d'entrée en vigueur peuvent passer à l'étape de l'annonce si toutes les autres objections sont réfutées ou toutes les autres exigences sont satisfaites.

Nouveau paragraphe 12(2)

  • Le registraire sera en mesure de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce si ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.
  • Les demandes qui n'ont pas été annoncées avant la date d'entrée en vigueur devront être réévaluées par un examinateur pour déterminer si la marque de commerce est contraire au nouveau paragraphe 12(2) de la Loi.

Signe distinctif

Étant donné que la Loi modifiée ne comporte plus de définition de « signe distinctif », toute demande relative à un signe distinctif qui n'a pas été annoncée à la date d'entrée en vigueur devra être modifiée pour indiquer que la marque de commerce est constituée d'une :

  • forme tridimensionnelle; ou
  • façon d'emballer les produits.

Classification de Nice

  • Sous le régime de la Loi modifiée, les produits et les services visés par une demande doivent être groupés selon les classes de la classification de Nice.
  • Les demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devront être modifiées afin de grouper et de classer correctement les produits ou les services.

Marques de commerce liées

  • Le concept de « marques de commerce liées » n'existera plus dans la Loi modifiée.
  • À la date d'entrée en vigueur, les renseignements se rapportant aux marques de commerce liées seront retirés de toutes les demandes et de tous les enregistrements.

Caractères standard

Une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais qui n'a pas encore été annoncée à cette date, peut être modifiée pour ajouter une déclaration portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Marques de commerce non traditionnelles et la couleur

Les demandes produites avant, mais qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur, peuvent être modifiées pour ajouter une déclaration mentionnée aux alinéas 31e) à g) du Règlement modifié, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même, notamment:

  1. une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une façon d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture ou la position d'un signe, une déclaration est requise;
  2. la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce;
  3. la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs;

Droits

Le droit de production s'appliquant aux demandes produites avant l'entrée en vigueur sera le droit indiqué à l'annexe Tarif des droits payables au registraire précédente (250 $ si la demande est produite en ligne; 300 $ dans tous les autres cas) et le nouveau droit par classe supplémentaire de la classification de Nice ne s'appliquera pas.

Le droit d'enregistrement de 200 $ du Règlement actuel doit être payé.

3 Annoncée et admise à la date d'entrée en vigueur

  • Les marques de commerce qui ont été annoncées ou admises avant la date d'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de la Loi actuelle.
  • Les demandes ne nécessiteront plus de déclaration d'emploi avant l'enregistrement.
  • Dans le cas des demandes pas encore enregistrées à la date d'entrée en vigueur :
    • Le droit d'enregistrement de 200 $ du Règlement actuel doit être payé.
    • Si ce droit est payé, il est réputé avoir été payé pour toutes les demandes originales et divisionnaires

Le groupement n'est pas requis

Le groupement des produits ou des services selon les classes de la classification de Nice ne sera pas requis pour une demande produite et annoncée avant la date d'entrée en vigueur, car elle n'est exigée qu'à des fins d'annonce, de renouvellement ou d'avis en vertu de l'article 44.1 de la Loi modifiée.

La division après l'annonce

Les demandes produites et annoncées peuvent être divisées dans la mesure où, à la date de production de la demande divisionnaire, les produits ou services divisés sont visés par la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • En ce qui concerne les demandes divisionnaires produites après l'annonce d'un mot servant de marque ou d'un signe distinctif :
    • la demande divisionnaire doit inclure, au moment de sa production:
      • une déclaration que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
      • une déclaration que la marque de commerce consiste en une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas.
  • Ces déclarations sont requises au moment de la production de la demande divisionnaire puisqu'il est possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée, et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
  • Si fusionnée, le « type » de la marque de commerce résultante sera changé pour celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle, ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.

Durée de l'enregistrement

Dans le cas des demandes produites avant l'entrée en vigueur, la durée de l'enregistrement (10 ou 15 ans) dépendra de la date à laquelle le registraire a traité le droit d'enregistrement.

Exemples

  • Si le droit d'enregistrement est traité avant la date d'entrée en vigueur, l'enregistrement aura une durée initiale de 15 ans.
  • Si le droit d'enregistrement est traité à la date d'entrée en vigueur ou après cette date, l'enregistrement aura une durée initiale de 10 ans.

4 Enregistrée avant l'entrée en vigueur

Pendant la transition à la nouvelle Loi, le droit, la durée du renouvellement et l'exigence de grouper les produits ou les services selon les classes de la classification de Nice dépendront de plusieurs facteurs.

Grouper et classer les produits ou services

  • Si une marque de commerce a été enregistrée avant l'entrée en vigueur et si les produits ou les services ne sont pas groupés selon des classes de la classification de Nice, le Bureau donnera un avis au titre de l'article 44.1 de la Loi modifiée.
  • Le propriétaire inscrit aura un délai de 6 mois suivant la date de l'avis pour fournir au registraire un état des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice.

Délai de renouvellement

Si le renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur et si l'enregistrement ou le renouvellement a expiré avant la date d'entrée en vigueur :

  • l'ancien droit de renouvellement (350 $ ou 400 $) s'applique;
  • la durée du renouvellement est de 15 ans;
  • le propriétaire ne sera pas tenu de grouper les produits ou les services selon les classes de la classification de Nice; et
  • le registraire donnera un avis peu de temps après le renouvellement exigeant que les produits et les services soient groupés selon les classes de la classification de Nice (le cas échéant).

Si le renouvellement a été demandé et traité avant la date d'entrée en vigueur et si l'enregistrement ou le renouvellement expire après la date d'entrée en vigueur :

  • l'ancien droit de renouvellement s'applique;
  • le groupement des produits ou des services n'est pas requis jusqu'à ce qu'un avis soit donné au titre de l'article 44.1; et
  • si la durée du renouvellement accordée était de 15 ans, celle-ci sera ramenée à 10 ans.

Si le renouvellement est demandé après la date d'entrée en vigueur :

  • le nouveau droit de renouvellement s'applique;
  • la durée du renouvellement est de 10 ans; et
  • le propriétaire inscrit sera tenu de grouper les produits ou les services selon les classes de la classification de Nice.

Droits

  • Dans tous les cas où les produits ou les services visés par un enregistrement n'ont pas été groupés et classés et où les nouveaux droits de renouvellement s'appliquent, le droit prescrit sera le droit de renouvellement de base pour la première classe.
  • Lorsque les produits ou les services ont été groupés et classés, le droit complet pour toutes les classes est exigé.
  • Si les droits ne sont pas payés ou si les produits ou les services ne sont pas groupés et classés, le registraire peut radier l'enregistrement.

Merci!

Pour de plus amples renseignements, visitez:www.cipo.gc.ca/tm

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