Guide de mise en œuvre — Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'État

Table des matières

1. Contexte

a. Objectif de la Politique

La Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'État (ci-après, la Politique) traite des droits de propriété et de licence de la propriété intellectuelle (PI) dans le cadre de marchés d'acquisition de l'État.

Les marchés d'acquisition de l'État ont pour but d'obtenir des biens et des services et d'exécuter des travaux d'une manière qui accroît l'accès, la concurrence et l'équité et optimise les ressources ou, le cas échéant, assure l'équilibre optimal entre les intérêts globaux de l'État et ceux de la population canadienne. Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement du Canada a pris des dispositions spécifiques pour que le processus de marchés intègre des objectifs de développement social et économique. Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation commerciale de la PI favorise la croissance économique et la création d'emplois, et que le secteur privé est le mieux placé pour assurer cette exploitation.

La Politique prévoit ainsi que les titres de PI découlant des marchés d'acquisition de l'État devraient appartenir à l'entrepreneur. Lorsqu'il y a lieu, l'État pourra décider de conserver les titres de PI en s'appuyant sur l'une des exceptions ou de demander une exception au Conseil du Trésor (Annexe A de la Politique). Il importe de souligner que même si le titre de PI appartient à l'entrepreneur, l'État peut néanmoins conserver le droit d'utilisation de la PI, à la condition d'obtenir la licence nécessaire. Dans bien des cas, une licence répondra aux besoins de l'État en matière de PI.

b. But du Guide de mise en œuvre

Le Guide de mise en œuvre est destiné exclusivement à l'usage des fonctionnaires (entre autres, les gestionnaires qui passent des contrats et les agents d'approvisionnement) pour les aider à mettre la Politique en application. Il décrit les étapes du processus à suivre pour déterminer les droits de propriété et de licence de la PI dans le cadre des marchés d'acquisition de l'État. On y trouve un arbre de décision résumant le processus de décision ainsi que des orientations relatives à l'évaluation du potentiel d'exploitation commerciale.

Le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s'adresse aux agents de négociation des contrats de TPSGC. Les ministères qui négocient leurs propres marchés peuvent se reporter au Guide des CCUA pour les aider à rédiger les clauses relatives à la PI. Les ministères sont invités à consulter leur conseiller juridique avant de recourir aux clauses de TPSGC ou de rédiger des clauses propres à leur ministère.

c. Responsabilités

Industrie Canada a les responsabilités suivantes :

• résumer le rapport statistique annuel sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) issus de marchés conclus avec l'État et l'exploitation commerciale potentielle de la PI;
• cerner les exceptions que réclament les ministères au Conseil du Trésor et aviser le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) afin que celui-ci vérifie si de telles exceptions ont été réellement accordées;
• diffuser les conclusions du rapport statistique annuel susmentionné aux membres du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST);
• établir un cadre pour l'examen de la Politique et veiller à ce qu'un examen soit effectué au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Politique.

Le SCT a les responsabilités suivantes :

• vérifier si le Conseil du Trésor a effectivement accordé les exceptions et aviser Industrie Canada. Si le Conseil du Trésor n'a pas accordé les exceptions, le SCT aidera Industrie Canada à faire le suivi, au besoin, auprès du ou des ministères concernés.

TPSGC a les responsabilités suivantes :

• produire un rapport statistique annuel sur les DPI issus de marchés conclus avec l'État et l'exploitation commerciale potentielle de la PI. TPSGC doit fournir ce rapport à Industrie Canada et au SCT.

Les sous-ministres ou leurs représentants ont les responsabilités suivantes :

• mettre en œuvre la Politique et former leur personnel, prendre les décisions se rapportant aux éléments originaux et veiller à ce que le potentiel pour l'exploitation commerciale soit cerné;
• soumettre à TPSGC, dans les délais impartis, les données exactes sur les DPI et veiller à ce que les documents d'invitation à soumissionner et la documentation contractuelle soient complets et conformes à la Politique.

2. Bien comprendre la propriété intellectuelle (PI)

a. En quoi consiste la PI?

De manière générale, la PI correspond aux droits qui découlent de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. Les DPI, sous leurs diverses formes — brevets, marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels, topographies de circuits intégrés ou certificats d'obtention végétale — rétribuent cette activité intellectuelle.

Des DPI peuvent découler ou non des marchés conclus avec l'État. Certains de ces droits sont automatiquement protégés par la loi (p. ex. lorsqu'un entrepreneur rédige un article, ce document est automatiquement protégé par le droit d'auteur). Toutefois, pour protéger d'autres droits (p. ex. les brevets et les dessins industriels), il faut présenter une demande à un organisme national responsable de la PI, comme l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Il arrive souvent qu'aucune PI ne découle d'un contrat. Lorsque l'État fait l'acquisition d'un produit en vente libre dans le commerce, par exemple, il n'y a pas création de PI.

b. « Acquis » et « élément original »

Les termes « acquis » et « élément original » sont définis à l'article 4 de la Politique.

On entend par acquis toute propriété intellectuelle autre qu'un élément original.

Un élément original est toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre de travaux effectués aux termes d'un marché d'acquisition de l'État.

Dans certaines situations complexes, il peut être difficile de distinguer les acquis des éléments originaux. Par exemple, le logiciel ouvert soulève certaines difficultés lorsqu'il s'agit d'établir une distinction entre les types de PI et de déterminer ce que permet une licence. Il importe de veiller au respect des DPI et de bien comprendre la nature des droits de l'État en matière de PI. Les spécialistes en PI et les conseillers juridiques des ministères devraient être consultés à cet égard.

Remarque : Avant de publier des documents d'invitation à soumissionner (p. ex. une demande de propositions) et la documentation contractuelle, les ministères devraient préciser dès le départ leurs exigences en matière de PI, surtout en ce qui a trait aux droits de propriété et de licence sur les éléments originaux et aux droits de licence sur les acquis. Les autorités contractantes doivent clairement énoncer ces exigences dans les contrats. Des modifications peuvent être apportées aux clauses types des contrats en fonction des besoins propres à un ministère.

3. Application de la Politique

La Politique s'applique :

• à tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sauf s'ils en sont nommément exemptés en vertu d'une loi du Parlement ou par le Conseil du Trésor (p. ex. l'Agence du revenu du Canada);
• aux éléments originaux, soit toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre de travaux effectués aux termes d'un marché d'acquisition de l'État;
• à tout marché d'acquisition, quelle qu'en soit la valeur.

La Politique ne s'applique pas :

• à la vente, au transfert ou à la cession des DPI existants appartenant à la Couronne, car la Politique ne traite que de la PI découlant de marchés d'acquisition de l'État;
• aux ententes contractuelles, entre autres les ententes de recherche concertée ou les protocoles d'entente;
• aux prototypes ou autres concrétisations physiques de la création intellectuelle qui pourraient être livrés dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État (la Politique traite de propriété intellectuelle, et non de propriété matérielle);
• à la propriété ou au droit d'utilisation des marques de commerce ou des appellations commerciales^{Note de bas de page 1};
• aux renseignements personnels aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C.) chap. P-21, ou à l'élément original de toute compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par la Couronne si cet élément original ne peut être exploité sans utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements fournis par la Couronne.

La Politique ne vise pas les DPI existants de la Couronne, de l'entrepreneur ou d'un tiers à l'égard de leurs acquis respectifs.

La Politique ne vise pas les DPI existants entre un entrepreneur et l'un de ses sous-traitants, mais l'entrepreneur doit obtenir de ses sous-traitants les droits de propriété ou de licence qu'il a convenu, dans le marché d'acquisition de l'État, de fournir à la Couronne.

4. Consultation de la Politique pour déterminer le détenteur des titres de PI découlant des marchés d'acquisition de l'État

Lorsque l'État envisage de conclure un marché, il faut veiller à ce que les documents d'invitation à soumissionner et la documentation contractuelle précisent clairement qui détiendra la PI des éléments originaux. L'organigramme ci-dessous précise les principaux facteurs à prendre en considération en vertu de la Politique.

Arbre de décision

Étape 1 : Le contrat pourrait-il conduire à la création de PI?

Avant de produire les documents d'invitation à soumissionner, les gestionnaires, les responsables techniques, les agents d'approvisionnement ou encore les autorités contractantes devraient déterminer si, à leur avis, le contrat entraînera ou non la création de PI. Il peut y avoir lieu de consulter les spécialistes en PI ou les conseillers juridiques des ministères pour déterminer cela clairement.

Si la réponse est non, il faut utiliser les conditions générales prévues par votre ministère ou organisme.

Remarque : Si, contrairement à ce que l'on prévoyait au départ, il y a eu création de PI dans le cadre du contrat, celle-ci reviendra à l'entrepreneur, à moins d'une disposition contraire formulée dans le contrat.

Si la réponse est oui, il faut incorporer les clauses précisant à qui appartiendront les éléments originaux dans les documents d'invitation à soumissionner et la documentation contractuelle (voir l'étape 2).

Étape 2 : L'État doit-il conserver la possession du titre de PI?

Si la réponse est non, il faut l'indiquer dans les documents d'invitation à soumissionner et inclure dans le contrat les clauses précisant que l'entrepreneur détiendra la PI. Il faut savoir que la Politique a pour raison d'être de conférer à l'entrepreneur le titre de propriété de l'élément original, sauf s'il y a lieu, pour une raison quelconque, que l'État en conserve la propriété.

Si c'est l'entrepreneur qui détiendra la PI, les ministères devraient obtenir une licence pour l'élément original et pour l'acquis. Pour déterminer le type de licence nécessaire, les gestionnaires, les gestionnaires de projets, les scientifiques et les chercheurs ainsi que les agents d'approvisionnement, entre autres, doivent tenir compte des besoins immédiats et futurs à l'échelle de l'administration fédérale. Cela comprend les besoins qu'a l'État d'utiliser, d'exploiter, de mettre à jour et d'améliorer les biens livrables prévus au contrat, qu'il s'agisse d'acquis ou d'éléments originaux. Lorsque l'entrepreneur possède la licence, mais non les DPI relatifs aux acquis, on pourrait demander conseil aux spécialistes de la PI et aux conseillers juridiques du ministère.

Si la réponse est oui, il faut préciser dans les documents d'invitation à soumissionner et la documentation contractuelle que l'État conservera la PI. La raison pour laquelle la PI doit appartenir à l'État doit correspondre à l'une des exceptions formulées à l'Annexe A de la Politique, à défaut de quoi il faut demander au Conseil du Trésor une exception à la Politique par l'entremise d'une présentation au Conseil du Trésor. Les ministères devront sans doute demander conseil à des spécialistes en politique commerciale^{Note de bas de page 2}.

Étape 3 : La raison pour laquelle l'État doit détenir les DPI fait-elle partie des exceptions prévues à l'Annexe A de la Politique?

Soulignons que ce n'est pas parce qu'une exception peut être invoquée pour accorder à l'État les DPI qu'il faut en invoquer une. Par exemple, le droit d'auteur (exception 5, Annexe A de la Politique) pourrait être invoqué dans un grand nombre de circonstances. Or, avant d'invoquer une exception, il est important que les ministères et organismes se demandent s'ils ont réellement besoin de détenir les titres de PI (étape 2). Il se pourrait que l'État n'ait pas besoin d'être propriétaire de l'élément original, même s'il existe une exception à cet effet.

Si la réponse est non, il faut consulter la section de l'Annexe A de la Politique, intitulée Exception auprès du Conseil du Trésor.

Dans l'éventualité où la nécessité d'accorder à l'État les DPI est justifiée pour une raison autre que celles figurant dans la liste des exceptions de l'Annexe A, les ministères doivent tenter d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor par l'entremise d'une présentation demandant une exception. Le ministère ne pourra détenir les DPI que lorsque la demande aura été approuvée par le Conseil du Trésor.

Si la réponse est oui, il faut ajouter dans les documents d'invitation à soumissionner et la documentation contractuelle les clauses énonçant clairement que l'État entend être propriétaire des éléments originaux, tel qu'indiqué à l'Annexe A de la Politique^{Note de bas de page 3}.

Les exceptions suivantes sont énumérées à l'Annexe A :

1. Sécurité nationale. La Politique permet à l'État de conserver la PI lorsqu'on juge que la sécurité nationale pourrait être compromise.

2. Lorsque les éléments originaux ne peuvent appartenir à l'entrepreneur aux termes d'une loi, d'un règlement, ou d'une obligation antérieure contractée par la Couronne envers une tierce partie.

Cette exception s'applique dans deux situations particulières :

1. les lois ou règlements empêchent l'entrepreneur de détenir le titre de propriété sur la nouvelle PI que crée cet entrepreneur dans le cadre du marché d'acquisition de l'État;
2. l'État a contracté auparavant une obligation envers un tiers concernant la PI (p. ex. aux termes d'un protocole d'entente ou d'un accord de recherche-développement concertée), qui l'empêche d'accorder les DPI à l'entrepreneur.

3. Lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il ne souhaite pas devenir le propriétaire des éléments originaux. Il est important de conserver une copie papier ou électronique de cette déclaration et de la verser au dossier. Le recours à cette exception n'empêche cependant pas l'entrepreneur de tenter d'obtenir une licence.

4. Lorsque le marché d'acquisition de l'État ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent surtout :

4.1 À obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public (ce qui n'est pas nécessairement synonyme de diffusion gratuite).

4.2 À accroître certains acquis actuels de l'État avant de transférer cet ensemble plus vaste d'acquis au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale.

Cette exception vise trois objectifs :

1. maintenir l'intégrité de l'ensemble des éléments de PI qui en résultera;
2. éviter la fragmentation de l'ensemble des éléments de PI (c.-à-d. la multiplicité de propriétaires des divers éléments);
3. simplifier le processus en vue du transfert de l'ensemble de la PI au secteur privé, à une date ultérieure, à des fins d'exploitation commerciale.

4.3 À livrer un élément ou un sous-système pas tout à fait terminé, qui sera intégré ultérieurement dans un système complet (l'élément original livrable sera une simple composante d'un produit qui sera finalisé plus tard par l'État), avant que celui-ci soit transféré au secteur privé, par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale.

5. Lorsque les éléments originaux correspondent à du matériel protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels et de la documentation connexe. Cette exception ne s'applique qu'au matériel assujetti au droit d'auteur autre que les logiciels^{Note de bas de page 4}.

Étape 4 : Envisager l'octroi de licences aux entrepreneurs

Pour encourager l'exploitation commerciale de la PI créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, lorsque la Couronne est titulaire de la PI, le ministère responsable devrait envisager d'accorder une licence à l'entrepreneur.

L'État peut décider d'accorder ou non une licence à l'entrepreneur, avec les modalités s'y rattachant. Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, l'État doit accorder la licence sans exiger de redevances :

1. La Couronne a invoqué l'une des exceptions mentionnées aux paragraphes 4.2 et 4.3 de l'Annexe A pour justifier son droit à la propriété des éléments originaux.
2. La licence d'utilisation de l'élément original n'est pas octroyée dans le cadre du transfert d'un produit final ou d'un système complet au secteur privé.

Dans tous les autres cas, lorsque l'État accorde une licence dans le cadre du transfert d'un produit final ou d'un système complet au secteur privé ou lorsque l'État obtient le titre de propriété après avoir invoqué toute autre exception, l'État pourra exiger des redevances.

Lorsque l'entrepreneur détient la PI des éléments originaux, l'État doit posséder une licence libre de redevances pour s'assurer de pouvoir exercer ses droits à l'égard des produits livrables. Compte tenu des conditions relatives aux droits de licence, le ministère peut alors utiliser la PI, mais seulement d'une manière qui ne le met pas en concurrence avec l'entrepreneur.

5. Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) de TPSGC

Le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) de TPSGC s'adresse aux agents de négociation des contrats de TPSGC. Les ministères qui concluent eux-mêmes leurs marchés peuvent se reporter au Guide des CCUA de TPSGC pour les aider à rédiger les clauses relatives à la propriété intellectuelle. Il est conseillé aux ministères de consulter leur conseiller juridique avant de recourir aux clauses de TPSGC ou pour rédiger leurs propres clauses ministérielles.

6. Déterminer le potentiel d'exploitation commerciale

On a renforcé la Politique sur les droits de propriété intellectuelle afin de tenir compte du potentiel d'exploitation commerciale de la PI créée dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État. La Politique définit ainsi l'exploitation commerciale (Commercial Exploitation) : « Toute utilisation, transformation ou dissémination des éléments originaux qui produit ou vise à produire des recettes ». Dans le cadre du processus habituel de passation des marchés, le ministère responsable est tenu, au moment de l'octroi du marché, d'indiquer s'il estime que ce marché engendrera la création d'éléments originaux susceptibles de donner lieu à une exploitation commerciale.

Dans les cas où TPSGC est l'autorité contractante pour le ministère client, il revient au ministère de déterminer si l'élément original créé dans le cadre d'un marché offre un potentiel d'exploitation commerciale. Si un agent de négociation des contrats de TPSGC relève une éventuelle omission, il doit communiquer avec le ministère client.

Pour déterminer si un marché donnera lieu à la création d'un élément original offrant un potentiel d'exploitation commerciale, les ministères peuvent choisir de consulter leurs fournisseurs.

Pour les aider à déterminer si la PI se prête à une exploitation commerciale, les ministères peuvent utiliser la liste de vérification suivante :

• Si la PI servait à fabriquer un produit, y aurait-il un marché pour ce produit?
• Trouve-t-on déjà des produits semblables sur le marché?
• Existe-t-il des « récepteurs » connus pour cette PI (p. ex. des clients)?
• La PI offrira-t-elle une solution à une question ou un problème que d'autres tentent de régler?
• La PI ajoute-elle à la gamme de produits ou à la stratégie commerciale actuelles de l'entrepreneur?
• L'entrepreneur a-t-il dit souhaiter commercialiser cette PI?

Si la réponse est « oui » à au moins une de ces questions, il pourrait exister un potentiel d'exploitation commerciale.

Appendice : Foire aux questions

Propriété intellectuelle

• Comment protège-t-on la PI?
• À quel moment doit-on prendre une décision au sujet des DPI?
• Y a-t-il une différence entre être propriétaire et être utilisateur de la PI?
• Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il que les fournisseurs conservent la PI découlant des marchés d'acquisition de l'État?
• L'État peut-il partager les DPI avec l'entrepreneur?
• Lorsque l'État détient les DPI, cela apparaît-il quelque part?
• Qui puis-je consulter au sein de mon ministère ou organisme pour m'aider à trancher quant au titre de PI dans le contrat?

Malentendus courants

• Si l'entrepreneur détient la PI de l'élément original, à quoi aura servi l'argent investi par l'État?
• Si le ministère consent à ce que les DPI appartiennent à l'entrepreneur, devra-t-il s'adresser à l'entrepreneur en question chaque fois qu'il voudra changer quelque chose ou faire réaliser d'autres travaux?
• Si l'État cède les DPI à l'entrepreneur, ce dernier peut-il être obligé de rendre compte de son utilisation de la PI par la suite?

Collecte de données pour les systèmes d'information sur la gestion des marchés comportant de la PI

• Comment un ministère doit-il rendre compte des cas dans lesquels l'État conserve les DPI?
• Qu'advient-il des données qui sont communiquées?
• Pendant combien de temps le ministère doit-il assurer le suivi de ce qu'il advient de la PI dont l'État est propriétaire?