Date de la publication : 19 décembre 2022
Le présent avis a pour but de clarifier la pratique à suivre devant le Bureau du registraire des marques de commerce comme Office d'origine lorsque le registraire des marques de commerce (le Registraire) n'est pas en mesure de certifier une demande d'enregistrement international (DEI) en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ou lorsqu'un requérant souhaite retirer sa DEI avant sa certification par le Registraire.
Lorsqu'il reçoit une DEI produite conformément aux articles 98 et 99 du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement), le Registraire doit, en vertu des alinéas 100a) et 100b) du Règlement, certifier que les indications qui figurent dans la demande d'enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base et transmettre la DEI au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Plus particulièrement, le Registraire doit certifier :
- que les renseignements sur le propriétaire figurant dans la DEI sont les mêmes que dans la demande ou l'enregistrement de base;
- que le propriétaire est habilité à produire la DEI avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en tant qu'Office d'origine;
- que la marque de commerce visée par la DEI est la même que la marque de commerce visée par la demande ou l'enregistrement de base, y compris les revendications de couleur ou toute description ou déclaration concernant une forme tridimensionnelle, un son, une marque de certification, ou autre;
- que les produits ou les services énumérés dans la DEI, y compris toute liste de limitation, s'inscrivent dans la portée des produits ou des services figurant dans la demande ou l'enregistrement de base.
Lorsque la DEI se fonde sur plusieurs demandes ou enregistrements de base, ce qui précède s'applique à l'ensemble des demandes ou enregistrements de base.
Lorsque le Registraire n'est pas en mesure de certifier une DEI
Si le Registraire n'est pas en mesure de certifier la DEI, une irrégularité pré-certification sera communiquée au requérant ou à son mandataire figurant dans la DEI par l'intermédiaire du système Madrid eFiling afin de l'informer des problèmes relevés et de l'inviter à y répondre dans un délai particulier. Pour de plus amples renseignements sur les irrégularités pré-certification, veuillez consulter le Manuel d'examen et de procédures Madrid.
Lorsque la réponse à l'irrégularité pré-certification n'est pas satisfaisante, le Registraire communiquera avec le requérant ou son mandataire afin d'essayer d'y remédier.
Lorsque le requérant ne répond pas ou qu'il ne remédie pas à l'irrégularité pré-certification à la satisfaction du Registraire dans une période de six mois suivant la date de production de la DEI, le Registraire peut refuser de certifier une DEI. Le cas échéant, la DEI devient inactive, la situation de la demande dans le système Madrid eFiling sera changé à « Rejeté par l'Office » et le requérant ou son mandataire recevra une notification l'avisant que le Registraire a refusé de certifier la DEI. S'il souhaite toujours déposer une marque de commerce par le biais du système Madrid, le requérant devra produire une nouvelle DEI.
Voici une liste non exhaustive d'exemples où, sans modification satisfaisante de la DEI, le Registraire ne sera pas en mesure de certifier que les indications qui figurent dans la DEI correspondent à celles qui figurent dans la demande ou l'enregistrement de base :
- Le requérant n'est pas le même que celui qui figure dans la demande de base, ou il ne s'agit pas du propriétaire inscrit de l'enregistrement de base.
- La marque de commerce n'est pas identique à celle qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base.
- Les produits ou les services ne s'inscrivent pas dans la portée des produits ou des services énumérés dans la demande ou l'enregistrement de base.
- La DEI est rédigée dans une langue autre que le français ou l'anglais.
Demande pour le retrait d'une DEI
Le requérant ou son mandataire peut aussi demander le retrait de la DEI avant sa certification. Pour ce faire, il suffit d'envoyer une demande à l'adresse madrid@ised-isde.gc.ca à l'attention du directeur adjoint de la Division de l'examen, en s'assurant d'ajouter ce qui suit :
- Le numéro de la DEI;
- Le nom du requérant;
- La date de production de la DEI.
Le Registraire considérera la DEI retirée à la réception de cette demande. La situation de la DEI dans le système Madrid eFiling sera changé à « Rejeté par l'Office », et le Registraire enverra une confirmation du retrait de la demande au requérant ou son mandataire.
Remboursement de la taxe
Toute demande de remboursement de la taxe doit être envoyée directement à l'OMPI, à l'aide du service de communication électronique Contact Madrid, lorsque le paiement original a été effectué par carte de crédit. Veuillez noter que, si le paiement a été effectué à l'aide d'un compte courant OMPI, il n'est pas nécessaire de demander le remboursement.
Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.