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Le présent avis a pour but de clarifier la pratique à suivre auprès du Bureau du registraire des marques de commerce (le registraire) selon laquelle les propriétaires inscrits peuvent demander que le registraire prenne note du remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement prévu au Protocole.
L'article 4bis du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid) prévoit que lorsqu'une marque de commerce qui est l'objet d'un enregistrement national au Canada est également l'objet d'un enregistrement prévu au Protocole, l'enregistrement national est, sous certaines conditions, réputé remplacé par l'enregistrement prévu au Protocole.
Les conditions auxquelles le remplacement a lieu sont les suivantes :
- l'enregistrement national et l'enregistrement prévu au Protocole sont tous deux au nom du même propriétaire inscrit,
- les produits et services faisant l'objet du remplacement sont énumérés à la fois dans l'enregistrement national et dans l'enregistrement prévu au Protocole,
- la date de l'enregistrement prévu au Protocole est postérieure à la date de l'enregistrement national, et
- l'enregistrement national et l'enregistrement prévu au Protocole ont été actifs pendant une période de chevauchement.
Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, le propriétaire inscrit peut demander au registraire de prendre note du remplacement et d'en informer le Bureau international.
Comment produire une demande
Une demande de prendre note du remplacement doit être soumise par voie électronique auprès de l'enregistrement prévu au Protocole et doit inclure les éléments suivants :
- le numéro de l'enregistrement international concerné,
- le numéro d'enregistrement national ou le numéro de la demande ayant donné lieu à l'enregistrement national,
- le nom du propriétaire inscrit, et
- lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou plusieurs des produits ou services énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole, l'indication de ces produits ou services.
Conformément à l'article 4 du Règlement sur les marques de commerce, une demande de prendre note d'un remplacement ne doit pas concerner plus d'un enregistrement prévu au Protocole, toutefois, le cas échéant, elle peut faire référence à plusieurs enregistrements nationaux.
Quand le registraire prend note
Lorsque la demande est jugée acceptable, le registraire prendra note du remplacement auprès de l'enregistrement national et de l'enregistrement prévu au Protocole. Le registraire notifiera au Bureau international qu'il a pris note du remplacement.
Remplacement partiel
Le remplacement peut impliquer plusieurs enregistrements nationaux pour lesquels les produits ou services sont couverts par un seul enregistrement prévu au Protocole ou il peut impliquer un seul enregistrement national pour lequel les produits ou services sont couverts par plusieurs enregistrements prévus au Protocole. Dans ce dernier exemple, le propriétaire inscrit devra soumettre une demande de prendre note du remplacement pour chaque enregistrement prévu au Protocole.
Il n'est pas nécessaire que la liste des produits ou services qui se chevauchent soit identique dans l'enregistrement national et l'enregistrement prévu au Protocole, mais les produits ou services doivent être considérés comme équivalents.
Lorsque le registraire n'est pas en mesure de prendre note
Si la demande n'est pas considérée comme acceptable, le registraire en informera le propriétaire inscrit en expliquant pourquoi la demande est considérée comme inacceptable. Voici des exemples de circonstances dans lesquelles une demande ne serait pas considérée comme acceptable :
- la demande a été soumise dans le cadre d'une demande prévue au Protocole,
- l'enregistrement national et l'enregistrement prévu au Protocole ne sont pas au nom du même propriétaire inscrit,
- la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement national n'est pas la même que la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement prévu au Protocole,
- les produits ou services énumérés dans l'enregistrement national ne sont pas également énumérés dans l'enregistrement prévu au Protocole,
- l'enregistrement national et l'enregistrement prévu au Protocole n'étaient pas actifs pendant une période de chevauchement, par exemple, la date de l'enregistrement prévu au Protocole est postérieure à la date de l'enregistrement national pour une demande soumise au cours des six (6) derniers mois de la période prescrite pour le renouvellement de l'enregistrement national et l'enregistrement national n'est pas renouvelé avant l'expiration de cette période de renouvellement,
- la demande concerne plus d'un enregistrement prévu au Protocole contrairement à l'article 4 du Règlement sur les marques de commerce.
Avertissement
Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.