Le présent document vise à partager les observations générales formulées par le Bureau des brevets dans l'évaluation des requêtes en rétablissement et des requêtes pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, lesquelles requêtes nécessitent une décision relative à la diligence requise en vertu des alinéas 73(3)b) et 46(5)b) de la Loi sur les brevets. Les demandeurs, les titulaires de brevet, les agents et leurs représentants peuvent se servir de ces observations pour répondre à un avis en vertu de l'alinéa 27.1(2)b), 35(3)b) ou 46(2)b) de la Loi sur les brevets et pour déterminer les renseignements qu'ils peuvent souhaiter inclure dans leur requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé.
Il s'agit d'observations générales qui ne sont que des interprétations de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) des dispositions relatives à la « diligence requise ». Dans tous les cas, les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets sont juridiquement contraignantes et doivent être suivies.
Introduction
Les demandeurs et les titulaires de brevet doivent payer des taxes annuelles pour le maintien en état d'une demande de brevet ou pour le maintien en état des droits conférés par un brevet. En outre, pour initier la poursuite de leur demande, les demandeurs doivent présenter une requête d'examen, accompagnée du paiement de la taxe pour l'examen d'une demande. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet ne prend pas l'une de ces mesures dans le délai prescrit, le Bureau des brevets envoie un avis du commissaire (« avis ») en vertu de l'alinéa 27.1(2)b), 35(3)b) ou 46(2)b) de la Loi sur les brevets, selon le casNote de bas de page 1. Le demandeur ou le titulaire de brevet et ses représentants doivent alors prendre les mesures nécessaires avant la date d'échéance prescrite (« date d'échéance de l'avis ») afin d'éviter l'abandon réputé de la demande ou que le brevet soit réputé périméNote de bas de page 2.
Une demande qui est réputée abandonnée pour défaut de paiement d'une taxe pour maintien en état et d'une surtaxe peut être rétablie, ou un brevet peut ne plus être réputé périmé si, entre autres, le commissaire décide que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
Il est également possible de rétablir une demande qui est réputée abandonnée à défaut d'une requête d'examen. Si la requête en rétablissement est reçue plus de 6 mois après la date limite initiale pour la requête d'examen, le commissaire doit décider que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, pour que le rétablissement réussisse.
L'interprétation de la norme de diligence requise par l'Office des brevets figure aux sections 9.04.03 et 27.03.03 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (« RPBB »). Ces sections précisent que le commissaire déterminera si le demandeur ou le titulaire du brevet a pris toutes les mesures qu'un demandeur ou un titulaire de brevet raisonnablement prudent aurait prises – compte tenu de l'ensemble des circonstances liées à l'omission – pour éviter l'omission, et que l'omission s'est produite malgré avoir pris ces mesures.
Étant donné que la norme de diligence requise peut être considérée comme une norme élevée à respecter, le Bureau des brevets recommande fortement que les demandeurs et les titulaires de brevet fassent preuve de prudence afin d'éviter que leur demande soit réputée abandonnée ou que leur brevet soit réputé périmé.
Questions courantes dans l'exposé des motifs
Après avoir examiné de nombreuses requêtes en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, l'Office des brevets note les points communs suivants dans les motifs fournis dans les requêtes.
Point pertinent dans le temps
Les sous-alinéas 46(5)a)(ii) et 73(3)a)(ii) de la Loi sur les brevets exigent des demandeurs et des titulaires de brevet qu'ils indiquent, dans leur requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, les raisons d'omettre la mesure qui aurait dû être prise pour éviter l'abandon ou que le brevet soit réputé périmé. La mesure qui aurait dû être prise pour éviter l'abandon ou que le brevet soit réputé périmé est de prendre les mesures requises énoncées dans l'avis (c.-à-d. payer la taxe de maintien en état et la surtaxe, ou faire la requête d'examen et payer la surtaxe) avant la date d'échéance de l'avis. Le Bureau des brevets se concentre sur les mesures prises après la réception de l'avis. Dans la plupart des cas, l'Office des brevets ne tient pas compte des explications sur les raisons pour lesquelles la taxe de maintien en état n'a pas été acquittée ou la requête d'examen n'a pas été faite avant la date limite initiale, car le fait de ne pas avoir respecté cette date limite initiale n'entraîne pas l'abandon ou qu'un brevet soit réputé périmé.
De nombreuses requêtes en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé ne fournissent aucune explication de ce qui a été fait après la réception de l'avis. Si la requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé porte sur les raisons pour lesquelles la date d'échéance initiale a été ratée, le commissaire ne sera pas en mesure de décider que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
Non-intentionnalité
Dans certaines circonstances (et dans d'autres juridictions), les demandeurs doivent démontrer qu'une omission d'agir était « involontaire » pour que les droits soient rétablis (voir, par exemple, le sous‑alinéa 154(3)a)(i) des Règles sur les brevets). Il convient de noter qu'il s'agit d'une norme inférieure à celle de la « diligence requise ». De nombreuses requêtes en rétablissement comprennent des allégations selon lesquelles l'omission était involontaire. Bien que le Bureau des brevets puisse être d'accord avec ces allégations, le Bureau des brevets n'en tient pas compte lorsqu'il décide s'il y a eu diligence requise.
Toutes les personnes autorisées doivent faire preuve de diligence requise
En vertu de la Loi sur les brevets et de ses Règles, toute personne peut payer des taxes de maintien en état, faire une requête d'examen et payer la surtaxe. Le demandeur et le titulaire de brevet, ainsi que chacune des personnes autorisées par le demandeur ou le titulaire de brevet à payer la taxe de maintien en état ou à faire la requête d'examen, doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise. En d'autres termes, toutes les personnes qui ont été autorisées par le demandeur ou le titulaire de brevet doivent avoir la diligence requise à ce que la mesure pertinente soit prise et le paiement de la surtaxe versé avant la date d'échéance de l'avis. Par exemple, si un titulaire de brevet a nommé un agent, mais qu'il engage une entreprise de gestion des annuités pour payer les taxes de maintien en état, le titulaire de brevet, l'agent de brevets (étranger et canadien) et l'entreprise de gestion des annuités doivent tous démontrer que la diligence requise en l'espèce a été exercée.
Manque d'informations
Les sections 9.04.06 et 27.03.05 du RPBB expliquent que l'Office des brevets recommande que certains renseignements soient fournis dans la requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé. Il ne suffit pas d'inclure une raison de l'omission sans décrire pleinement les mesures prises pour éviter l'omission.
Normes du Bureau des brevets
Comme il est indiqué aux sections 9.04.07 et 27.03.06 du RPBB, le Bureau des brevets tiendra compte des considérations prises en compte par le Bureau international et les offices récepteurs, comme il est décrit au paragraphe 166M des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Bien que le Bureau des brevets puisse considérer dans certaines circonstances la norme de diligence requise énoncée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, il doit élaborer des normes qui reflètent les éléments uniques du système des brevets au Canada. Les normes suivantes ont été adoptées par le Bureau des brevets dans son interprétation de l'évaluation de la diligence requise.
Responsabilité de l'agent de brevets nommé
Il est entendu que de nombreux demandeurs et titulaires de brevet décident de payer des taxes de maintien en état directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers comme une entreprise de gestion des annuités. Les demandeurs et les titulaires de brevet doivent comprendre que, à moins qu'un agent ne soit révoqué en vertu des Règles sur les brevets, leur agent reste au dossier de l'Office des brevets et est considéré comme le représentant du demandeur ou du titulaire de brevet. Par conséquent, toute correspondance, y compris les avis de non-paiement des taxes de maintien en état ou d'omission de faire une requête d'examen, sera envoyée à l'agent de brevets nommé s'il est au dossier au moment de l'envoi de l'avis.
Si un agent a été nommé et n'a pas été révoqué, le Bureau des brevets estime qu'il doit faire preuve de la diligence requise en traitant toute correspondance reçue, y compris les avis du commissaire. À tout le moins, un agent de brevets nommé doit transmettre un avis du commissaire au demandeur ou au titulaire de brevet pour qu'il puisse agir. Dans certains cas, selon les circonstances, il pourrait être nécessaire de confirmer la réception de l'avis par le demandeur ou le titulaire de brevet, ainsi que de confirmer qui sera responsable du paiement des taxes. Le fait de transmettre l'avis du commissaire avec une note indiquant une non-réponse du client, puis aucune action de la part de l'agent de brevets, ne sera pas considéré une diligence requise dans la plupart des cas.
Registre, processus et procédures
Indépendamment de la raison pour l'omission des mesures requises pour éviter l'abandon d'une demande ou que le brevet soit réputé périmé, toute personne autorisée à prendre les mesures nécessaires doit démontrer qu'elle utilise un registre fiable et fonctionnel avec mesures de protection. Le registre devrait inclure les dates d'échéance relatives aux avis du commissaire (c.-à-d. la « période de retard »), surtout lorsqu'un avis précisant la date d'échéance est reçu. Si les délais sont supprimés du registre d'un agent parce que le demandeur ou le titulaire de brevet a accepté d'assumer la responsabilité du paiement des taxes, à moins que des mesures ne soient prises immédiatement après avoir reçu les instructions du demandeur ou du titulaire de brevet, il est raisonnable de supposer que les délais seraient réinscrites au registre si la responsabilité du paiement des taxes est renvoyée à l'agent de brevets.
Pandémie de COVID-19
Le manque de financement dû à des perturbations commerciales causées par la pandémie de COVID-19 n'excuse pas l'omission de payer les taxes de maintien en état et la surtaxe, ni l'omission de faire une requête d'examen et de payer la surtaxe. Les demandeurs et les titulaires de brevet doivent trouver les moyens nécessaires pour payer la taxe annuelle de maintien en état (et les surtaxes, le cas échéant). Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les dates d'échéance qui se situaient entre le et le ont été officiellement reportées au , conformément au pouvoir du commissaire de désigner des jours en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets. À ce titre, les demandeurs et les titulaires de brevet ont eu plus de temps pour payer les taxes de maintien en état (et les surtaxes, le cas échéant) et de faire une requête d'examen (et de payer les surtaxes, le cas échéant).
Affidavits
Le demandeur, le titulaire de brevet ou la personne autorisée qui présente la requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé peut choisir de fournir des éléments de preuve par un affidavit à l'appui des motifs de l'omission et de la description des circonstances. Même si le commissaire n'a pas besoin d'un affidavit pour rendre une décision, les éléments de preuve fournis dans un affidavit peuvent être utiles s'il y a doute sur certains faits présentés.
Réponses aux lettres d'intention de refus
Comme il est indiqué aux sections 9.04.08 et 27.03.07 du RPBB, si, après avoir examiné la requête initiale en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, le commissaire n'est pas convaincu que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, le Bureau des brevets envoie une lettre à la personne qui a fait la requête, indiquant l'intention du commissaire de refuser de décider que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée (« lettre d'intention de refus »). Les demandeurs et les titulaires de brevet disposent alors d'un mois à compter de la date de la lettre pour présenter des observations de l'intention du commissaire, ou pour présenter une nouvelle requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, si le délai pour présenter une telle requête n'est pas encore écoulé.
À ce jour, le Bureau des brevets a reçu plusieurs réponses à une lettre d'intention de refus. Dans certaines réponses, de nouvelles raisons ont été invoquées pour justifier l'omission d'agir. Il convient de noter que si des motifs qui ne sont pas liés à la requête initiale sont fournis dans une réponse à la lettre d'intention de refus, ces nouveaux motifs peuvent être ignorés. Si un demandeur ou un titulaire de brevet souhaite présenter de nouveaux motifs pour l'omission d'agir, une nouvelle requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé doit être présentée, ainsi qu'une nouvelle taxe pour la requête en rétablissement ou pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé, à condition que le délai pour le faire n'ait pas expiré.
Conclusion
Le Bureau des brevets a affiché sur le site Web de l'OPIC une liste des demandes de brevet et des brevets qui ont fait l'objet d'une décision relative à la diligence requise. Il convient de noter que la décision pour une requête est en fonction des circonstances factuelles de chaque cas particulier.
La liste peut être trouvée ici :Décisions relatives à la diligence requise (canada.ca).