Manuel de procédures de la Commission d'appel des brevets pour les demandes de brevets refusées

Version : décembre 2023

Table des matières

Révision des demandes de brevet refusées

Le présent document vise à être un guide sur la procédure à suivre par la Commission d'appel des brevets (CAB). Il formule la pratique et l'interprétation actuelles de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de la loi pertinente et ne devrait pas être cité comme faisant preuve d'autorité juridique, ou considéré comme tel. En cas d'incompatibilité entre le présent manuel et la législation applicable, la législation doit prévaloir. C'est le demandeur ou le breveté qui doit décider de la façon procéder à l'égard d'une demande en particulier ou d'une autre affaire.

1.0 Contexte

Pour le compte du commissaire aux brevets, la CAB effectue des révisions pour les demandes de brevet refusées dans les situations où un examinateur estime que les exigences pour accorder les droits de brevet n'ont pas été respectées. La CAB effectue une révision préliminaire des demandes refusées, offre aux demandeurs les possibilités de présenter des observations écrites et de participer à des audiences et, en bout de compte, fournit des recommandations écrites au commissaire quant à sa décision concernant les demandes refusées.

L'intention principale du processus de révision est de résoudre les impasses dans l'examen et assurer la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Le processus de révision accorde une conclusion tout en maintenant une pratique administrative uniforme, transparente et efficiente et en respectant les principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

1.1 Demandes de brevet refusées

En vertu du paragraphe 86(7) des Règles sur les brevetsNote de bas de page 1, une révision d'une demande refusée est requise lorsque l'examinateur a des raisons raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets subséquemment à une réponse du demandeur à une décision finaleNote de bas de page 2.

Le processus de révision est en général expliqué au chapitre 26 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) et est exécuté conformément à l'alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. Comme il est expliqué à la section 26.07.01 du RPBB, le commissaire est habituellement aidé dans l'exécution de la révision par un comité formé d'un maximum de trois membres de la CAB.

2.0 Pratique générale pour la révision des demandes de brevet refusées

2.1 Lettre d'accusé de réception

Comme il est indiqué à la section 26.07.02 du RPBB, un demandeur peut s'attendre à être joint par la CAB à plusieurs reprises au cours de la révision. À cet égard, la lettre initiale de la CAB mentionnée dans le RPBB prend habituellement la forme d'une lettre d'accusé de réception qui sera envoyée au demandeur par courrier recommandé, par courriel ou par des services de livraison semblables.

La lettre d'accusé de réception est un document administratif qui sert à reconnaître que la demande refusée a été transmise à la CAB. Elle répond également à un certain nombre d'importantes fins procédurales, y compris ce qui suit :

  • fournir l'avis que le refus n'a pas été retiré (conformément à l'alinéa 86(7)a) des Règles sur les brevets);
  • acheminer au demandeur le résumé des motifs de l'examinateur (voir le RPBB à la section 26.06) pour maintenir le refus subséquemment à la réponse du demandeur à la décision finale;
  • fournir l'avis que, conformément à l'alinéa 86(7)b) des Règles sur les brevets, toute modification soumise dans la réponse à la décision finale est considérée comme n'avoir jamais été faite;
  • demander l'indication de l'intérêt continu du demandeur à ce que la demande soit révisée par la CAB.

La lettre d'accusé de réception indique également que si une lettre de révision préliminaire est envoyée (voir la section 2.4 ci-dessous), le demandeur aura la possibilité de fournir des observations écrites et de participer à une audience.

2.2 Réponse du demandeur à la lettre d'accusé de réception

Bien que la lettre d'accusé de réception n'aborde pas les aspects substantiels de la demande refusée, il est important que le demandeur réponde à la lettre d'accusé de réception. Le demandeur doit indiquer qu'il a un intérêt continu à ce que la demande soit révisée ou qu'il n'a plus un intérêt continu concernant la demande, dans quel cas la demande doit être retirée. Comme il est expliqué ci-dessous, si le demandeur ne veut pas qu'une décision du commissaire soit rendue, il doit retirer la demande.

En particulier, la réponse du demandeur à la lettre d'accusé de réception aide la CAB à gérer de façon efficiente sa charge de travail.

De plus, bien que la lettre d'accusé de réception comprenne une date limite pour recevoir la réponse du demandeur, une lettre de la CAB n'est pas une « demande présentée par l'examinateur » et par conséquent l'omission d'y répondre n'entraînera pas un abandon réputé en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets. Le demandeur peut demander une prorogation du délai sans payer une taxe. Comme il est expliqué dans la lettre d'accusé de réception, à moins qu'un demandeur retire la demande, l'alinéa 86(7)c) exige une révision de la demande refusée. Par conséquent, l'omission de répondre à la lettre d'accusé de réception (ou toute autre correspondance de la CAB) ne suspend pas ou ne met pas fin au processus de révision. Lorsque toutes les taxes de maintien pertinentes ont été payées, seul le retrait de la demande par le demandeur mettra fin au processus de révision avant que le commissaire rende sa décisionNote de bas de page 3. De plus, il est insuffisant qu'un demandeur affirme simplement verbalement ou par écrit qu'il ne veut pas qu'une révision soit effectuée. Plutôt, afin qu'une demande soit retirée et que la révision soit annulée, le demandeur doit officiellement retirer la demande, conformément aux pratiques de l'Office, comme il est établi dans la lettre d'accusé de réception (voir également la section 8.03 du RPBB).

2.3 Formation du comité et révision préliminaire de la demande refusée

Comme il est indiqué à la section 26.07.01 du RPBB, la révision d'une demande refusée est habituellement effectuée par un comité formé de trois membres de la CAB. Après avoir envoyé la lettre d'accusé de réception, un comité (« le comité ») de la CAB sera formé, et c'est à partir de ce moment qu'une révision préliminaire de la demande refusée sera entamée.

En particulier, le comité effectuera une révision substantielle du dossier, y compris la demande refusée, l'historique de poursuite (avec une attention particulière portée sur la décision finale, la réponse à la décision finale et le résumé des motifs) et d'autres documents de pratique du Bureau des brevets pertinents. À cette étape, comme il est indiqué à la section 26.07.03a du RPBB, le comité peut demander ou fournir des clarifications sur les questions auprès du demandeur avec l'intention de s'assurer que le demandeur et le comité ont la même compréhension des questions pertinentes et ont tout le matériel pour la révision.

2.3.1 Identification des nouvelles irrégularités

Bien que l'attention soit principalement portée sur la résolution de l'impasse de la décision finale, des irrégularités dans la demande au-delà de celles soulevées dans la décision finale ou le résumé des motifs peuvent également être identifiées par le comité en vertu du paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets.

À cet égard, comme il est indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) accompagnant les modifications qui ont mené aux paragraphes 30(6) à 30(6.4) des anciennes Règles sur les brevetsNote de bas de page 4, « toute irrégularité contenue dans la demande peut être examinée à l'étape de la révision […] Dans tous les cas, conformément à la modification proposée au paragraphe 30(6.1)Note de bas de page 5, si de nouvelles irrégularités sont constatées pendant la révision, le demandeur sera invité à remédier à ces nouvelles irrégularités, et le commissaire tiendra compte de toute observation dans sa décision finale ».

Le comité peut soulever de nouvelles irrégularités dans le cadre du processus de révision, peu importe ses opinions concernant les irrégularités soulevées dans la décision finale. Par exemple, même si le comité adopte la perspective que les irrégularités cernées dans la décision finale ne soient pas justifiées, il peut malgré tout conclure que la demande n'est pas admissible en raison d'autres irrégularités qui n'ont pas été abordées dans la décision finale ou le résumé des motifs. Dans les cas où une nouvelle irrégularité associée à une demande refusée est identifiée, le demandeur sera avisé du problème et invité à présenter des arguments quant à la raison pour laquelle la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou à proposer des modifications qui rendraient la demande conforme. Un tel avis et une telle invitation seront fournis au moyen d'une lettre de révision préliminaire, comme il est expliqué à la section 2.4 ci-dessous.

2.3.2 Confirmation de la demande au dossier

La révision préliminaire du comité d'une demande refusée confirmera les parties pertinentes de la demande assujetties à la révision. Plus particulièrement, l'alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets exige une révision de la « demande de brevet », ce qui comprend toutes les revendications visées par la décision finale (parfois appelées « revendications au dossier » ou « revendications de la décision finale »). Dans les cas où le demandeur a soumis des modifications à la demande en réponse à la décision finale et que l'examinateur possède toujours des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, l'alinéa 86(7)b) des Règles sur les brevets précise que ces modifications sont « considérée[s] comme n'ayant jamais été apportée[s] ». Cela permet de s'assurer que la même demande qui a été refusée par l'examinateur est révisée, sans aucun élément supplémentaire qui pourrait introduire de nouvelles irrégularités. Cependant, dans la mesure qu'un demandeur puisse avoir tenté de modifier la demande en réponse à la décision finale, le comité peut considérer ces revendications comme des modifications proposées et peut déterminer si ces modifications sont nécessaires pour la conformité avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets. À cet égard, voir la section 3.0 pour une explication approfondie de la pratique de la CAB à l'égard des modifications proposées.

Subséquemment à la révision préliminaire du comité d'une demande refusée, il est possible que le comité estime que la demande refusée (c.-à-d. la demande telle qu'elle existait lors de la décision finale) doit être acceptée. Dans un tel cas, le comité préparera une recommandation à l'intention du commissaire immédiatement après l'étape de la révision préliminaire du processus; voir la section 2.3.3, ci-dessous. Autrement, l'étape suivante dans le processus sera que le comité rédige une lettre de révision préliminaire à l'intention du demandeur qui, entre autres, résume les résultats de la révision préliminaire (voir la section 2.4).

2.3.3 Recommandation du comité d'acceptation subséquemment à une révision préliminaire

Comme il est expliqué à la section 26.07.05 du RPBB, il est possible que le comité, après la révision préliminaire d'une affaire, ait des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux Règles. Lorsque le comité détermine qu'il n'est pas nécessaire de recevoir d'autres observations de la part du demandeur ou de tenir une audience, il peut recommander au commissaire d'informer par avis le demandeur que le refus est annulé et que la demande est jugée acceptable. Si une telle recommandation est acceptée par le commissaire, une décision du commissaire sera rédigée (voir la section 2.8 ci-dessous) indiquant les motifs du commissaire pour accepter la demande et le demandeur sera avisé conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets.

De plus, dans les cas où le paragraphe 86(10) s'applique, aucune modification soumise par le demandeur dans la décision finale ne fera l'objet de considérations (lesquelles, en vertu de l'alinéa 86(7)b) des Règles sur les brevets, sont considérées comme n'ayant jamais été apportées).

2.4 Lettre de révision préliminaire

À moins qu'une décision du commissaire avise le demandeur que la demande est acceptée après la révision préliminaire, la prochaine correspondance qu'un demandeur reçoit normalement du comité est une lettre de révision préliminaire.

La lettre de révision préliminaire possède plusieurs fonctions, à la fois de procédure et de fond.

Sur le plan du fond, la lettre de révision préliminaire sert à fournir l'avis au demandeur des opinions préliminaires du comité sur les irrégularités soulevées dans la décision finale et de toutes les autres questions qui doivent être clarifiées entre le comité et le demandeur. Si la révision préliminaire entraîne l'identification d'irrégularités supplémentaires, le demandeur sera avisé de celles-ci, conformément au paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets, dans la lettre de révision préliminaire. Enfin, la lettre de révision préliminaire peut également inviter certaines modifications de la demande au dossier qui pourraient être considérées comme nécessaires pour rendre la demande conforme avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets en vertu du paragraphe 86(11) et de l'alinéa 101b)Note de bas de page 6 des Règles sur les brevets (voir la section 3.0 ci dessous).

Sur le plan des procédures, la lettre de révision préliminaire fournira au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et d'être entendu en réponse aux opinions préliminaires du comité, avant qu'une recommandation finale soit présentée au commissaire. À cette fin, la lettre de révision préliminaire établira également les échéances pour les prochaines étapes dans le processus. La CAB prévoit en général les échéances suivantes :

  • un mois, à compter de la date de la lettre de révision préliminaire, pour présenter des observations écrites et pour, possiblement, proposer différentes modifications spécifiques qui, de l'avis du demandeur, pourraient permettre de corriger la ou les irrégularités relevées;
  • 45 jours à compter de la date de la lettre de révision préliminaire pour la tenue d'une audience.

Il est possible de modifier les échéances établies dans la lettre de révision préliminaire dans certaines circonstances; voir la section 2.4.1 ci-dessous. De plus, comme il est indiqué à la section 26.07.04 du RPBB, si un demandeur n'est pas en mesure de participer à une audience en temps opportun, le processus de révision peut se poursuivre malgré tout.

La lettre de révision préliminaire nommera les membres qui forment le comité pour ce dossier en particulier.

2.4.1 Modification des échéances pour les étapes suivant une lettre de révision préliminaire

Comme il est expliqué ci-dessus, la lettre de révision préliminaire fournit les échéances pour les prochaines étapes dans le processus. L'objectif général de cette pratique est de fournir un délai équitable et uniforme au demandeur pour répondre, tout en appuyant les objectifs de la CAB de maintenir un calendrier prévisible de ses travaux en vue de rendre une décision opportune concernant les demandes refusées.

Par conséquent, les demandes du demandeur de prolonger ou de raccourcir un délai ne seront pas automatiquement acceptées. De plus, les demandeurs sont avisés que la décision du CAB d'accorder ou non une demande d'ajustement d'une échéance devra, pour raison de nécessité, tenir compte de circonstances, comme les exigences opérationnelles, qui ne sont peut-être pas connues par le demandeur, y compris la disponibilité des membres du comité et la planification des autres priorités du CAB.

En particulier, les circonstances suivantes peuvent faire l'objet de considérations pour déterminer la modification des échéances :

  1. Nature des questions soulevées dans la lettre de révision préliminaire
    • Une prorogation du délai peut être accordée si la lettre de révision préliminaire soulève une nouvelle irrégularité en vertu du paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets qui est substantiellement différente d'une irrégularité précédemment soulevée. Par exemple, si la nouvelle irrégularité en est une qui cite un nouvel art ou qu'elle soulève de nouvelles questions qui n'ont pas déjà été explorées dans le dossier, cela peut raisonnablement nécessiter plus de temps pour formuler une réponse.
    • Une prorogation de délai ne sera peut-être pas accordée si la lettre de révision préliminaire récite seulement des irrégularités qui sont essentiellement les mêmes que celles qui ont été abordées lors de la poursuite (p. ex. l'application du même art ou de la même pratique du bureau).
  2. Circonstances logistiques justifiant un changement
    • Des exemples peuvent inclure des circonstances personnelles imprévues d'un demandeur qui l'empêche de participer au processus de révision ou de fournir des directives opportunes à son agent à l'intérieur des échéances établies dans la révision préliminaire.
    • Dans le même ordre d'idées, de petites modifications des échéances sont possibles pour tenir compte de la disponibilité des agents ou des membres du comité.

Même si les facteurs ci-dessus appuient la modification d'une échéance, elle ne sera pas nécessairement accordée si cela compromettait la capacité du comité à évaluer les observations écrites, à se préparer pour l'audience et à mener d'autres tâches prioritaires du CAB.

Toute demande de modification d'une échéance devrait être acheminée au membre responsable du comité qui a signé la lettre de révision préliminaire.

2.5 Réponse du demandeur à une lettre de révision préliminaire et observations écrites

Comme il est indiqué à la section 26.07.04 du RPBB, le paragraphe 86(13) des Règles sur les brevets précise que le demandeur doit se voir donner la possibilité de se faire entendre avant le rejet de sa demande. Par conséquent, la lettre de révision préliminaire invite le demandeur à fournir des observations écrites et à participer à une audience pour répondre aux opinions préliminaires du comité concernant la demande refusée avant que la décision finale soit prise.

Les observations écrites du demandeur doivent présenter sa réponse complète et substantielle à la lettre de révision préliminaire, y compris les motifs pour lesquels il estime que la demande n'est pas irrégulière ou pour lesquels certaines modifications corrigeraient les irrégularités soulevées. Si le demandeur demande la tenue d'une audience, les observations écrites connexes doivent aborder de façon exhaustive les arguments qui seront présentés lors de l'audience. La première recommandation sera fondée sur le dossier, y compris tout argument supplémentaire fait dans les observations écrites et lors de l'audience. Par conséquent, le demandeur doit s'assurer que, à cette étape, il soulève tous les arguments qu'il veut présenter en réponse aux opinions établies dans la lettre de révision préliminaire.

Si le demandeur choisit de soumettre des revendications proposées ou d'autres modifications proposées à la demande (voir la section 3.0 ci-dessous), le demandeur doit présenter des arguments particuliers dans ses observations écrites expliquant la façon dont les modifications proposées corrigeraient les questions soulevées dans la lettre de révision préliminaire et, de façon plus générale, la façon dont les revendications proposées ou d'autres modifications proposées à la demande sont conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets sans introduire de nouvelles irrégularités.

Le demandeur doit également confirmer les dates fixées dans la lettre de révision préliminaire ou, sinon, correspondre avec le membre responsable du comité (le signataire à la lettre de révision préliminaire) pour s'entendre sur des dates plus appropriées (voir la section 4.0 ci-dessous concernant les modifications des échéances).

Comme il est noté à la section 2.2 ci-dessus, à moins qu'un demandeur retire la demande, l'alinéa 86(7)c) exige une révision de la demande refusée. À cet égard, si, au moment d'examiner la lettre de révision préliminaire, un demandeur ne retire pas la demande et ne veut plus participer au processus de révision, le demandeur doit en aviser le comité, dans quel cas une recommandation finale sera rédigée en fonction de la compréhension que le demandeur ne conteste pas la position établie dans la lettre de révision préliminaire.

Si un demandeur ne veut plus participer au processus de révision et ne veut pas qu'une décision soit rendue, le demandeur doit retirer la demande conformément au processus établi dans la lettre d'accusé de réception; voir la section 2.2 ci-dessus.

Si le demandeur affirme simplement qu'il ne veut pas qu'une révision soit faite et n'entreprend pas les démarches actives pour retirer la demande, le processus de révision se poursuivra.

2.6 Audience

Comme il est expliqué à la section 26.07.04 du RPBB, l'objet de l'audience est de fournir au demandeur une autre possibilité d'approfondir et d'expliquer les raisons établies dans les observations écrites pour affirmer que la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou que les modifications proposées au comité (étant le plus récent ensemble de modifications proposées par le demandeur; voir la section 3.0 ci-dessous) corrigent les irrégularités soulevées sans introduire de nouvelles irrégularités.

De plus, comme il est expliqué à la section 26.07.04 du RPBB :

  • L'audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence. Les participants comprennent le comité, le demandeur ou ses représentants et possiblement des observateurs du personnel d'examen.
  • Généralement, une audience débute par une présentation orale du demandeur. Le comité peut poser des questions au demandeur. Le demandeur a la possibilité d'ajouter des commentaires avant la fin de l'audience.
  • Les questions de fait convenues au cours de l'audience, ou les concessions faites par le demandeur, seront prises en compte dans la recommandation du commissaire. Le demandeur doit être prêt à répondre à toute question posée lors de l'audience. Seulement dans de rares circonstances, le comité peut inviter le demandeur à présenter des observations écrites ou des modifications proposées supplémentaires subséquemment à l'audience.
  • Aucune décision quant à l'issue de la demande ne peut être présentée à l'audience. Plutôt, puisque l'issue de l'affaire exige une décision du commissaire, le comité doit faire une recommandation au commissaire, tenant compte des arguments du demandeur lors de l'audience, laquelle précède la décision du commissaire.
  • L'audience est habituellement enregistrée et sert d'aide-mémoire pour le comité dans la préparation d'une recommandation finale. Aucune transcription n'est rédigée.

2.7 Élaboration d'une recommandation à l'intention du commissaire

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une question imprévue ou une clarification de position survient lors de l'audience, le comité peut inviter le demandeur à fournir des observations écrites après l'audienceNote de bas de page 7. Il est également possible, en raison de changements dans la loi ou la pratique en cours de temps, qu'une lettre de révision préliminaire supplémentaire soit envoyée avant ou après l'audience, avec la possibilité de présenter d'autres observations orales et écrites et de proposer des modifications.

Sinon, dans la plupart des cas, la prochaine étape sera la délibération du comité à la lumière du dossier, y compris les observations orales et écrites du demandeur et les plus récentes modifications proposées dont dispose le comité, puis la rédaction d'une recommandation à l'intention du commissaire.

Comme il est établi à la section 26.07.06 du RPBB, la recommandation est fournie sous la forme de motifs écrits qui comprennent en général une explication de l'invention évaluée, des renseignements contextuels sur la poursuite, l'identification des questions à trancher, l'autorité législative pertinente, la pratique pertinente du Bureau des brevets, la jurisprudence pertinente, un résumé et une analyse des questions, y compris les déterminations factuelles, et une recommandation finale du comité. Le commissaire évalue la recommandation et prend une décision finale.

2.8 Décision du commissaire

Comme il est établi à la section 26.08 du RPBB, la décision du commissaire fournit les motifs pour arriver à la décision et explique toute constatation en lien avec la Loi sur les brevets, les Règles sur les brevets, la pratique du Bureau des brevets et la jurisprudence pertinente. Le commissaire évalue la recommandation du comité pour arriver à une décision.

Une fois que la décision du commissaire est rendue, elle est envoyée au demandeur par courrier recommandé ou par des services de livraison semblables. Trois résultats sont possibles :

  • conformément au paragraphe 86(10) des Règles sur les brevets, si le commissaire a « des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux […] règles », le commissaire, « par avis […] informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable » et un avis d'acceptation sera émis;
  • conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, si le commissaire a « des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux […] règles et que des modifications sont nécessaires » pour que la demande soit conforme à la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, le demandeur sera avisé que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis sans quoi le commissaire rejettera la demande;
  • conformément à l'article 40 de la Loi sur les brevets, si le commissaire « s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet », la demande sera rejetée.

2.9 Appel du rejet du commissaire

Comme il est établi à la section 26.09 du RPBB, lorsque le commissaire rejette une demande de brevet en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets, l'article 41 de la Loi sur les brevets prévoit que le demandeur peut interjeter appel à la décision devant la Cour fédérale dans les six mois suivant l'avis de rejet qui a été envoyé au demandeur.

3.0 Modifications d'une demande de brevet refusée en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets

3.1 Modification de la demande refusée

Un demandeur ne peut pas, comme question de droit, modifier sa demande après l'expiration du délai accordé pour répondre à une décision finale. Comme il est expliqué ci-dessus, en vertu de l'alinéa 86(7)b) des Règles sur les brevets, lorsqu'un examinateur n'a aucun motif raisonnable de croire que la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et maintient le refus d'une demande, toute modification apportée subséquemment à la décision finale est considérée comme n'ayant jamais été apportée.

Une fois que la demande est refusée par une décision finale, elle ne peut pas être modifiée à moins que l'une des circonstances restreintes établies à l'article 101 des Règles sur les brevets s'appliqueNote de bas de page 8.

La seule de ces circonstances qui peut survenir au cours du processus de révision est établie à l'alinéa 101b) des Règles sur les brevets, lequel prévoit ce qui suit :

Si la demande de brevet est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);

L'alinéa 101b) s'applique dans le contexte du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, lequel clarifie la procédure qui accorde à un demandeur la possibilité d'apporter les modifications nécessaires pour se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets :

Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Une certaine modification en vertu du paragraphe 86(11) peut, par exemple, survenir des revendications proposées par un demandeur aux fins de considération dans l'éventualité que les revendications au dossier ne soient pas jugées comme conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Sinon, il est possible que, au cours de la révision de la demande refusée, le commissaire soulève certaines modifications qui rendraient la demande conforme. Ces deux situations sont abordées immédiatement ci-dessous.

3.2 Modifications proposées par le demandeur – « Revendications proposées »

Les modifications proposées à la demande ne font pas partie de la « demande refusée » et n'entraînent pas la modification de la demande au dossier. Elles ne relèvent donc pas de la révision requise en vertu de l'alinéa 86(7)c) des Règles sur les brevets. Cependant, à titre de pratique, la CAB est ouverte à l'évaluation des modifications proposées qui, selon le demandeur, corrigeront les irrégularités cernées sans introduire de nouvelles irrégularités.

En vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, la CAB peut, dans l'exécution de sa révision, évaluer un ensemble de revendications proposées par le demandeur, en plus des revendications au dossier.

L'expression « modifications proposées » est employée pour faire référence à certaines modifications qui découlent d'un seul ensemble de modifications soumis par le demandeur, lesquelles ne sont pas des modifications à la demande, mais qui peuvent être considérées comme « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) aux fins de conformité avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets. Sous cette interprétation, le processus de révision général décrit à la section 2.0 ci-dessus prévoit deux cas particuliers où le comité peut évaluer les modifications proposées.

La première de ces possibilités est si les modifications sont soumises en réponse à une décision finale, mais l'examinateur n'a pas retiré le refus. Dans un tel cas, le comité peut évaluer les modifications soumises en réponse à la décision finale comme ensemble de modifications proposées dans le cadre de la révision préliminaire (voir la section 2.3 ci dessus)Note de bas de page 9.

La deuxième situation où le comité peut évaluer les modifications proposées survient lorsque le comité rédige une lettre de révision préliminaire (voir la section 2.4 ci-dessus), laquelle contient habituellement une invitation au demandeur de fournir un ensemble de modifications proposées qui corrigent les questions qui découlent des observations faites dans la lettre de révision préliminaire (y compris toute nouvelle irrégularité cernée en vertu du paragraphe 86(9) des Règles sur les brevets). De telles modifications proposées doivent pleinement aborder les questions en suspens et ne doivent introduire aucune nouvelle question ou irrégularité.

En choisissant de soumettre un ensemble de revendications proposées en réponse à une lettre de révision préliminaire, le demandeur doit être conscient que le comité évaluera seulement le plus récent ensemble de revendications proposées pour déterminer si elles sont « nécessaires » par le commissaire. Tout ensemble de revendications proposées soumis précédemment ne fera l'objet d'aucune autre considération. Par conséquent, si un ensemble de revendications proposées est soumis en réponse à une lettre de révision préliminaire, le comité le traitera, essentiellement, comme le remplacement d'un ensemble de revendications proposées antérieur qui avait été soumis en réponse à la décision finaleNote de bas de page 10.

En général, une seule revendication proposée fera l'objet de considérations pour chacune des revendications irrégulières au dossier. Le nombre de revendications ne doit pas augmenter dans un ensemble de revendications proposées.

Enfin, la possibilité de fournir des modifications proposées n'accorde pas au demandeur une autre ronde de poursuite. En général, une revendication proposée sera considérée comme une certaine modification qui est « nécessaire » en vertu de l'alinéa 101b) des Règles sur les brevets si les conditions suivantes sont respectées :

  • il existe une correspondance claire entre la revendication proposée et une revendication irrégulière au dossier;
  • la revendication proposée n'élargit pas la portée de la revendication correspondante au dossier;
  • la revendication proposée ne nécessite pas une autre recherche de l'art antérieur;
  • la revendication proposée est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et n'introduit aucune nouvelle irrégularité.

3.3 Modifications cernées par le commissaire

Subséquemment à la révision d'une demande refusée, le commissaire peut déterminer que certaines modifications peuvent être apportées afin de rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Puisque ce n'est pas le rôle du commissaire que de conseiller les demandeurs quant à la façon de se conformer à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de rédiger des revendications, c'est seulement dans les situations où l'on peut conclure que les modifications rendront clairement la demande acceptable que le commissaire exigera des modifications au-delà de celles proposées par le demandeur. Les types de modifications qui peuvent être soulevées par le commissaire se limitent en général aux suivantes :

  • la suppression des revendications non conformes et la renumérotation des autres revendications de manière à donner un ensemble de revendications composé seulement de revendications conformes;
  • la correction d'erreurs typographiques et d'autres erreurs évidentes semblables.

3.4 Notification des modifications nécessaires

Si certaines modifications sont considérées par le commissaire comme nécessaire, comme il en a été question ci-dessus, la décision du commissaire avisera le demandeur, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, qu'elles doivent être apportées.

Si le comité arrive à l'opinion, après une révision préliminaire, qu'il existe des modifications qui pourraient rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et donc être considérées comme nécessaires conformément au paragraphe 86(11) et à l'alinéa 101b) des Règles sur les brevets, les opinions du comité à cet égard seront fournies dans la lettre de révision préliminaire (voir la section 2.4 ci dessus).

De plus, si le comité arrive à une telle opinion à une étape ultérieure, subséquemment à la réception des observations écrites ou à l'audience, un avis peut être fourni dans la décision du commissaire.

Dans l'un ou l'autre cas, si, en vertu du paragraphe 86(11), le demandeur n'apporte pas certaines modifications indiquées par une décision du commissaire dans les trois mois suivant celle-ci, le commissaire rejettera la demande conformément à l'article 40 de la Loi sur les brevets.

Appendice I: Articles pertinents des Règles sur les brevets

86(7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

  1. a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;
  2. b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n'ayant jamais été apportée;
  3. c) le commissaire révise la demande de brevet.

(9) Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l'avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

(10) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

(11) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis.

(12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

(13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l'article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

101 Si la demande de brevet est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

  1. a) un avis est envoyé au demandeur l'informant que le refus est annulé;
  2. b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);
  3. c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.