Demandes divisionnaires en matière d'opposition

Date de publication : 2019-06-17

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

• Loi sur les marques de commerce (la Loi)
• Règlement sur les marques de commerce (le Règlement)
• Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce
• Énoncé de pratique relatif aux demandes divisionnaires et à la fusion d'enregistrements
• Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements prévus au Protocole

Sur cette page

• I Introduction
• II Utilisation des demandes divisionnaires en matière d'opposition
• III Correspondance
• IV Tout acte accompli
• V Procédure suivie pour les demandes divisionnaires produites pendant une procédure d'opposition
  • V.1 Scénario 1
  • V.2 Scénario 2
• VI Demande divisionnaire produite pendant la période de deux mois suivant l'annonce
• VII Demandes divisionnaires concernant le Protocole de Madrid
• Annexe A

I Introduction

Une demande peut être divisée à tout moment après l'annonce, mais avant l'enregistrement, y compris pendant la période de deux mois suivant l'annonce, pendant toute prolongation du délai d'opposition et suivant la production d'une déclaration d'opposition, pour autant que les produits et les services divisés s'inscrivent dans la portée de la demande originale telle qu'elle a été annoncée au jour où la demande divisionnaire est produite [article 39(1) de la Loi]. Voir l'annexe A pour un résumé des procédures à suivre pour les demandes divisionnaires produites pendant une procédure d'opposition.

Une demande divisionnaire peut elle-même être divisée, auquel cas l'article 39 de la Loi s'applique au même titre que si cette demande était la demande originale [article 39(5) de la Loi].

II Utilisation des demandes divisionnaires en matière d'opposition

La capacité de diviser des demandes pendant la procédure d'opposition permet aux requérants de faire progresser certains produits ou services lorsque, par exemple, i) l'opposition s'applique seulement à certains des produits ou services de la demande originale ou ii) les parties conviennent que l'opposition à l'encontre de certains des produits ou services pourrait être réglée pour permettre de procéder à l'enregistrement en ce qui concerne ces produits ou services alors que les produits et services restants sont visés par l'opposition. Bien que l'objectif d'autoriser des demandes divisionnaires au cours d'une procédure d'opposition soit, en partie, de permettre le règlement et le retrait subséquent d'une opposition à l'encontre de certains produits ou services, le consentement de l'opposant n'est pas exigé pour la production d'une demande divisionnaire.

III Correspondance

Un requérant doit faire parvenir à un opposant une copie de toute correspondance se rapportant à une demande qui fait l'objet d'une opposition après la production d'une déclaration d'opposition, conformément à l'article 44 du Règlement. Cela comprend la production d'une demande divisionnaire dérivant d'une demande faisant l'objet d'une opposition.

Le registraire fera parvenir à un opposant ou un opposant projeté une copie de toute correspondance concernant une demande divisionnaire. De plus, si une demande consiste en une demande divisionnaire ou en la demande originale correspondante d'une demande divisionnaire, ceci sera noté dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.

IV Tout acte accompli

Selon la règle générale, est réputé accompli à l'égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l'égard de la demande originale, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite [article 40(1) du Règlement]. Ceci inclut la production d'une déclaration d'opposition et toute mesure prise dans le cadre d'une procédure d'opposition comme la soumission de la preuve et la participation à une audience.

V Procédure suivie pour les demandes divisionnaires produites pendant une procédure d'opposition

Si une demande divisionnaire est produite pendant une procédure d'opposition, tout acte accompli, avant la production de la demande divisionnaire, par le registraire, un requérant ou un opposant à l'égard de la demande originale est réputé accompli à l'égard de la demande divisionnaire. Par exemple, la demande originale et la demande divisionnaire ont la même date d'annonce et toute déclaration d'opposition produite à l'égard de la demande originale s'applique à la demande divisionnaire.

Puisque tout acte accompli avant la production de la demande divisionnaire à l'égard de la demande originale est réputé accompli à l'égard de la demande divisionnaire, toute date limite en instance pour la demande originale en raison d'actes accomplis avant la production de la demande divisionnaire sera également en instance pour la demande divisionnaire. Les parties doivent faire attention aux dates limites en instance pour la demande originale et s'assurer de les respecter à l'égard de la demande divisionnaire. Dans les cas où un délai expire entre la production et l'acceptation de la demande divisionnaire ou lorsqu'un délai expirera dans les trois semaines suivant l'acceptation de la demande divisionnaire, le registraire exercera généralement son pouvoir discrétionnaire pour prolonger ce délai pour une brève période. Ceci sera confirmé par écrit aux parties lorsque le registraire a confirmé l'acceptation de la demande divisionnaire et son numéro de demande. Enfin, le registraire peut également exercer son pouvoir discrétionnaire afin de synchroniser les délais en cours dans les procédures d'opposition visant la demande originale et celle(s) divisionnaire(s) afin d'accroître l'efficacité pour les parties et la Commission des oppositions des marques de commerce.

Si une demande divisionnaire est produite, les parties peuvent demander la permission de modifier leur déclaration d'opposition ou leur contre-déclaration ou de produire une autre preuve en ce qui concerne la procédure d'opposition à l'encontre de la demande divisionnaire (voir Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce).

Deux exemples de scénarios (Scénarios 1 et 2) sont présentés ci-après :

V.1 Scénario 1

• Une demande pour des pommes, des bananes, des raisins, des oranges et des nectarines est annoncée le 1^er février.
• L'opposant produit une déclaration d'opposition envoyée au requérant le 1^er avril.
• Le requérant produit et signifie sa contre-déclaration le 1^er juin.
• L'opposant produit et signifie sa preuve le 1^er septembre.
• Le requérant supprime les pommes et les bananes de sa demande originale et produit une demande divisionnaire pour les pommes et les bananes le 30 septembre.
• Le registraire accepte la demande divisionnaire et confirme son numéro de demande; la date limite pour la production de la preuve du requérant à l'égard de la demande divisionnaire est la même que pour la production de sa preuve à l'égard de la demande originale.
  • Demande originale :
    • pour des raisins, des oranges et des nectarines
    • le requérant a jusqu'au 1^er janvier pour soumettre et signifier sa preuve ou une déclaration indiquant qu'aucune preuve ne sera produite.
  • Demande divisionnaire :
    • pour des pommes et des bananes
    • le requérant a jusqu'au 1^er janvier pour soumettre et signifier sa preuve ou une déclaration indiquant qu'aucune preuve ne sera produite.

V.2 Scénario 2

• Une demande pour des pommes, des bananes, des raisins, des oranges et des nectarines est annoncée le 1^er février.
• L'opposant demande une prolongation de délai de trois mois pour s'opposer à la demande le 1^er avril, et la prolongation est accordée le 3 avril.
• Le requérant supprime les pommes et les bananes de la demande originale et produit une demande divisionnaire pour ces produits le 10 avril.
• Le registraire accepte la demande divisionnaire et confirme son numéro de demande; le délai pour la déclaration d'opposition est le même que pour la demande originale.
  • Demande originale :
    • pour des raisins, des oranges et des nectarines
    • l'opposant a jusqu'au 1^er juillet pour s'y opposer.
  • Demande divisionnaire :
    • pour des pommes et des bananes
    • l'opposant a jusqu'au 1^er juillet pour s'y opposer.

VI Demandes divisionnaires produites pendant la période de deux mois suivant l'annonce

Si une demande divisionnaire est produite pendant la période de deux mois suivant l'annonce et si le registraire confirme la demande divisionnaire avant la production d'une déclaration d'opposition ou avant qu'une demande de prolongation du délai pour s'opposer soit produite, un opposant éventuel ne peut pas recevoir d'avis lié à la demande divisionnaire dans une lettre du registraire (car il n'y aurait pas de partie intéressée au dossier). Dans ce cas, un opposant éventuel peut demander une prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi pour produire une déclaration d'opposition. Cette prolongation de délai sera probablement accordée.

VII Demandes divisionnaires en vertu du Protocole de Madrid

Le présent énoncé de pratique s'applique également aux demandes divisionnaires produites à l'égard des demandes prévues au Protocole, dans la mesure du possible.

La division d'une demande produite en vertu du Protocole peut être utilisée, par exemple, lorsqu'un opposant ou un opposant éventuel a indiqué qu'il n'avait un problème qu'à l'égard de certains produits ou services. Lorsque cela se produit, un requérant peut souhaiter diviser une partie des produits ou services pour permettre à la demande produite en vertu du Protocole originale de passer à l'enregistrement. Il convient de noter qu'il peut être avantageux de séparer les produits ou services contestés de l'enregistrement international ioriginal, de sorte que les produits ou services pour lesquels la protection est accordée restent partie intégrante de l'enregistrement international original et soient, par exemple, inclus dans son renouvellement.

Lorsque le registraire reçoit une demande de division d'une demande produite en vertu du Protocole, et si toutes les exigences sont satisfaites, le registraire doit faire parvenir cette demande au Bureau international (BI). Cependant, la demande est seulement réputée divisée lorsque le BI informe le registraire de la création d'un enregistrement international divisionnaire à l'égard du Canada et fournit le nouveau numéro d'enregistrement à l'OPIC. La date de cet enregistrement international divisionnaire est réputée être la date à laquelle l'OPIC reçoit cette information du BI.

Si une demande est réputée divisée avant la production d'une déclaration d'opposition, un opposant qui souhaite produire une déclaration d'opposition à l'encontre à la fois de la demande originale et de la demande divisionnaire produite en vertu du Protocole doit s'assurer qu'une déclaration d'opposition est produite (et que les droits connexes sont payés) à l'égard des deux demandes. Le registraire transmettra ensuite le refus provisoire à l'égard des deux demandes.

Étant donné que le délai de 18 mois à l'intérieur duquel le registraire doit transmettre un refus provisoire fondé sur une opposition ne peut être prolongé, si une déclaration d'opposition est produite avant la date réputée de la division, le registraire transmettra un refus provisoire à l'égard de la demande originale et de la demande divisée, sauf si l'opposant informe le registraire que l'opposition engagée à l'encontre d'une ou des deux demandes est retirée.

Annexe A