Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

• Loi sur les marques de commerce (la Loi)
• Règlement sur les marques de commerce (le Règlement)
• Appels des décisions rendues par le registraire : signification et production de documents, suspensions et jugements
• Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45
• Procédures de correspondance

Dans cette page

• I Correspondance
  • I.a Prévoir à l'avance
  • I.1 Exigence de faire parvenir copie à l'autre partie
• II Avis prévu à l'article 45
  • II.1 Marque de commerce au registre depuis plus de trois ans
    • II.1.1 Droit prescrit
    • II.1.2 Enregistrement modifié
    • II.1.3 Enregistrements fusionnés
    • II.1.4 Raisons valables de ne pas envoyer l'avis
    • II.1.5 Absence d'habilité à envoyer l'avis
    • II.1.6 Envoi de l'avis prévu à l'article 45
• III Signification dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45
  • III.1 Signification à un représentant d'une partie
  • III.2 Signification à un agent de marques de commerce
  • III.3 Modalités de la signification
    • III.3.1 Signification à personne
    • III.3.2 Courrier recommandé
    • III.3.3 Messager
    • III.3.4 Envoi d'un avis
    • III.3.5 Tout mode convenu par les parties
  • III.4 Prise d'effet de la signification
  • III.5 Avis au registraire
  • III.6 Preuve de la signification
  • III.7 Significations non conformes
• IV Preuve
  • IV.1 Délai
  • IV.2 Modalités de présentation de la preuve
    • IV.2.1 Preuve soumise sous forme électronique ou par des moyens électroniques
    • IV.2.1.a Attestation à distance des affidavits et des déclarations solennelles
  • IV.3 Preuve d'emploi de la marque de commerce enregistrée
  • IV.4 Preuve d'emploi sous licence
  • IV.5 Preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi
  • IV.6 Conséquences du défaut du propriétaire inscrit de fournir de la preuve
  • IV.7 Conséquences du défaut du propriétaire inscrit de signifier de la preuve
• V Pas de contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45
• VI Observations écrites
  • VI.1 Partie requérante
  • VI.2 Propriétaire inscrit
• VII Audiences
  • VII.1 Délai
  • VII.2 Demande d'audience
  • VII.3 Changement à la demande d'audience
  • VII.4 Mise au rôle de l'audience
    • VII.4.1 Remise d'une audience
  • VII.5 Interprétation simultanée
  • VII.6 Annulation d'une audience
  • VII.7 Jurisprudence
  • VII.8 Audiences par vidéoconférence
  • VII.9 Difficultés techniques pendant les audiences par vidéoconférence ou par téléconférence
• VIII Prolongations de délai
  • VIII.1 Prolongations de délai – jalon
  • VIII.2 Prolongations de délai – circonstances exceptionnelles
    • VIII.2.1 Changement récent du donneur d'instructions ou de l'agent de marques de commerce d'une partie
    • VIII.2.2 Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
    • VIII.2.3 Cession de l'enregistrement
    • VIII.2.4 Modification de l'enregistrement
    • VIII.2.5 Incapacité à rencontrer un délai à venir malgré une action diligente
  • VIII.3 Prolongations de délai rétroactives
• IX Abandon de la procédure prévue à l'article 45
• X Décision
• XI Appels

I Correspondance

La correspondance adressée au registraire relativement à une procédure prévue à l'article 45 doit respecter les articles 3 à 15, 68 et 69 du Règlement et la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relativement aux Procédures de correspondance

La correspondance adressée au registraire ne peut concerner plus d'un enregistrement [article 4(1) du Règlement].

Toutefois, dans le cas de procédures prévues à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements connexes (c.-à-d. celles impliquant la soumission et la signification de documents identiques dans le cadre de procédures concurrentes entre les mêmes parties), les parties peuvent référer à plus d'un enregistrement de marque de commerce dans leur correspondance relative à la présentation de la preuve, d'observations écrites et de demandes d'audience [article 4(2)h) du Règlement].

La correspondance peut être envoyée au registraire par l'entremise des services électroniques de COMC (pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des services électroniques de la COMC, veuillez consulter l'outil d'Aide en ligne de la COMC), par courrier ordinaire, par télécopieur ou sous forme d'un support physique par messager ou en personne directement à l'OPIC.

Il suffit de soumettre une seule copie de la correspondance et des documents qui l'accompagnent au registraire, même lorsqu'il est question d'une procédure en vertu de l'article 45 à l'encontre d'enregistrements connexes. Les parties sont priées de ne pas soumettre de copies papier de la correspondance qui a déjà été envoyée électroniquement.

La correspondance relative à la procédure prévue à l'article 45 envoyée par courrier ordinaire doit porter clairement la mention « À l'attention de : Commission des oppositions des marques de commerce » et doit comprendre :

• le nom du propriétaire inscrit;
• le numéro d'enregistrement de la marque de commerce, ou le numéro de la demande d'enregistrement de la marque de commerce qui a conduit à l'enregistrement;
• la marque de commerce;
• dans le cas où la correspondance est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent; et,
• si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la correspondance se rapporte, le nom de cette étude.

Les documents, y compris la preuve, soumis au registraire sont accessibles au public et ne peuvent être retournés à la partie qui les a produits [article 29(1)f) de la Loi].

I.a Prévoir à l'avance

Des problèmes technologiques imprévus ou des retards dans la livraison du courrier peuvent survenir. Il est recommandé d'envoyer toute correspondance au registraire à l'avance. Les délais de dépôt devraient être gardés à l'esprit et suffisamment de temps devrait être planifié pour régler les problèmes éventuels.

I.1 Exigence de faire parvenir copie à l'autre partie

Après que le registraire a donné au propriétaire inscrit de la marque de commerce l'avis prévu à l'article 45(1) de la Loi (avis prévu à l'article 45), toute partie correspondant avec le registraire doit faire parvenir, à la même date, à l'autre partie une copie de toute correspondance au registraire relativement à la procédure prévue à l'article 45 mais dont la signification n'est pas exigée [article 69 du Règlement].

II Avis prévu à l'article 45

II.1 Marque de commerce au registre depuis plus de trois ans

Toute personne (partie requérante) peut, par écrit, demander au registraire d'envoyer l'avis prévu à l'article 45 au propriétaire inscrit d'une marque de commerce enregistrée depuis trois ans ou plus.

Conformément à l'article 45(1) de la Loi, la partie requérante peut demander au registraire de restreindre l'avis prévu à l'article 45 à des produits ou des services spécifiques énoncés dans l'enregistrement.

Une partie requérante n'a pas besoin de transmettre une copie de sa demande au propriétaire inscrit de la marque de commerce.

II.1.1 Droit prescrit

Le droit prescrit pour demander l'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 est indiqué sur la page web intitulée Droits pour les marques de commerce. La demande d'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 doit être accompagnée du paiement intégral du droit prescrit, tel que requis par l'article 45(1) de la Loi et l'article 67 du Règlement. Si la demande n'est pas accompagnée du paiement intégral du droit prescrit, le registraire en avisera la partie requérante et n'enverra pas l'avis en vertu de l'article 45 tant que ce paiement n'aura pas été reçu.

Dans les cas où le registraire est habilité à envoyer un avis prévu à l'article 45, mais décide de ne pas le faire (voir la section II.1.4 ci-dessous), les droits ne seront généralement pas remboursés.

II.1.2 Enregistrement modifié

Lorsqu'un enregistrement a été modifié pour étendre l'état déclaratif des produits ou des services en vertu de l'article 41(1)c) de la Loi, le registraire considère qu'en ce qui concerne ces produits/services, le délai de trois ans court à partir de la date d'enregistrement de la modification. Citons à cet égard l'article 41(2) de la Loi selon lequel une demande en vue d'étendre l'état déclaratif des produits/services à l'égard desquels une marque de commerce est enregistrée a l'effet d'une demande d'enregistrement de marque de commerce à l'égard des produits/services spécifiés dans la requête de modification. Par conséquent, un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve d'emploi à l'égard des produits ou des services figurant au registre depuis moins de trois ans.

II.1.3 Enregistrements fusionnés

Lorsqu'un enregistrement découle d'une fusion en vertu de l'article 41(1)f) de la Loi, le registraire considère que le délai de trois ans commence à la date à laquelle les produits ou les services spécifiques ont été enregistrés. Par conséquent, un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une preuve d'emploi à l'égard des produits ou des services enregistrés depuis moins de trois ans.

Si un enregistrement faisant l'objet d'un avis prévu à l'article 45 est fusionné à un autre enregistrement, la procédure prévue à l'article 45 se poursuit, mais seulement à l'égard des produits et des services qui faisaient l'objet de l'avis prévu à l'article 45 tel qu'il a été envoyé.

II.1.4 Raisons valables de ne pas envoyer l'avis

Sur réception d'une demande écrite présentée en vertu de l'article 45 après trois années après la date de l'enregistrement, le registraire enverra l'avis prévu à l'article 45, à moins que le registraire ne voie une raison valable de ne pas le faire [Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd et al (1984), 1 CPR (3d) 329 (CF 1re inst)].

C'est au cas par cas que le registraire décide s'il y a des raisons valables de ne pas envoyer l'avis prévu à l'article 45. Des exemples de ce qui pourrait constituer des raisons valables pour ne pas envoyer l'avis prévu à l'article 45 tout dépendant des faits spécifiques de chaque cas, sont fournis ci-après :

• L'enregistrement de la marque de commerce est déjà l'objet d'une procédure prévue à l'article 45 devant le registraire ou en appel;
• La demande est présentée dans les trois années suivant la date d'envoi d'un avis prévu à l'article 45 antérieur, dans les cas où la procédure a mené à une décision finale en vertu de l'article 45 de la Loi; ou
• Le registraire estime que la demande est frivole ou vexatoire.

II.1.5 Absence d'habilité à envoyer l'avis

Le registraire n'enverra pas l'avis prévu à l'article 45 s'il n'est pas habilité à le faire. Des exemples où le registraire n'est pas habilité à envoyer l'avis prévu à l'article 45 sont fournis ci-après :

• l'enregistrement est au registre depuis moins de trois ans;
• l'enregistrement était déjà radié ou annulé; ou
• l'enregistrement était au registre de Terre-Neuve avant le 1^er avril 1949 .^{Footnote 1}

II.1.6 Envoi de l'avis prévu à l'article 45

Si le registraire décide d'envoyer l'avis prévu à l'article 45, il sera envoyé à l'agent de marques de commerce au Canada inscrit au dossier du propriétaire inscrit, le cas échéant, ou à l'adresse du propriétaire inscrit au dossier, si aucun agent de marques de commerce n'est inscrit au dossier, avec une copie à la partie requérante.

Le registraire n'est pas responsable de toute correspondance, y compris l'avis prévu à l'article 45, non reçue par le propriétaire inscrit ou son agent de marques de commerce, si le registraire n'a pas été avisé d'un changement d'adresse [article 6(2) du Règlement].

III Signification dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45

Cette section vise à couvrir les exigences en matière de signification en général. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences de signification d'éléments de preuve par moyens électroniques, veuillez consulter Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

III.1 Signification à un représentant d'une partie

Toute partie à une procédure prévue à l'article 45 qui n'a pas nommé un agent de marques de commerce au Canada, peut produire auprès du registraire et signifier à l'autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié [article 70 du Règlement].

III.2 Signification à un agent de marques de commerce

Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure prévue à l'article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement [article 71(2) du Règlement].

III.3 Modalités de la signification

La signification de documents à l'égard de la procédure visée à l'article 45 de la Loi peut se faire de l'une des façons indiquées à l'article 71 du Règlement.

Si les parties ne conviennent pas de tout autre mode de signification [article 71(1)e) du Règlement], et lorsque la partie qui entend procéder à la signification possède les renseignements nécessaires à cette fin, la signification d'un document doit être faite :

• par signification à personne;
• par courrier recommandé; ou
• par messager.

[articles 71(1)a) à c) du Règlement]

Si les parties ne conviennent pas d'un autre mode de signification, et lorsque la partie qui procède à la signification n'a pas les renseignements nécessaires afin de signifier l'autre partie par signification à personne, par courrier recommandé ou par messager, la signification d'un document doit être faite :

• par l'envoi d'un avis à l'autre partie portant que le document à signifier a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté [article 71(1)d) du Règlement].

III.3.1 Signification à personne

Si la partie visée par la signification est représentée par un seul agent de marques de commerce, le registraire considère qu'un document peut être signifié par signification à personne :

• en laissant une copie du document à l'agent ou à un employé de l'agent au bureau de l'agent.

Si la partie visée par la signification est représentée par tous les agents de marques de commerce d'une même étude, le registraire considère qu'un document peut être signifié par signification à personne :

• en laissant une copie du document à tout agent qui est membre de cette étude ou avec un employé de cette étude.

Si la partie visée par la signification se représente elle-même, un document peut être signifié par signification à personne :

• en livrant en main propre une copie du document à la partie visée par la signification;
• en laissant une copie du document à un employé de l'entreprise à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification, lorsque l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification est une place d'affaire; ou
• en laissant une copie du document à un adulte à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification, lorsque cette adresse est un lieu de résidence, et en envoyant une copie du document à l'adresse postale de la partie visée par la signification inscrite au dossier.

III.3.2 Courrier recommandé

Le courrier recommandé est un service offert par Postes Canada aux clients qui inclut une preuve de mise à la poste et/ou une preuve de livraison. Le service obtient la signature de la partie visée par la signification, de son représentant ou de son agent désigné et fournit à la partie procédant à la signification soit un imprimé des renseignements de suivi, soit un reçu d'expédition montrant la date de mise à la poste du document.

Le registraire considère que tout service par Postes Canada qui fournit des renseignements de suivi d'un document ou requiert une signature au moment de la livraison (incluant par exemple Xpresspost) répond à la définition d'une signification par courrier recommandé [Biogen Idec Ma Inc c Canada (Procureur général), 2016 CF 517].

III.3.3 Messager

Un messager est un service tiers autre que le courrier recommandé qui fournit une confirmation de réception d'un document pour livraison, livraison à personne et preuve de livraison.

III.3.4 Envoi d'un avis

Les parties procédant à la signification par l'envoi d'un avis peuvent le faire par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par messager à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification à la même date que le document à signifier a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis. Cela permettra au registraire de confirmer que la signification a été faite à la bonne partie lorsque le registraire demande une preuve de la signification en vertu de l'article 71(9) du Règlement.

Un tel avis doit indiquer la procédure, les parties à la procédure et chacun des documents produits auprès du registraire. La date de production des documents auprès du registraire doit également être indiquée.

Si contactée par la partie visée par la signification par l'envoi d'un avis, la partie ayant procédé à la signification est encouragée à fournir à celle-ci une copie de tout document auquel il est fait référence dans l'avis. Des copies de tout document peuvent également être obtenues en communiquant avec le Centre de service à la clientèle de l'OPIC et en payant les droits prescrits.

III.3.5 Tout mode convenu par les parties

La signification peut également être faite par tout mode dont conviennent les parties [article 71(1)e) du Règlement]. Cela comprend les moyens électroniques comme les services électroniques de la COMC ou par courriel. Cette modalité de signification est offerte, peu importe que la partie visée par la signification ait une adresse au Canada ou non.

III.4 Prise d'effet de la signification

La prise d'effet de la signification d'un document dépend du mode de signification [article 71(3) du Règlement].

III.5 Avis au registraire

Une partie procédant à la signification dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 doit aviser le registraire :

• du mode de signification employé; et
• de la date de prise d'effet de la signification.

[article 71(8) du Règlement]

Il est attendu des parties qu'elles avisent le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci lorsqu'elles soumettent leurs documents au registraire. Par exemple, une lettre d'accompagnement jointe aux documents soumis au registraire peut indiquer « signification faite à [partie requérante/propriétaire inscrit] par messager aujourd'hui ».

Lorsque la signification d'un document dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 a été faite par tout autre mode, conformément à l'article 71(1)e) du Règlement, l'avis au registraire doit clairement indiquer le mode de signification (p. ex. au moyen des services électroniques de COMC ou par courriel) et indiquer que la partie visée par la signification a consenti à ce mode de signification. En l'absence d'un consentement clairement indiqué dans l'avis, le registraire présumera que la partie visée par la signification a accepté la signification de cette façon, à moins d'avis contraire.

III.6 Preuve de la signification

Le registraire peut demander une preuve de la signification d'un document dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, par exemple, lorsqu'un différend survient entre les parties à savoir si la signification a été faite ou non [article 71(9) du Règlement].

Cette preuve doit être présentée dans le mois suivant la demande du registraire. Si la preuve n'est pas présentée dans ce délai, le document sera réputé ne pas avoir été signifié. Les dates limites en instance ne seront pas suspendues lorsqu'une preuve de la signification est demandée.

La preuve de la signification exigée en vertu de l'article 71(9) du Règlement dépendra du mode de signification. Des exemples généralement acceptés par le registraire comme preuve de la signification sont fournis ci-après :

III.7 Significations non conformes

Le registraire considérera qu'un document a été validement signifié si le registraire constate qu'il a été remis à la partie visée par la signification [article 71(10) du Règlement]. La date de prise d'effet de la signification sera la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification. Le registraire confirmera ce qu'il considère comme la date de prise d'effet de la signification au moment où il informera les parties de sa détermination.

Si un long délai survient entre la remise du document à la partie visée par la signification et le moment où le document a été porté à l'attention de la personne pertinente, ou entre la date à laquelle le document est remis à la partie visée par la signification et la date à laquelle le registraire détermine la date de prise d'effet de la signification en vertu de l'article 71(10) du Règlement, le registraire peut considérer accorder une prolongation de délai à la partie visée par la signification pour passer à l'étape suivante.

IV Preuve

En général, les règles de preuve qui sont applicables à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'avis 45. Bien que les décisions concernant les questions de preuve ne seront rendues qu'à l'étape de la décision et non au cours de la procédure d'avis 45, les objections techniques concernant la manière de soumettre la preuve devraient être soulevées à la première occasion.

Comme tout autre document soumis au registraire, la preuve doit être rendue publique [article 29(1)f) de la Loi]. Par conséquent, il est recommandé que les parties soient prudentes lorsqu'elles présentent une preuve au registraire. Les renseignements commerciaux ou personnels confidentiels qui ne sont pas importants au cas d'une partie dans une procédure, mais jugés sensibles par la partie, peuvent être caviardés avant d'être présentés au registraire.

IV.1 Délai

Le propriétaire inscrit doit fournir et signifier la preuve dans les trois mois suivant la date de l'avis prévu à l'article 45 [article 45(1) de la Loi et article 72 du Règlement].

IV.2 Modalités de présentation de la preuve

La preuve doit être soumise au registraire au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle [article 45(2) de la Loi]. Il est possible de fournir, pour le compte du propriétaire inscrit, plus d'un affidavit ou plus d'une déclaration solennelle, que la déclaration ou l'affidavit soit signé ou non par le propriétaire inscrit [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

IV.2.1 Preuve soumise sous forme électronique ou par des moyens électroniques

L'article 64(1) de la Loi prévoit que les documents, renseignements ou droits fournis au registraire peuvent lui être fournis sous la forme électronique – ou en utilisant les moyens électroniques – qu'il précise. Cela comprend la preuve. La forme sous laquelle et les moyens par lesquels la preuve peut être produite de façon électronique auprès du registraire et signifiée à l'autre partie sont énoncés dans Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

IV.2.1.a Attestation à distance des affidavits et des déclarations solennelles

Le registraire exige que les affidavits et les déclarations solennelles déposés en preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soient assermentés, confirmés ou solennellement déclarés.

Le registraire accepte les affidavits ou les déclarations solennelles demandés à distance, à condition qu'ils soient conformes aux exigences de la juridiction dans laquelle le document a été demandé.

IV.3 Preuve d'emploi de la marque de commerce enregistrée

La preuve fournie en réponse à l'avis prévu à l'article 45 doit démontrer :

• l'emploi de la marque de commerce enregistrée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis prévu à l'article 45 (la période pertinente) à l'égard de chacun des produits/services visés par l'enregistrement précisés dans l'avis prévu à l'article 45; et, dans la négative
• la date à laquelle la marque de commerce enregistrée a été employée en dernier lieu au Canada et la(les) raison(s) de son défaut d'emploi depuis cette date.

[article 45(1) de la Loi]

Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi.

La preuve doit démontrer l'emploi de la marque de commerce par le propriétaire inscrit ou un cessionnaire en droit d'être inscrit en tant que propriétaire inscrit [Star-Kist Foods Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1988), 20 CPR (3d) 46 (CAF)], l'emploi sous licence de la marque de commerce conformément à l'article 50 de la Loi ou l'emploi sous licence de la marque de certification conformément à l'article 23(2) de la Loi.

Le genre de preuve permettant de démontrer l'emploi varie d'un cas à l'autre [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, l'emploi de la marque de commerce doit être conforme à l'article 4 de la Loi et doit être démontré à l'égard de chacun des produits/services que spécifie l'enregistrement ou que spécifie l'avis prévu à l'article 45 [article 45(1) de la Loi].

L'affidavit ou la déclaration solennelle doit contenir suffisamment de faits pour permettre de conclure que la marque de commerce a été employée au Canada, par opposition à des simples affirmations d'emploi qui ont été jugées insuffisantes pour maintenir un enregistrement de marque de commerce aux termes de l'article 45 de la Loi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Les exigences en matière de preuve sont d'ordre non pas quantitatif, mais qualitatif [Phillip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)].

IV.4 Preuve d'emploi sous licence

Lorsque la preuve d'emploi est produite par un licencié du propriétaire inscrit conformément à l'article 50 de la Loi, il n'est pas nécessaire de fournir une copie d'un accord de licence dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45. Une déclaration dans l'affidavit ou la déclaration solennelle portant que le propriétaire inscrit contrôlait, aux termes de la licence, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services en cause est suffisante [Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, confirmé par 2011 CAF 340].

IV.5 Preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi

Dans les cas où la marque de commerce n'a pas été employée à un moment quelconque au cours de la période pertinente, l'affidavit ou la déclaration solennelle doit indiquer la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et la(les) raison(s) de son défaut d'emploi depuis cette date.

Pour que l'enregistrement ne soit pas radié, le registraire doit conclure à l'existence de « circonstances spéciales » qui justifient le défaut d'emploi au cours de la période pertinente. Les « circonstances spéciales » sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)].

Le registraire prendra en considération les trois critères suivants pour déterminer si la preuve démontre des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce au Canada :

• la période de temps pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée;
• si les raisons expliquant le défaut d'emploi relevaient de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire; et
• s'il existe une intention sérieuse de reprendre à brève échéance l'emploi de la marque de commerce.

[Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd, 4 CPR (3d) 488 (CAF) et Smart & Biggar c Scott Paper Limited (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)]

IV.6 Conséquences du défaut du propriétaire inscrit de fournir de la preuve

Si le propriétaire inscrit ne fournit aucune preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'enregistrement est passible d'être radié [article 45(3) de la Loi].

IV.7 Conséquences du défaut du propriétaire inscrit de signifier la preuve

Si le propriétaire inscrit ne signifie pas sa preuve à la partie requérante conformément à l'article 71 du Règlement, le registraire n'est pas tenu d'examiner cette preuve, conformément à l'article 45(2.2) de la Loi.

V Pas de contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45

Le registraire n'est pas habilité à ordonner de contre-interrogatoire relativement à un affidavit ou une déclaration solennelle fourni(e) à titre de preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [Burke-Robertson c Carhartt Canada Ltd (1994), 56 CPR (3d) 353 (CF 1re inst)].

VI Observations écrites

Le registraire avisera les parties qu'elles peuvent présenter et signifier successivement des observations écrites après que le propriétaire inscrit ait fourni une preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45 [article 45(2) de la Loi et article 73 du Règlement].

Les observations écrites ne sont pas requises dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Si aucune des parties ne présente et ne signifie d'observations écrites, ou ne demande d'audience dans les délais administratifs respectifs, le registraire rendra sa décision en temps voulu et dès qu'il sera administrativement possible.

Les parties qui ne présentent pas ni ne signifient d'observations écrites dans le délai prescrit peuvent tout de même faire une demande d'audience.

VI.1 Partie requérante

Le délai dans lequel la partie requérante peut présenter et signifier ses observations écrites ou une déclaration indiquant qu'aucune observation (déclaration) ne sera présentée est de deux mois suivant la date de l'avis du registraire pour présenter et signifier des observations écrites [articles 73(4) et (5) du Règlement].

VI.2 Propriétaire inscrit

Le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter et signifier ses observations écrites (ou une déclaration) est le suivant [articles 73(6) et (7) du Règlement].

Lorsque la partie requérante a présenté et signifié des observations écrites (ou une déclaration) dans le délai prescrit :

• deux mois après la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) de la partie requérante.

Lorsque la partie requérante n'a pas présenté et signifié d'observations écrites (ou de déclaration) dans le délai prescrit :

• deux mois après l'expiration du délai pour la présentation et la signification des observations écrites (ou de la déclaration) de la partie requérante.

VII Audiences

Une partie peut seulement présenter des observations à une audience si elle a demandé une audience conformément aux exigences prévues à l'article 74(1) du Règlement.

La demande d'audience d'une partie peut être conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi une audience, tant que les renseignements exigés sont énoncés dans la demande et que la demande est produite dans le délai prescrit [article 74(2) du Règlement]. Si les parties demandent toutes deux une audience conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi une audience, aucune audience ne sera prévue et une décision sera rendue.

VII.1 Délai

Le délai dans lequel une partie doit aviser le registraire par écrit de sa demande d'audience est le suivant [article 74(2)b) du Règlement].

Lorsque le propriétaire inscrit a présenté et signifié des observations écrites (ou une déclaration) dans le délai prescrit :

• un mois suivant la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) du propriétaire inscrit.

Lorsque le propriétaire inscrit n'a pas présenté et signifié d'observations écrites (ou de déclaration) dans le délai prescrit :

• un mois suivant l'expiration du délai pour la présentation et la signification des observations écrites (ou de la déclaration) du propriétaire inscrit.

VII.2 Demande d'audience

Le registraire considère que la vidéoconférence est la méthode privilégiée pour la tenue des audiences. Par conséquent, toutes les audiences sont fixées par vidéoconférence. Des audiences par téléconférence ou en personne peuvent également être demandées. Les audiences en personne ne seront fixées que de façon exceptionnelle et si cela est possible sur le plan administratif.

La demande d'audience doit indiquer les renseignements suivants :

• si la partie souhaite présenter des observations par une méthode autre que la vidéoconférence, le type de méthode demandé (soit en personne ou par téléphone) et une explication des raisons pour lesquelles une méthode autre que la vidéoconférence est demandée;
• si la partie présente ses observations en français ou en anglais;
• si une interprétation simultanée est nécessaire si l'autre partie à la procédure présente ses observations dans l'autre langue officielle;
• selon le cas, toute demande d'audience d'une durée supérieure à deux heures et demie, ainsi que les raisons pour lesquelles la partie estime que cela est nécessaire.

[article 74(1) du Règlement]

Si une partie n'a pas fourni dans sa demande d'audience les renseignements précis qu'exige le registraire, conformément à ce qui est décrit ci-dessus, le registraire fixera l'audience par vidéoconférence pour une durée de deux heures et demie, en prévoyant que les observations seront faites dans la langue officielle dans laquelle la demande d'audience a été faite, sans prévoir d'interprétation simultanée.

VII.3 Changements à la demande d'audience

Si une partie qui a demandé d'être entendue désire apporter des changements relativement à sa participation à une audience prévue, la partie devrait, dans les meilleurs délais et au moins un mois avant la date d'audience prévue, communiquer ces changements au registraire en envoyant une confirmation des changements relativement à sa participation par courriel à l'adresse ised.cipohearing-opicaudience.isde@canada.ca.

Il ne sera procédé à aucun changement à une audience tant que cette confirmation écrite n'aura pas été reçue (un courriel est suffisant). Bien que des efforts raisonnables seront faits, le registraire pourrait ne pas être en mesure d'accepter les changements demandés moins d'un mois avant la date de l'audience.

VII.4 Mise au rôle de l'audience

Environ 75 à 90 jours avant l'audience, le registraire enverra un avis aux parties fixant l'heure, la date, le lieu, la façon et la durée de l'audience, la ou les langues officielles dans lesquelles les observations seront présentées, et si une interprétation simultanée sera fournie.

On encourage les partis à aviser le registraire le plus tôt possible si une audience n'est plus requise. (voir également la section VII.6 sur l'annulation d'une audience)

Un mois avant la date prévue de l'audience, le registraire communiquera avec les parties pour confirmer que l'audience est toujours requise.

La liste des audiences planifiées et fixées est disponible sur le site Web de l'OPIC.

VII.4.1 Remise d'une audience

Le registraire peut reporter une audience une fois, sur demande. Si une partie souhaite reporter une audience, une demande doit être présentée au registraire dès que possible une fois que la date d'audience a été fournie et la partie doit indiquer les renseignements suivants :

• la ou les raisons expliquant pourquoi la partie n'est pas en mesure de procéder à la date prévue de l'audience;
• si les deux parties assistaient à l'audience, une déclaration voulant que le consentement à reporter l'audience ait été obtenu de l'autre partie. Si un tel consentement ne peut être obtenu, fournir une explication de la raison pour laquelle il n'est pas possible de le faire.

À la réception de la demande, le registraire décidera s'il y a lieu de l'accorder. Dans des circonstances qui s'y prêtent, le registraire peut accorder une demande de remise sans consentement de l'autre partie. Si la demande est accordée, les deux parties seront informées de la nouvelle date de l'audience. Afin d'éviter des retards inutiles dans les procédures, les audiences seront reportées dès que cela est possible sur le plan administratif.

Dans les cas où une audience est reportée, le registraire, lorsque cela est possible sur le plan administratif, prendra des dispositions pour que l'audience soit reportée avec le même agent d'audience ou membre.

VII.5 Interprétation simultanée

Les parties ont le droit de présenter des observations en français ou en anglais à l'audience, mais elles doivent indiquer leur choix dans la demande d'audience. Le registraire fournira les services d'interprétation simultanée en français ou en anglais lors de l'audience à condition que le registraire soit avisé d'une telle demande au moins un mois avant la date prévue de l'audience.

VII.6 Annulation d'une audience

Si une partie qui a demandé une audience ne souhaite plus être présente à l'audience, cette partie devrait, dans les meilleurs délais et au moins deux semaines avant la date d'audience prévue, communiquer cette annulation au registraire par courriel à l'adresse ised.cipohearing-opicaudience.isde@canada.ca.

Si les deux parties ont demandé une audience, celle-ci sera annulée seulement si les deux parties consentent à l'annulation. Une audience ne sera pas annulée tant que la demande d'annulation écrite de la ou des parties n'aura pas été reçue (un courriel est suffisant).

Si une audience est annulée, le registraire procédera selon les délais d'usage à rendre une décision, sauf dans les cas où la procédure prévue à l'article 45 a été abandonnée de consentement ou que l'enregistrement a été volontairement annulé or radié pour non-renouvellement.

VII.7 Jurisprudence

À l'audience, l'agent d'audience/le membre aura copie de toutes les décisions jurisprudentielles comprises dans la Liste commune de jurisprudence (Liste commune), qui indique les décisions fréquemment citées dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

Au moins deux semaines avant la date d'audience, les parties doivent fournir au registraire par courriel à ised.cipohearing-opicaudience.isde@canada.ca ou par l'entremise de l'onglet de correspondance générale de services électroniques de COMC, et entre elles :

• la liste des décisions jurisprudentielles;
• des copies de toutes décisions de la COMC non disponibles sur le site Web de l'OPIC et non publiées sur lesquelles elle compte s'appuyer lors de l'audience.

VII.8 Audiences par vidéoconférence

Pour les audiences tenues par vidéoconférence, les parties devraient adopter les pratiques suivantes afin de rendre leur participation à l'audience aussi efficace que possible :

• participer à l'audience dans un endroit approprié doté d'un bon éclairage, d'un arrière-plan neutre et comportant des bruits ambiants minimes;
• utiliser un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent muni d'une caméra (webcam) et de haut-parleurs;
• utiliser des écouteurs munis d'un microphone;
• avoir accès à un téléphone tout au long de l'audience, puisque ce sera le moyen par lequel le membre communiquera avec les parties en cas de problèmes techniques pendant l'audience;
• s'assurer qu'ils disposent d'une connexion Internet stable et forte qui peut prendre en charge la vidéoconférence;
• s'assurer qu'ils peuvent utiliser la technologie de vidéoconférence de façon appropriée;
• tester la technologie de vidéoconférence avant l'audience, de préférence à partir du même endroit où ils participeront à l'audience;
• ouvrir une session tôt;
• utiliser, pendant l'audience, la fonction de partage d'écran de la plateforme de vidéoconférence pour diriger les participants vers des parties de la jurisprudence, des décisions, de la preuve, des observations écrites ou tout autre document.

VII.9 Difficultés techniques pendant les audiences par vidéoconférence ou par téléconférence

Dans les premières minutes de l'audience, le membre consultera les participants pour connaître leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone afin de les joindre pendant la durée de l'audience. S'il y a des problèmes techniques pendant l'audience, le membre communiquera avec chaque participant par courriel ou par téléphone pour indiquer comment l'audience se poursuivra (par exemple, après un court ajournement ou en utilisant le numéro de téléphone fourni à des fins audio seulement).

VIII Prolongations de délai

L'article 47 de la Loi confère au registraire un pouvoir discrétionnaire. Il permet au registraire d'accorder des prolongations de délai dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 si le registraire est satisfait que les circonstances justifient la prolongation de délai [Sandhu Singh Hamdard Trust c Canada (Registraire des marques de commerce) (2007), 62 CPR (4th) 245 (CAF), confirmant 47 CPR (4th) 373 (CF 1re inst)].

Toute demande de prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi doit être accompagnée du paiement des droits prescrits [article 14 du Règlement et article 1 de l'annexe du Règlement].

VIII.1 Prolongations de délai – jalon

L'article 47 de la Loi a un caractère discrétionnaire, autorisant le registraire à accorder une prolongation d'un délai établi par la Loi ou prescrit par le Règlement s'il est satisfait que les faits justifient la nécessité d'une prolongation de délai [Sandhu Singh Hamdard Trust c Canada (Registraire des marques de commerce) (2007), 62 CPR (4th) 245 (CAF), confirmant 47 CPR (4th) 373 (CF 1re inst)].

Le registraire n'accordera qu'une demande de prolongation de délai, jusqu'à concurrence d'un jalon maximal de deux mois, pour fournir et signifier la preuve du propriétaire inscrit en réponse à l'avis prévu à l'article 45. L'objectif législatif de l'article 45 est d'instaurer une procédure sommaire et efficace visant à éliminer du registre les marques de commerce qui ne sont pas employées. Dans ce contexte, des prolongations de délai additionnelles à cette étape ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles [voir la section VIII.2 ci-dessous]. De même, des prolongations de délai à toute autre étape d'une procédure ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles.

Le registraire n'accordera pas plus d'une demande de prolongation de délai jalon pour permettre au propriétaire inscrit de fournir et signifier de la preuve, même lorsque ces demandes multiples équivaudraient à la limite maximale du jalon de deux mois.

VIII.2 Prolongations de délai – circonstances exceptionnelles

Le registraire accordera une prolongation de délai au-delà du jalon pour permettre au propriétaire inscrit de fournir et signifier sa preuve ou accordera une prolongation de délai pour que les parties puissent soumettre et signifier des observations écrites, uniquement si des circonstances exceptionnelles ont été établies.

Toute demande de prolongation de délai basée sur des circonstances exceptionnelles devrait porter clairement la mention « Demande de prolongation / circonstances exceptionnelles » et inclure les informations suivantes :

• La durée du délai demandé; et,
• Suffisamment de détails sur le calendrier et les mesures prévues pour respecter le délai prolongé proposé.

Le registraire décidera de la durée appropriée du délai prolongé dans les circonstances et peut le faire aux conditions qu'il juge appropriées.

Le registraire n'accordera pas de prolongation de délai pour demander la tenue d'une audience.

Des exemples de ce que le registraire pourrait considérer comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai sont fournis ci-après.

VIII.2.1 Changement récent du donneur d'instructions ou de l'agent de marques de commerce de la partie

S'il y a eu un changement très récent du donneur d'instructions principal ou de l'agent de marques de commerce de la partie demandant la prolongation, le registraire peut accorder une prolongation de délai raisonnable afin de permettre au nouveau donneur d'instructions ou au nouvel agent de marques de commerce de prendre connaissance du dossier.

VIII.2.2 Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée

Des exemples de facteurs susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté d'une partie incluent la maladie, un accident, un décès, la faillite ou quelque autre événement grave et imprévu.

VIII.2.3 Cession de l'enregistrement

S'il y a eu une cession récente de l'enregistrement visé par la procédure prévue à l'article 45, le registraire peut accorder une prolongation de délai raisonnable afin de permettre au nouveau propriétaire de la marque de commerce de prendre connaissance du dossier.

VIII.2.4 Modification de l'enregistrement

Une demande pour modifier l'enregistrement visé par la procédure en vertu de l'article 45 pour supprimer certains produits et services, produite auprès du registraire conformément à l'article 41(1)c) de la Loi, peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle, si la suppression mettrait fin à la procédure ou modifierait de façon substantielle la nature de la procédure.

VIII.2.5 Incapacité à rencontrer un délai à venir malgré une action diligente

Une partie est tenue de faire des efforts raisonnables pour se conformer aux exigences de la Loi et du Règlement et d'agir rapidement et avec diligence à tout moment.

Lorsqu'une partie a agi de la sorte mais demeure dans l'incapacité de rencontrer un délai à venir, une prolongation peut être accordée si la partie est en mesure de démontrer qu'elle a fait preuve, dans l'ensemble et de façon cohérente, d'efforts raisonnables, de rapidité et de diligence dans ses efforts pour rencontrer le délai.

Pour demander une prolongation de délai fondée sur cette circonstance exceptionnelle, la demande au registraire devra contenir les informations suivantes :

• Une explication des raisons pour lesquelles il ne sera pas possible de rencontrer le délai à venir en question; et,
• Les actions entreprises avant la date limite pour rencontrer le délai à venir.

Un retard dans la préparation pour le délai à venir en raison de la finalisation en cours d'un règlement (par exemple, dû à la négociation des conditions, à l'échange d'ébauches d'ententes ou à un délai dans l'exécution de l'entente) n'aidera pas une partie à démontrer qu'elle a agi avec diligence.

Les exemples suivants sont des circonstances qui pourraient être considérées comme exceptionnelles pour des délais autres que ceux à l'étape du contre-interrogatoire, qui sont abordées ci-dessous :

• Une erreur ou omission involontaire de la part d'une partie ou d'un agent;
• La longueur inhérente du processus de préparation d'une preuve (par exemple la preuve d'experts ou par sondage);
• L'indisponibilité des déposants concernés en raison de leur implication dans d'autres affaires, si la partie a épuisé tous les efforts pour trouver d'autres déposants.

VIII.3 Prolongations de délai rétroactives

Si une partie se retrouve devant un délai prévu par la loi déjà expiré, le registraire peut considérer une demande de prolongation de délai rétroactive [article 47(2) de la Loi].

Les demandes de prolongations de délai rétroactives doivent :

• être accompagnées du paiement des droits prescrits [article 47(2) de la Loi, article 14 du Règlement et article 1 de l'annexe du Règlement]; et
• exposer suffisamment de faits permettant au registraire de constater que le défaut de la partie de respecter le délai prescrit ou de demander la prolongation dans le délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable [Kitchen Craft Connection Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 36 CPR (3d) 442 (CF 1re inst)].

Le registraire n'accordera pas de prolongation de délai rétroactive conformément à l'article 47(2) de la Loi en ce qui concerne une étape particulière d'une procédure prévue à l'article 45 si cette procédure est déjà passée à une étape subséquente.

Le registraire estime ne pas être habilité à accorder une prolongation de délai rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi une fois que le registraire a rendu une décision finale en vertu de l'article 45(3) de la Loi [Re Wolfville Holland Bakery Ltd (1964), 42 CPR 88 (C de l'É) et Ford Motor Co of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1977), 36 CPR (2d) 135 (CF 1re inst)].

IX Abandon de la procédure prévue à l'article 45

Si la partie requérante ne soumet et ne signifie pas d'observations écrites ou de demande d'audience, le registraire peut envoyer un avis demandant aux parties de confirmer si elles souhaitent mettre fin à la procédure de consentement.

À tout moment avant que la décision finale ne soit rendue, le registraire peut mettre fin à la procédure prévue à l'article 45 sur réception d'une demande signée par les deux parties ou en leur nom.

En l'absence de ce consentement des deux parties, la procédure passe à l'étape de la décision.

X Décision

Le registraire rendra, par écrit, une décision finale, conformément à l'article 45(3) de la Loi, de maintenir, modifier ou radier l'enregistrement. Conformément à l'article 45(4) de la Loi, la décision sera notifiée au propriétaire inscrit et à la partie requérante.

En vertu de l'article 45(5) de la Loi, le registraire agira en conformité avec sa décision si aucun appel n'est interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi ou, si un appel est interjeté, le registraire agira en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel, selon le cas et dès qu'il sera administrativement possible.

Le registraire ne suspendra pas sa décision ou ne s'engagera pas à ne pas rendre une décision pour le motif que les parties y consentent et/ou que des négociations de règlement sont en cours.

En l'absence d'une ordonnance de la cour, le registraire n'est pas habilité à suspendre une procédure prévue à l'article 45 jusqu'au dénouement d'un litige devant la cour [Anheuser-Busch Inc c Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd (1982), 69 CPR (2d) 136 (CAF)].

XI Appels

La décision du registraire de maintenir, radier ou modifier un enregistrement peut être portée en appel devant la Cour fédérale [article 56 de la Loi]. L'appel doit être interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux Règles des Cours fédérales et, produit auprès du registraire conformément à l'article 56(2) de la Loi. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Appels des décisions rendues par le registraire : signification et production de documents, suspensions et jugements

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique sont seulement un guide général, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.