Planifiez votre stratégie de PI (version HTML)

 

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Objet du guide

 

Ce guide présente des points à considérer dans l'optique de vos objectifs d'affaires pour vous permettre d'élaborer une stratégie détaillée en matière de propriété intellectuelle (PI), stratégie que vous pourrez intégrer à votre plan d'affaires.

1. Élaborer une stratégie de PI

Une stratégie de PI est un plan qui vise à assurer la concordance de vos objectifs d'affaires. Pour ce faire, vous pouvez obtenir des droits de PI à l'égard de vos produits et services et exploiter des actifs de PI existants, dans le but d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché et de connaître une croissance durable. Une stratégie de PI peut être axée sur un seul type d'actifs de PI ou sur plusieurs types combinés (brevets, marques de commerce, droits d'auteur, secrets commerciaux ou dessins industriels).

L'élaboration d'une stratégie de PI peut généralement être envisagée comme étant le processus en quatre étapes ci-dessous, et qui peut englober l'ensemble de votre entreprise ou viser un produit ou un service en particulier :

  1. connaître votre entreprise et vos actifs de PI
  2. élaborer vos opérations relatives à la PI
  3. exécuter
  4. réorganiser

Figure ci-dessous – Stratégie de PI, étapes du processus

Aux fins de produire votre stratégie de PI, il est possible de moduler la portée du processus pour votre entreprise à mesure que cette dernière prend de l'expansion. Vous pouvez appliquer ce processus pour effectuer continuellement des mises à jour utiles à la stratégie de PI de votre entreprise.

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Stratégie d'affaires
  1. Analyse d'affaires et analyse de la PI

    • Harmonisation de la PI Connaissez vos actifs de PI et le lien entre votre cadre stratégique en matière de PI et vos objectifs d'affaires
    • Évaluation du portefeuille Take inventory of intangible assets and IP
    • Positionnement Connaissez la stratégie de PI de vos concurrents et celle prévalant sur votre marché
    • Analyse de la PI Déterminez le meilleur moyen de maximiser l'incidence de la PI sur les bénéfices, la compétitivité et la réputation
  2. Opérations de la PI

    • Élaboration Établissez une stratégie de PI à partir de tous les renseignements recueillis à l'étape de l'harmonisation
    • Opérationnalisation Définissez des objectifs et une infrastructure de PI en concordance avec vos objectifs d'affaires
  3. Exécution de la PI

    • Exécution Mettez votre stratégie de PI en œuvre et communiquez le déroulement des mesures que prévoit cette stratégie
  4. Réalignement de la PI

Étape 1 : Analyse d'affaires et de la PI

Pour élaborer votre stratégie de PI, vous devez d'abord comprendre les types de PI, et décider du type de stratégie à mettre en œuvre d'après vos objectifs d'affaires. Le type de stratégie que vous mettrez en œuvre dépendra de ce qui suit :

  • le type d'actifs incorporels que possède votre entreprise ou qu'elle produira
  • la stratégie de PI de vos concurrents dont vous êtes informé, et du marché en général
  • une évaluation de vos actifs de PI afin de savoir comment en optimiser la valeur pour votre entreprise

Vous vous doterez ainsi d'une stratégie de PI qui concorde avec vos besoins d'affaires.

Vous devez tenir compte du fait qu'il existe divers types de stratégies de PI, que la stratégie établie ainsi que les mesures connexes sont propres à chaque entreprise, et que le rendement du capital investi peut varier pour votre entreprise en fonction de chaque stratégie. Cela dit, il existe un certain nombre de cadres stratégiques généraux que toutes les entreprises peuvent envisager, comme ce qui suit :

  • Approche défensive : Créer et mettre de l'avant une position défensive contre les concurrents et le marché pour stabiliser sa position de PI afin de se protéger des menaces externes (par exemple, l'utilisation de stratégies axées sur des sources ouvertes ou des brevets pour se doter d'une marge de manœuvre aux fins d'exploitation, le dépôt d'un brevet fondé sur votre produit ou service à titre de mesure défensive et dissuasive visant les concurrents, ou l'élaboration d'un programme robuste de secrets commerciaux pour assurer la protection de vos renseignements confidentiels contre les concurrents).
  • Approche offensive : Créer et mettre de l'avant une position de PI offensive visant des marchés ou des concurrents particuliers (par exemple, le dépôt de brevets bloquant la croissance des concurrents, ou la constitution d'une solide position de PI pour pouvoir exercer un leadership sur le marché, ce qui passe souvent par des stratégies ciblées de dépôt de brevets ou d'enregistrement de marques de commerce).
  • Dimension financière : Rechercher et protéger des actifs de PI d'après la capacité de réduire les coûts de PI ou d'affermir votre situation financière au moyen de ces actifs (par exemple, examiner continuellement les actifs de PI enregistrés et en exploitation, et ne conserver que ceux dont vous avez véritablement besoin, les autres pouvant être cédés ou faire désormais partie du domaine public). Une stratégie axée sur la dimension financière peut servir à accroître les avantages financiers de l'entreprise (par exemple, constituer un portefeuille de PI en prévision d'un objectif d'affaires futur, comme un investissement, une fusion et une acquisition, ou encore un premier appel public à l'épargne).
  • Octroi de licences : Créer, acquérir ou gérer des actifs de PI en vue d'en tirer des revenus en misant sur des occasions d'application des droits de PI, de commercialisation ou d'octroi de licences (par exemple, on peut offrir ou négocier l'accès au marché par voie d'octroi de licences de brevet ou de marque [marque de commerce], de partage et d'octroi de licence à l'égard d'information [données protégées par le droit d'auteur], ou de partage de sources ouvertes).
  • Démarche stratégique : Engendrer et orienter le marché en ce qui concerne les actifs de PI, ce qui vous permet de contrôler le marché à mesure qu'il évolue (par exemple, produire des actifs de PI en vue de la concession réciproque de licences ou d'une coentreprise, acquérir une protection étendue par voie de brevet à l'égard de technologies fondamentales qui peuvent être enchâssées dans des normes, ou à créer des actifs de PI essentiels au marché [marque de commerce, droits d'auteur sur des données, technologie brevetée] tout en exerçant d'entrée de jeu un leadership au sein du marché).

Considérant ces stratégies générales variées de PI, vous devriez tenir compte, lors de l'élaboration de votre propre stratégie, de la vision et de la mission de votre entreprise ainsi que de la façon dont cette dernière mènera ses activités sur le marché. Puis, vous pourrez définir l'approche ou la combinaison de cadres stratégiques devant vous servir d'assise.

Étape 2 : Opérations relatives à la PI

L'étape suivante doit consister à élaborer la stratégie de PI et à définir les modalités opérationnelles de votre entreprise. Cela comprend donc la création de la stratégie de PI (vision, mission, principes directeurs, paramètres de mesure connexes, et besoins liés aux types d'actifs de PI) ainsi que la définition d'objectifs opérationnels et d'une infrastructure de l'entreprise (budget, effectif, profil de risque, hiérarchie décisionnelle) qui correspondent à votre stratégie d'affaires. Ces éléments reposeront sur l'information recueillie pendant le processus d'harmonisation, et vous doteront d'un plan opérationnel qui pourra orienter vos activités.

Figure ci-dessous – Aperçu de vos plans d'affaires

La mise en œuvre de la stratégie de PI est essentielle pour toute entreprise ou tout entrepreneur qui souhaite tirer une valeur maximale de ses actifs incorporels. Réfléchissez aux tâches suivantes liées à la PI, ou communiquez avec un conseiller en PI de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) si vous avez des questions concernant la meilleure approche pour vous :

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Aperçu de vos plans d'affaires

Protection de la PI
Objet de la protection :

  • Garantir une utilisation exclusive
  • Obtenir un avantage concurrentiel sur le marché
  • Prévenir la contrefaçon et les imitations
  • Assurer la confidentialité

Développement des affaires liées à la PI
La PI peut :

  • Servir à générer des revenus par la vente ou l'octroi de licences
  • Servir d'argument pour l'obtention de financement ou lors de négociations
  • Faire obstacle à l'accès de vos concurrents au marché

Commercialisation de la PI
Votre PI peut devenir une source de revenu :

  • Si vous la vendez à un particulier ou à une entreprise
  • Si vous octroyez une licence à un particulier ou à une entreprise (location de la PI en retour d'une contrepartie)

PI et source ouverte
Partage ou licences de source ouverte

  • Accroître l'utilisation du contenu
  • Combiner PI de source ouverte et PI exclusive

Inventivité associée à la PI
La recherche d'antériorités peut permettre :

  • De découvrir des technologies nouvelles
  • D'avoir des idées nouvelles et novatrices
  • D'éviter la répétition d'activités
  • De trouver des partenaires ou de détecter des contrefacteurs
  • De déterminer des possibilités de transfert de licences et de technologies

Surveillance de la PI
Surveiller vos concurrents :

  • Pour découvrir leurs stratégies de marché
  • À titre de source d'information (tendances en matière d'innovation)
  • Pour recueillir des preuves en vue d'une action en justice en cas de contrefaçon

Étape 3 : Exécution de la PI

Lors de cette troisième étape, vous devriez communiquer et mettre en œuvre la stratégie de PI au sein de votre entreprise. Du point de vue opérationnel ou sur le plan de la mise en œuvre, une stratégie de PI ne devrait pas être un plan indépendant de tout le reste, et sa gestion ne devrait pas relever uniquement de l'équipe juridique ou de l'équipe de recherche-développement (R-D). Votre stratégie de PI devrait être une composante essentielle et intégrée de votre stratégie d'affaires; de ce fait, pendant son exécution, elle devrait être communiquée au personnel et à la haute direction. Elle devrait aussi être bien comprise par vos conseillers et par les membres de votre conseil d'administration (le cas échéant) afin que vous puissiez mieux évaluer le profil de risque et la gestion des risques qui est requise de la part de tous les employés. Dans tous les cas, la structure organisationnelle, les politiques de l'entreprise et l'environnement culturel de votre entreprise devraient appuyer votre stratégie de PI, et vice versa.

Étape 4 : Réorientation de la PI

À la quatrième étape, vous devriez réviser et améliorer constamment votre stratégie de PI. L'élaboration de votre stratégie de PI au fil des trois étapes précédentes n'est pas une tâche isolée, ni une tâche que vous n'aurez à faire qu'une seule fois. Cette stratégie doit être élaborée et évoluer au fil du temps, et vous devez y apporter des améliorations chaque fois que vous faites évoluer votre stratégie d'affaires. Il s'agit d'un aspect important parce que, au fil de l'accroissement des actifs de PI de votre entreprise, votre image de marque et vos technologies pourraient évoluer également. Les coûts liés à l'entretien et à la gestion de vos actifs de PI peuvent en outre augmenter avec le temps, de sorte qu'il pourrait vous être bon de prévoir des mesures régulières de rationalisation et de réorientation. La situation de votre entreprise peut changer, et votre stratégie de PI pourrait en venir à inclure l'acquisition d'actifs de PI pour disposer des niveaux de protection souhaités ou additionnels afin de garantir la croissance soutenue de votre entreprise.

 

2. Harmonisation avec la politique et la culture de l'organisation

La politique et la culture de l'organisation auront une incidence sur les types particuliers d'actifs incorporels susceptibles d'être créés et gérés. Par exemple, de nombreuses entreprises parvenues à maturité ont leurs propres sous-unités d'affaires, avec leurs besoins particuliers dans l'optique du marché; ou encore, il y a de nombreuses entreprises en forte croissance dont les priorités et les politiques particulières en ce qui touche les décisions budgétaires à court terme peuvent ne pas correspondre aux besoins en matière de PI dans une perspective à long terme. Il faut donc gérer la stratégie et les actifs de PI en tenant dûment compte de la politique et de la culture de l'entreprise.

Stratégie : Pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie de PI robuste, vous devez tenir compte des limites découlant des politiques de l'entreprise lors de la création et la gestion de la stratégie et de ses composantes opérationnelles sous-jacentes. Si votre entreprise est encore toute jeune, vous devriez envisager d'instaurer des politiques et une culture qui correspondent à vos besoins en matière de PI et aux capacités de l'entreprise. Si votre entreprise est déjà bien établie, vous devriez tenir compte des répercussions possibles sur votre entreprise que pourrait avoir la mise en œuvre d'une stratégie de PI, comme l'instauration de politiques de PI susceptibles de modifier des relations existantes avec des collaborateurs, des employés, des entrepreneurs, des partenaires et des conseillers.

Figure ci-dessous – Les politiques en matière de PI s'harmonisent aux politiques de l'entreprise

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Les politiques en matière de PI s'harmonisent aux politiques de l'entreprise

Politique organisationnelle et stratégie d'affaires

  1. Politique en matière de ressources humaines
  2. Politiques en matière de R-D, de marketing et de finances
  3. Politique juridique
  • Évaluation de la PI
  • Qualité de la PI et culture de PI
  • Création, gestion et conservation d'actifs de PI
  • Politiques de confidentialité et de non-divulgation
  • Établissement de partenariats et interaction avec des tiers
  • Personnel de PI
  • Éducation et formation axée sur les compétences
  • Intégration et entrevues de départ
  • Gestion des actifs de PI, surveillance pour détecter la contrefaçon, liberté d'exploitation
  • Innovation ouverte ou fermée

Les politiques de PI doivent concorder avec la politique organisationnelle et la stratégie d'affaires

Par exemple, les stratégies peuvent tenir compte de ce qui suit :

  • l'exploitation d'une culture d'innovation ouverte par opposition à une culture d'innovation fermée
  • le niveau de gestion des secrets commerciaux
  • la mise en œuvre d'outils de gestion des droits d'auteur
  • la nécessité de procéder à une analyse de la liberté d'exploitation
  • le recours aux services de spécialistes des règles juridiques en matière de PI pour étayer les programmes de lutte contre la contrefaçon et d'exécution de la loi

Pour mettre en œuvre ces stratégies en matière de politiques organisationnelles, il faut comprendre quels effets auront les politiques et leurs processus sur des parties variées et leurs services opérationnels. Il faut aussi trouver l'équilibre optimal entre vos besoins d'affaires et les objectifs en matière de politiques. Dans tous les cas, vous devez vous assurer que les politiques de PI en vigueur dans votre entreprise sont conformes aux politiques organisationnelles et qu'elles soutiennent la culture organisationnelle en matière de PI.

La liste suivante donne une idée des différents aspects à considérer en ce qui touche les politiques de PI et les objectifs fondés sur la culture dans l'optique d'une entreprise. Chaque entreprise aura sa propre politique d'évaluation et sa propre position culturelle. Vous devriez donc songer à discuter avec un expert en PI ou avec un conseiller en PI de l'OPIC si vous avez des questions sur les types de politiques qui peuvent convenir à votre entreprise.

Considérations générales concernant l'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • Actifs de PI : Les actifs de PI doivent être conçus en concordance avec les politiques de PI de l'entreprise, et ce, tout au long du cycle de vie de la PI, ce qui inclut la création, la gestion et la tenue à jour de ces actifs. En outre, des politiques organisationnelles bien définies peuvent se révéler utiles pour les conseillers externes, comme les spécialistes juridiques, qui peuvent utiliser ces instruments pour rationaliser les coûts et les résultats des activités de votre entreprise.
  • Politique de R-D (innovation ouverte ou innovation fermée) : Certaines cultures d'entreprise reposent sur des politiques d'innovation ouverte qui permettent aux employés et aux partenaires de partager et d'utiliser des idées externes aussi bien qu'internes. Cela comprend souvent l'inclusion de clients ou d'autres chercheurs dès les premières étapes du processus de développement, et cette approche peut accroître la possibilité que le produit ou le service présente une valeur marchande. Toutefois, une telle politique peut aussi réduire la capacité d'acquérir la propriété d'actifs et d'enregistrer des droits pour votre entreprise; cela peut aussi augmenter les risques de divulgation, ce qui pourrait du coup limiter la capacité à protéger l'actif de PI par la suite. D'autres cultures d'entreprise misent sur une politique d'innovation fermée, qui vise seulement la PI créée à l'interne au sein de l'entreprise. Cette politique peut vous obliger à porter une attention accrue aux politiques de confidentialité et de non-divulgation de votre entreprise avant le lancement du nouveau produit.
  • Politique de divulgation : Cette politique sera liée à la politique sur les secrets commerciaux de votre entreprise; il est important de comprendre quels renseignements ou documents peuvent être divulgués ou communiqués à l'interne et à l'externe. On peut penser, par exemple, à la divulgation par publication de documents ou diffusion de renseignements accessibles en ligne à l'externe, ou même à l'interne sur le réseau privé de votre entreprise. L'incidence et les risques entourant la divulgation de documents ou de renseignements de façon inappropriée doivent être bien connus à tous les niveaux de votre entreprise.
  • Politique relative aux partenariats : De nombreuses entreprises et sous-unités doivent conclure des partenariats aux fins d'accès aux technologies, aux marchés ou à d'autres renseignements d'affaires pertinents. Aux termes d'une politique de partenariat, les employés, les entrepreneurs et les conseillers doivent tenir compte du niveau d'autorisation dont ils disposent pour conclure un partenariat exécutoire ou contractuel avec une autre entreprise, et également des exigences contractuelles applicables et des limites du partenariat. Par exemple, un partenariat stratégique peut prévoir l'attribution des actifs de PI du projet à un partenaire (c. à d. le transfert de la possession de la PI à une autre partie), tandis qu'un autre partenariat peut comporter des restrictions applicables à la divulgation, ou même des exigences d'exclusivité ou de non-exclusivité. Chaque partenariat ou chaque coentreprise peut avoir ses particularités, de sorte que la politique organisationnelle peut dicter les limites et l'harmonisation requises à l'égard des ententes de partenariat.
  • Qualité de la PI : La « qualité » de la PI du point de vue d'une entreprise est un concept subjectif et découlera donc de la culture de la PI, qui est souvent influencée directement par les politiques organisationnelles. Par exemple, une entreprise qui met l'accent sur la production d'un grand nombre de brevets (à faible coût) peut encourager ses employés à ne pas trop se concentrer sur la qualité des brevets afin de maintenir le rythme de dépôt. Par contre, l'entreprise qui met l'accent sur l'avancement des actifs de PI pertinents pour ses opérations ou sur un savoir-faire essentiel reposant sur des processus de PI aux fins d'approbation pourrait être plus à même d'instaurer une culture de soutien où l'on sait définir et reconnaître la « qualité de la PI ».
  • Contrefaçon et liberté d'exploitation : Pour vous assurer qu'un produit ou un service de votre entreprise ne porte pas atteinte au droit d'une autre personne, ou qu'un tiers ne porte pas atteinte à vos propres droits, vous pourriez établir une politique pour votre entreprise visant à la fois à détecter les contrefacteurs et à éviter vous-même d'empiéter sur les droits de tiers. Les politiques relatives à la contrefaçon et à la liberté d'exploitation doivent être établies en collaboration avec des experts en PI ou avec des services juridiques. La portée de la politique peut varier d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'entreprise (par exemple, lorsque des unités organisationnelles ont des stratégies ou des objectifs d'affaires différents, ou même des stratégies d'innovation différentes (p. ex., innovation ou PI ouverte ou fermée).
  • Ventes et marketing : De nombreuses entreprises établissent des politiques de vente et de marketing à l'intention des employés et des partenaires d'affaires qui envisagent d'éviter une divulgation prématurée, ou la divulgation tout court, à l'égard de produits ou de services pour protéger des droits de PI (brevet, secret commercial, etc.). Les entreprises peuvent également élaborer des politiques sur la façon dont les produits ou les services peuvent être présentés aux clients, ou encore sur la manière de les marquer ou de les estampiller au sein de l'industrie dans le but de protéger l'image de marque ainsi que l'achalandage associés à une marque de commerce. Cela peut prendre la forme de lignes directrices décrivant la qualité et la portée des biens et services pouvant être vendus en association avec la marque de commerce.
  • Ressources humaines : Il est possible d'établir des politiques axées sur les ressources humaines (RH) dans l'optique de la PI afin que les nouveaux employés ou les employés qui quittent votre entreprise soient au fait des politiques relatives au secret commercial ou à la PI, ce qui inclut à la fois le personnel des sous-traitants et les employés contractuels (cela consistera entre autres à déterminer la PI d'amont et la PI d'aval dans l'optique des nouveaux employés, des employés qui s'en vont et des entrepreneurs). Les RH pourraient aussi participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques en veillant à ce que des ressources de PI compétentes soient disponibles pour appuyer la gestion efficace de tous les processus de PI. Par exemple, cela peut comprendre l'examen des politiques et des programmes d'éducation pour mieux faire connaître la PI à l'intérieur de votre entreprise, de même que les risques à prévoir si l'on ne tient pas compte comme il se doit de la PI, ou encore des programmes d'éducation particuliers pour renforcer ou intégrer les compétences en PI au niveau de l'ensemble du personnel, des entrepreneurs et des conseillers, lorsque des actifs de PI sont associés à leurs extrants de travail. Les politiques en matière de RH peuvent également favoriser la mobilisation des employés grâce à des programmes de reconnaissance, de récompense financière ou de promotion à l'intention des inventeurs. Par conséquent, les politiques de RH constitueront souvent un élément fondamental en vue de jeter les bases de la culture de la PI sur laquelle doit miser votre entreprise.

Considérations relatives au secret commercial aux fins d'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • La portée d'une politique en matière de secret commercial peut avoir une incidence sur la capacité de gérer et de préserver de manière efficiente le secret d'un actif de PI. Les politiques sur le secret commercial qui exigent une catégorisation, un marquage et un contrôle rigoureux du matériel peuvent accroître la capacité d'une entreprise à se prévaloir de recours en cas de divulgation, mais elles peuvent aussi être sources de différends au sein de l'organisation relativement au partage des secrets commerciaux entre les unités organisationnelles, ou faire augmenter les coûts de l'organisation en vue de mettre en œuvre et de tenir à jour un système de technologie de l'information (TI) capable d'appuyer un tel processus.

Considérations relatives aux brevets aux fins d'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • Les politiques relatives aux brevets peuvent comporter l'obligation faite aux inventeurs de soumettre un document officiel de divulgation d'invention et des formulaires de cession; elles peuvent aussi prévoir la validation de l'innovation par un comité organisationnel d'examen des inventions avant l'approbation du dépôt, ou encore un processus d'approbation simple dans le cadre duquel l'inventeur peut travailler directement avec un expert en PI pour déposer le brevet en son nom. Les politiques d'approbation des brevets doivent concorder avec votre culture organisationnelle en ce qui touche les modes de conception des innovations et la collaboration connexe, et elles doivent en outre assurer le respect des exigences juridiques applicables aux fins de cession et de documentation des inventions.
  • Les politiques organisationnelles qui régissent la rémunération au titre des droits d'invention à l'égard des brevets et qui prévoient une exigence de tenue d'un recueil de notes techniques donneront le ton à la culture en matière de PI, tout en établissant des repères organisationnels à respecter.
  • Les politiques d'autorisation à l'égard d'inventions de produit ou de service garantissent une liberté d'exploitation à l'égard d'autres brevets avant le lancement d'un nouveau produit ou service. La liberté d'exploitation peut être un enjeu juridique, aussi devriez-vous envisager de consulter un expert en PI ou un conseiller juridique.

Considérations relatives au droit d'auteur aux fins d'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • Les politiques sur le droit d'auteur peuvent également avoir une incidence sur la capacité d'utiliser des documents internes ou externes détenus par votre entreprise, ou encore d'utiliser des œuvres de tiers. Dans le cas d'entreprises qui doivent utiliser des œuvres de tiers, les politiques doivent définir les facteurs et les processus servant à s'assurer que les droits d'auteur sont utilisés de façon appropriée (par rapport aux droits du propriétaire d'origine).
  • En cas de création de contenu, vous devez vous assurer que la propriété du droit d'auteur de votre entreprise est clairement établie dans l'optique des entrepreneurs et des employés, et que des sujets comme la renonciation aux droits moraux associés aux droits d'auteur sont traités dans les contrats d'emploi. Étant donné que chaque pays a sa propre loi sur le droit d'auteur, si votre entreprise utilise du contenu créé par des tiers dans différents pays, vous pourriez devoir vous assurer que la politique sur le droit d'auteur de votre entreprise respecte les droits internationaux applicables.

Considérations relatives aux marques de commerce aux fins d'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • Les politiques sur les marques de commerce peuvent comporter la définition des types de marques enregistrées et des types de marques non enregistrées dans l'optique de la stratégie de PI de l'entreprise, et énoncer la procédure à suivre par les employés, les entrepreneurs ou les conseillers lorsqu'ils lancent de nouvelles idées relatives à des marques de commerce ou à la promotion de l'image de marque de votre entreprise.
  • Les recherches rattachées à la liberté d'exploitation peuvent constituer un élément d'une politique standard qui réduira la probabilité que surviennent certains problèmes, par exemple des poursuites, la nécessité de remanier l'image de marque ou la présentation de votre nouveau produit pour éviter d'enfreindre les droits de marque de commerce détenus par un tiers, ou encore l'obligation d'acquérir des licences pour utiliser une marque de commerce appartenant à un tiers.
  • Les politiques de l'organisation en matière d'enregistrement – dans le but de définir une procédure standard d'enregistrement dans des pays donnés ainsi que des catégories d'utilisation – peuvent simplifier le processus de demandes d'enregistrement de marques de commerce à la fois au Canada et à l'étranger.

Considérations relatives aux dessins industriels aux fins d'harmonisation avec la politique ou la culture de l'organisation

  • Les recherches rattachées à la liberté d'exploitation peuvent constituer un élément d'une politique standard qui réduira la probabilité que surviennent certains problèmes, par exemple des poursuites, la nécessité de remanier l'image de marque ou la présentation de votre nouveau produit pour éviter d'enfreindre les droits relatifs à des dessins industriels qui sont détenus par un tiers, ou encore l'obligation d'acquérir des licences pour utiliser un dessin industriel appartenant à un tiers.

 

3. Objectifs d'affaires

3.1 Lancer une entreprise

Introduction

Pour que votre entreprise bénéficie d'un avantage concurrentiel durable, il est important de comprendre comment chaque type de PI peut être utilisé pour renforcer la compétitivité de votre entreprise, et comment vous pouvez vous servir de ces connaissances pour élaborer une stratégie de PI. Cette stratégie devrait être étroitement liée à celle élaborée pour assurer la croissance de votre entreprise. Vous utiliserez votre stratégie de PI pour orienter les décisions de votre organisation en vue de déterminer où, quand et comment protéger, gérer et monnayer vos actifs incorporels.

Définition de la PI

La PI s'entend de certains types d'actifs incorporels. Chaque pays dispose de son propre ensemble de lois et de règlements, qui peuvent différer de la législation canadienne. Pour être admissibles à la protection, les actifs de PI doivent faire partie des catégories générales ci-dessous (de plus amples renseignements sur les différents types de PI et sur la façon d'en assurer la protection sont disponibles sur la page Web « PI pour les entreprises » de l'OPIC).

  • Les brevets confèrent un droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre une invention. La protection offerte par le brevet s'applique dans la région ou le pays qui délivre le brevet. Au Canada, un brevet a une durée de 20 ans suivant la date de dépôt de la demande de brevet. Pour être admissible à cette protection, l'invention doit être nouvelle, utile et inventive.
  • Les marques de commerce peuvent être formées de lettres, de mots, de symboles, de dessins, de goûts, de textures, d'images en mouvement, de façons d'emballer des produits, d'hologrammes, de sons, d'odeurs, de formes tridimensionnelles, de couleurs, ou d'une combinaison de ceux-ci, servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'une organisation de ceux des autres. Une fois la marque de commerce enregistrée, le propriétaire possède le droit exclusif d'utiliser la marque au Canada pendant 10 ans. Par la suite, l'enregistrement de la marque de commerce peut être renouvelé tous les 10 ans, et ce, indéfiniment. Il est à noter que la protection d'un nom commercial ou du nom d'une entreprise (la dénomination sociale sous laquelle une entreprise est enregistrée au niveau fédéral ou provincial) n'est pas la même que celle applicable à un nom de domaine (adresse Internet).
  • Le droit d'auteur est le droit exclusif de produire, de reproduire, de publier ou d'exécuter une œuvre originale de nature littéraire, artistique, dramatique ou musicale. Au Canada, en règle générale, le droit d'auteur est en vigueur pendant toute la vie de l'auteur et pendant 50 ans à compter du 31 décembre de l'année du décès de l'auteur. Il existe toutefois des exceptions. Par exemple, pour les enregistrements de prestations et pour les publications sonores, la période applicable est de 70 ans à compter de la date de publication des enregistrements.
  • Les dessins industriels ont trait à l'apparence particulière d'un produit — sa forme, sa configuration, son motif ou ses éléments décoratifs, ou toute combinaison de ces caractéristiques. Le contour d'un capot d'automobile, l'interface utilisateur graphique d'un téléphone ou la forme d'un meuble chic sont des exemples de dessins industriels. L'enregistrement d'un dessin industriel est valide pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 ans, à condition que les frais de maintien soient acquittés.
  • Les secrets commerciaux ne peuvent pas être enregistrés auprès d'un office de la PI. Il s'agit de renseignements exclusifs dont la protection est affaire de confidentialité. Les renseignements exclusifs peuvent comprendre des formules secrètes, des processus et des méthodes de production. Il s'agit habituellement de renseignements qui peuvent donner à leur détenteur un avantage concurrentiel, mais qui n'ont pas été rendus publics et qui ne sont généralement pas connus dans l'industrie. Les secrets commerciaux durent tant que les renseignements demeurent secrets.

Avantages d'une stratégie de PI

Une stratégie de PI cohérente peut vous aider à accomplir ce qui suit :

  • constituer puis accroître la valeur de votre entreprise
  • rehausser la réputation de votre entreprise en la démarquant des autres
  • établir la propriété exclusive de vos actifs de PI, et aider à obtenir un avantage concurrentiel exclusif sur le marché
  • empêcher les concurrents et les contrefacteurs de copier ou d'imiter des aspects protégés de vos produits ou services, y compris votre image de marque (marque de commerce), vos dessins (dessins industriels), vos inventions (brevets) et vos œuvres artistiques originales (droits d'auteur)
  • vous permettre d'utiliser vos actifs de PI à titre de garantie pour mobiliser des investissements ou contracter des emprunts
  • augmenter vos revenus grâce à l'octroi de licences, au franchisage et à la vente ou à la cession de vos actifs de PI
  • regrouper vos actifs de PI avec d'autres entités au moyen de coentreprises ou d'autres alliances stratégiques pour renforcer votre compétitivité globale

Lorsque vous vous penchez sur ces avantages, il est important de comprendre que les droits de PI sont des droits négatifs, en ce sens qu'ils ont comme effet d'empêcher d'autres personnes ou entités d'utiliser vos actifs de PI. Vous n'avez pas besoin de vous prévaloir d'une protection en enregistrant votre PI pour pouvoir vendre votre produit ou votre service.

Éléments de base d'une stratégie de PI

La section: (Élaborer une stratégie de PI) définit toutes les étapes à suivre pour élaborer une stratégie de PI. Lorsque vous lancez une entreprise, vous pourriez envisager l'approche suivante pour bien comprendre votre position en matière de PI, et définir les éléments opérationnels requis pour établir et perfectionner votre stratégie de PI :

  1. Cerner les possibilités liées à la PI et se prévaloir d'une protection

    Ce sont vos objectifs opérationnels qui doivent déterminer le type de stratégie de PI à mettre en œuvre. Il existe un certain nombre de cadres stratégiques généraux que toutes les entreprises peuvent envisager, selon que l'accent est mis sur une approche défensive ou offensive, sur la dimension financière, sur l'octroi de licences ou sur une démarche stratégique. Ces stratégies sont décrites plus en détail à la section: (Élaborer une stratégie de PI). Cela dit, toutes les stratégies comprendront les éléments suivants en vue de protéger vos actifs de PI :

    • Informez-vous comme il se doit : Découvrez les avantages et les inconvénients rattachés aux différents types de protection de la PI, ainsi que la stratégie à adopter pour chaque type. Assurez vous que votre investissement dans la protection de la PI est justifié par le rendement que vous prévoyez tirer de cette exclusivité. Pour ce faire, tenez compte de la valeur de l'exclusivité de vos produits pour les clients, les investisseurs et les partenaires d'affaires.
    • Vérifiez que vous avez le droit d'utiliser votre PI en effectuant des recherches dans des bases de données : Pour éviter d'enfreindre par inadvertance les droits de PI d'autres personnes, faites une recherche dans des bases de données régionales ou internationales sur la PI. L'OPIC fournit des guides gratuits pour vous aider à faire des recherches dans les bases de données canadiennes suivantes sur la PI :
    • Portée géographique de la protection : L'enregistrement de la PI au Canada ne vous offre pas de protection à l'étranger. Si vous voulez faire affaire dans un autre pays, vous devez y obtenir des droits de PI pour être protégé. Les mécanismes de dépôt international peuvent faciliter l'enregistrement de la PI dans plus d'un pays.
    • Agissez rapidement : Assurez-vous que votre PI est protégée aussi tôt que possible pour éviter de perdre votre avantage concurrentiel. L'OPIC offre différents tutoriels gratuits sur l'obtention de droits d'auteur (section sur les frais) et d'un brevet (section sur les frais), d'une marque de commerce (section sur les frais) et d'un dessin industriel (section sur les frais) au Canada. Si vous exportez, Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les guides « Faire des affaires à l'étranger » offerts par l'OPIC.
    • Obtenez une protection à l'appui d'une approche offensive : Tirez parti de la protection de vos actifs de PI pour faire valoir proactivement vos droits au regard de vos concurrents et des contrefacteurs.
    • Obtenez une protection à l'appui d'une approche défensive : Misez sur la protection de votre PI comme moyen de dissuasion à l'égard des concurrents qui pourraient vous accuser d'enfreindre leurs droits.
  2. Déterminer les actifs de PI et les types de PI de l'entreprise

    Le type de stratégie de PI que vous adopterez dépendra ensuite de ce qui suit :

    • le type d'actifs incorporels que possède votre entreprise ou qu'elle produira
    • les stratégies de PI de vos concurrents dont vous êtes informé, et du marché en général
    • une évaluation de vos actifs de PI afin de savoir comment en optimiser la valeur de votre PI pour votre entreprise

    Vous vous doterez ainsi d'une stratégie de PI qui concorde avec vos besoins d'affaires. Pour recueillir cette information, vous devriez évaluer les types de PI pertinents pour votre entreprise, et mener une vérification de la PI afin d'établir à la fois les actifs dont vous disposez et les lacunes à combler en matière de PI.

    • Types de PI et vérification de la PI : Un volet important de votre stratégie de PI devrait consister à effectuer une vérification des actifs incorporels dont votre entreprise est propriétaire. Une fois que vous savez quels sont vos actifs de PI, vous pouvez déterminer si vous devriez investir pour les protéger et les gérer. Le fait que votre PI soit enregistrée ou non sera sans importance dans le contexte de votre vérification. Cependant, n'incluez pas les actifs incorporels pour lesquels d'autres entreprises possèdent une licence ou qui appartiennent à d'autres entreprises. Dans le cadre de cette vérification de la PI, vous aurez à détecter vos lacunes en matière de PI, en fonction des types de PI appartenant à des concurrents connus et du marché en général. Cela permettra de jeter les bases d'une évaluation de la PI afin de savoir comment en optimiser la valeur de votre PI pour l'entreprise, et de déterminer le type de PI dont vous avez besoin, par rapport au type de PI dont vous disposez.
  3. Mettre en œuvre la stratégie de PI et gérer les risques

    C'est lors de cette dernière étape que vous devriez commencer à élaborer votre stratégie de PI à l'intérieur de votre entreprise, ce qui requiert aussi de bien connaître le profil de risque entourant la PI ainsi que la manière de gérer les risques.

    • Intégrer la PI à l'entreprise : Que ce soit sur le plan opérationnel ou dans une optique de mise en œuvre, une stratégie de PI ne devrait pas être un plan indépendant de tout le reste, et sa gestion ne devrait pas relever uniquement de l'équipe juridique ou de l'équipe de R-D. Votre stratégie de PI doit plutôt être une composante essentielle et intégrée de votre stratégie d'affaires, que soutiennent tous les secteurs de votre entreprise.
    • Promouvoir la sensibilisation à la PI à l'interne : Vos employés devraient connaître leurs responsabilités aux fins d'assurer la protection de votre PI. Ils devraient apprendre quels sont les aspects fondamentaux entourant la protection de la PI. Une fois qu'ils sont bien informés au sujet de la PI, vos employés peuvent participer à la détermination des principaux actifs de PI et vous aider à établir des stratégies afin de savoir comment, où et quand protéger, gérer et monnayer vos actifs incorporels pour accroître la valeur de votre entreprise.
    • Assurer la préservation de la PI : Demandez aux employés, aux investisseurs et aux partenaires commerciaux de signer des ententes de non-divulgation/confidentialité pour protéger vos secrets commerciaux, votre savoir-faire et vos inventions et dessins qui ne sont pas protégés au moyen de brevets ou d'enregistrement de dessins industriels.
    • Surveiller le marché et défendre vos droits : Les droits exclusifs de PI garantis par l'enregistrement ne sont valables que si vous empêchez d'autres personnes de les enfreindre. Si vous découvrez que l'on a enfreint vos droits, vous pouvez, avec l'aide d'experts en PI, envoyer des lettres de cessation et d'abstention, négocier des ententes de concession réciproque de licences ou de règlement, ou entamer des procédures judiciaires ou des procédures d'arbitrage ou de médiation.

    À partir du moment où vous comprenez bien ces aspects, vous pouvez véritablement commencer à élaborer votre stratégie de PI, ainsi que cela est décrit à la section: (Élaborer une stratégie de PI).

3.2 Lancer un nouveau secteur d'activité

Stratégie : À mesure que votre entreprise prend de l'expansion, vous pouvez en venir à décider de lancer des produits ou des services nouveaux et novateurs. Afin de protéger votre investissement et d'éviter d'enfreindre les droits de PI de tiers, assurez-vous d'identifier, de protéger et de gérer vos nouveaux actifs de PI le plus tôt possible lors de leur développement.

Considérations générales entourant le lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Pour vérifier que votre nouveau produit ou service ne porte pas atteinte aux droits de quelqu'un d'autre, recensez les droits de PI existants en effectuant des recherches en ligne ou en obtenant l'opinion d'un expert en PI sur des questions comme l'autorisation et la liberté d'exploitation. Une telle approche réduira la probabilité que surviennent certains problèmes, par exemple des poursuites, la nécessité de remanier l'image de marque ou la présentation de votre nouveau produit pour éviter d'enfreindre les droits de PI détenus par un tiers, ou l'obligation d'acquérir des licences pour utiliser un actif de PI appartenant à un tiers.
  • Pour accroître la confiance des clients, des actionnaires et des investisseurs, affichez ou inscrivez toute demande d'enregistrement ou tout enregistrement de PI existant sur le matériel publicitaire associé à vos produits ou services, au moyen d'indications comme MC, ®, Marque de commerce, Ⓒ, Protégé par le droit d'auteur, D, Dessin, Dessin industriel, Brevet et Brevet en instance. Les marques peuvent être particulièrement importantes dans certains pays qui signalent vos droits de PI à d'autres entreprises.

Considérations relatives aux brevets dans le cadre du lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Pour maximiser le rendement de votre investissement, assurez-vous de protéger les aspects novateurs qui sont à la base d'un nouveau produit ou service. Les brevets permettront à votre entreprise d'obtenir et de protéger un avantage exclusif sur le marché. Un tel avantage est considérable. Bien utilisés, les produits ou services protégés par un brevet peuvent accroître les parts de marché et les marges bénéficiaires ainsi qu'aider à mettre au point d'autres produits novateurs.
  • Assurez-vous de préserver la confidentialité des inventions qui ne font pas encore l'objet d'une protection en concluant des ententes de non-divulgation avec les employés, les partenaires et les entrepreneurs. Une invention ne peut être brevetée si elle a déjà été rendue publique. Vous pouvez présenter une demande de brevet dans l'année suivant la divulgation publique au Canada et aux États Unis, mais d'autres pays n'accordent pas ce genre de délai de grâce et exigent que l'invention soit entièrement nouvelle.
  • Examinez régulièrement vos inventions pour savoir lesquelles devraient être protégées par un brevet. Exécuté à intervalles réguliers, ce processus vous aidera à optimiser le rendement de votre investissement en vous permettant de déterminer ce qui suit :
    1. que les principales inventions sont protégées par un brevet
    2. que les inventions accessoires sont protégées par un brevet pour générer des revenus supplémentaires grâce à des licences ou à des ventes
    3. que d'autres actifs de PI sont examinés en vue de savoir s'ils peuvent être abandonnés afin de réduire les coûts

Considérations relatives aux marques de commerce dans le cadre du lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Enregistrez de nouvelles marques de commerce lors du lancement de produits ou de services pour que les consommateurs les reconnaissent.
  • Si vous ne pouvez obtenir la protection d'une marque de commerce dans les administrations où votre entreprise exerce ses activités parce que cela empiéterait sur les marques de commerce déposées d'un concurrent, vous devrez peut-être modifier l'image de marque du produit ou du service si vous le lancez sur le marché et que le concurrent décide d'invoquer ses droits de PI à votre encontre.
  • Toutefois, si le cycle de vie de votre produit ou service est court ou si vous visez une clientèle bien informée et ayant une solide connaissance de votre secteur, il ne sera peut-être pas nécessaire de présenter une demande de protection de marque de commerce.

Considérations relatives au droit d'auteur dans le cadre du lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Votre droit d'auteur est établi lorsqu'une œuvre est créée, et de nombreux pays honoreront ce droit d'auteur conformément à la Convention de Berne. Toutefois, l'enregistrement du droit d'auteur vous facilite la tâche en cas de différend relatif à la propriété.
  • Pour vous assurer que personne ne porte atteinte à vos droits d'auteur, vous devez chercher activement ainsi que prévenir les éventuels empiétements. Il existe des outils en ligne qui peuvent permettre de détecter les atteintes aux droits d'auteur.

Considérations relatives aux dessins industriels dans le cadre du lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Des produits de conception exclusive peuvent attirer l'attention des clients et accroître la part de marché de l'entreprise qui les commercialise. Pour maximiser le rendement du capital investi dans un nouveau produit, obtenez une protection à l'égard des éléments conceptuels nouveaux importants en enregistrant un dessin industriel. Si votre dessin en vient à se démarquer sur le marché, vous pouvez aussi l'enregistrer à titre de marque de commerce pour obtenir une protection supplémentaire. La conception de la bouteille cannelée de Coca-Cola est un exemple très connu.
  • Pour vous assurer que votre dessin demeure unique, vous devez le garder secret jusqu'à ce qu'il soit enregistré. Préservez la confidentialité des dessins non enregistrés en concluant des ententes de non divulgation avec les employés, les partenaires et les entrepreneurs.

Considérations relatives au secret commercial dans le cadre du lancement d'un nouveau secteur d'activité

  • Pour qu'il soit possible de conserver des secrets commerciaux sur des éléments comme des formules, des données, des listes de clients, des plans, des algorithmes et des processus, les employés, les entrepreneurs et les partenaires d'affaires doivent signer des ententes de non-divulgation. Pour préserver le secret, les renseignements confidentiels doivent être protégés au moyen de systèmes de vérification ou de surveillance périodique. Choisissez avec le plus grand soin les renseignements que vous divulguez. Essayez plutôt de conclure des accords d'approvisionnement ou de faire la démonstration des extrants au lieu de divulguer des secrets commerciaux.
  • Bien que les secrets commerciaux puissent rester hors du domaine public indéfiniment, leur confidentialité sera perdue si les secrets sont divulgués fortuitement ou s'ils sont dévoilés par un concurrent ou un autre tiers par voie de rétro-ingénierie. De plus, il peut être coûteux de faire appel aux tribunaux pour obtenir réparation en cas de violation de la confidentialité.
  • Pour protéger vos secrets commerciaux à l'interne, enregistrez leur existence, recensez les parties qui y ont accès et limitez la distribution de l'information au moyen d'ententes de confidentialité. L'information doit être conservée sous clé ou sous forme électronique chiffrée.

3.3 Financement et emprunts

Stratégie : Vous pourriez être en mesure d'utiliser des actifs de PI pour obtenir du financement auprès de banques, de sociétés de capital-risque, d'investisseurs providentiels, d'organismes gouvernementaux, etc. En fait, la présence d'actifs de PI indique souvent aux partenaires financiers que votre entreprise possède un certain degré d'exclusivité sur le marché ou un avantage concurrentiel, et qu'elle est par le fait même plus susceptible d'obtenir de bons résultats. Les actifs de PI peuvent alimenter la confiance des investisseurs ou des prêteurs à l'égard de l'avantage concurrentiel de votre entreprise et de la validité de ses débouchés commerciaux. Il est donc important pour vous de connaître vos actifs de PI et de bien saisir comment ils contribuent à votre croissance, à votre image de marque et à votre stratégie de marketing.

La PI est certes un actif incorporel, mais il s'agit néanmoins d'un actif commercial. Cela signifie que les investisseurs de capitaux propres auront une participation dans ces actifs, tandis que les prêteurs pourraient les revendiquer en cas de faillite de l'entreprise.

Considérations générales en cas de demande de financement

  • Pour vous aider à attirer et à obtenir des investissements et des prêts, envisagez de procéder à l'évaluation de votre PI. Cela vous aidera à tirer pleinement parti de vos actifs incorporels dans le cadre de négociations avec des partenaires financiers. Des spécialistes en évaluation de la PI peuvent vous aider à effectuer une analyse en vue de déterminer la valeur de votre PI.
  • Outre le financement et les prêts traditionnels, il existe plusieurs façons d'obtenir du financement en tirant parti de la PI :
    • Emprunts garantis par des droits de PI – Votre entreprise peut faire un emprunt correspondant à un pourcentage de la valeur de vos actifs de PI en utilisant ces derniers comme garantie. Il peut s'agir d'une solution intéressante si votre entreprise possède des actifs de PI de grande valeur, mais qu'elle n'a pas d'actifs corporels pouvant servir de garantie d'emprunts traditionnels.
    • Titrisation des redevances de PI – Votre entreprise peut regrouper et céder ses flux de revenus futurs liés à la PI en échange d'un financement immédiat. Au lieu d'emprunter de l'argent, votre entreprise vend un flux de revenu prévu provenant de brevets, de marques de commerce, de secrets commerciaux ou de concession de licences de droit d'auteur.
    • Vente et rétrocession de licence de PI – Votre entreprise peut vendre ses actifs de PI en échange d'un financement immédiat, tout en conservant l'option d'utiliser les actifs de PI au moyen d'un accord de rétrocession de licence. Vous pouvez inclure dans l'accord une option permettant de racheter, à un prix préétabli, la propriété des actifs de PI à la fin de la période de validité de la licence.
  • Pour être en mesure de démontrer la qualité de vos actifs de PI aux investisseurs et aux prêteurs potentiels, effectuez une vérification de la PI, que ce soit par vous-même ou avec l'aide d'un expert en PI. Cette vérification doit viser les objectifs suivants :
    • vérifier que vous détenez toujours la propriété de la PI
    • confirmer que la PI est bien enregistrée ou protégée
    • établir les droits ou les obligations des tiers
    • déterminer si votre PI porte atteinte aux droits d'autrui ou si elle fait l'objet d'une contrefaçon
    • déterminer les actifs de PI inutilisés qui peuvent être cédés (vendus ou cédés sous licence)
  • Afin de préserver la confidentialité, en particulier dans le cas des secrets commerciaux et des inventions ou des dessins non publiés, assurez-vous que des ententes de confidentialité ou de non divulgation sont conclues lorsque vous faites affaire avec des partenaires financiers éventuels. La divulgation publique peut compromettre l'aboutissement d'une demande de brevet ou d'enregistrement de dessin industriel.
  • Au chapitre des encouragements fiscaux, examinez la possibilité de vous prévaloir du Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental, qui accorde des crédits d'impôt aux entités menant des activités de recherche scientifique ou de développement au Canada. De plus, le nouvel incitatif fiscal que constitue la « boîte à brevets » du Québec permet aux entreprises de fabrication novatrices admissibles de la province d'obtenir une déduction fiscale applicable au revenu tiré des brevets après le .

Considérations relatives aux brevets en cas de demande de financement

  • Pour optimiser la valeur de votre portefeuille de brevets, communiquez une estimation de la valeur quantitative et qualitative de vos brevets à vos partenaires financiers prospectifs. Soulignez l'importance des caractéristiques que vos brevets protègent.

Considérations relatives aux marques de commerce en cas de demande de financement

  • Pour démontrer la valeur de vos marques de commerce à d'éventuels partenaires financiers, faites ressortir la force de vos marques (enregistrement et réputation sur le marché), et faites état de votre volonté d'assurer leur protection pour prévenir la dilution de votre image de marque.

Considérations relatives aux droits d'auteur en cas de demande de financement

  • Pour être plus à même d'obtenir du financement ou d'attirer des partenaires financiers, soulignez la valeur de vos actifs protégés par des droits d'auteur à titre d'actifs de PI. Bien que les œuvres originales soient automatiquement protégées par le droit d'auteur, l'enregistrement des œuvres fournit une preuve de propriété, ce qui peut rassurer les partenaires financiers éventuels.

Considérations relatives aux dessins industriels en cas de demande de financement ou de prêt

  • Pour être plus à même d'obtenir du financement ou d'attirer des partenaires financiers, soulignez la valeur découlant de l'exclusivité de l'aspect esthétique de vos produits, et mentionnez aussi vos enregistrements et demandes d'enregistrement de dessins industriels. Cela servira à démontrer la capacité de votre entreprise à mettre au point des produits uniques. Les concepts exclusifs peuvent être une source de valeur ajoutée, parce qu'ils peuvent vous permettre de demander des prix plus élevés ou vous doter d'autres avantages sur le marché.

Considérations relatives au secret commercial en cas de demande de financement

  • Pour préserver la confidentialité de vos secrets commerciaux, communiquez les résultats du processus, du service ou des données protégés aux investisseurs, plutôt que les secrets commerciaux eux-mêmes. Le fait de mentionner l'existence de secrets commerciaux peut accroître la confiance des partenaires financiers.

3.4 Exploiter une entreprise

Stratégie : Votre entreprise doit être constamment en exploitation, aussi devriez-vous investir continuellement dans la PI. La protection des investissements exige une vigilance constante à l'égard de la PI des concurrents afin de maintenir votre liberté d'exploitation et la tenue à jour des actifs de PI au fil de l'offre de vos produits ou services et de leur évolution en vue de répondre aux besoins du marché. Une stratégie de PI doit donc être envisagée sous deux angles : d'abord, il faut s'assurer que la stratégie préserve l'offre actuelle de produits ou de services; ensuite, il faut veiller à ce que la stratégie soit adaptée en fonction des révisions ou des mises à jour de vos produits et services.

Considérations générales relatives à l'exploitation continue d'une entreprise

  • Aux fins de collaborer avec les services juridiques, assurez-vous que vos produits et services ne sont pas exposés à un risque juridique en surveillant les cas de violation des droits de PI afin de disposer d'une liberté d'exploitation continue.
  • Afin d'élaborer un processus de tenue de vos dossiers relatifs à la PI et à l'innovation, envisagez la possibilité d'inclure un processus de surveillance des exigences contractuelles touchant la PI (surveillance de la non-divulgation, préservation des secrets commerciaux) et des documents connexes (cessions de propriété, certificats d'enregistrement, marques figurant sur les produits ou services annoncés).
  • Pour prévenir la péremption prématurée de la PI, envisagez de surveiller la durée restante de la protection de la PI dans le cas de vos innovations (notamment, les dates d'expiration ou l'abandon d'actifs de PI enregistrés).
  • Pour assurer la tenue à jour de vos actifs de PI, envisagez d'établir un registre des processus opérationnels internes pour consigner les révisions ou mises à jour apportées à vos produits ou services, y compris en ce qui concerne la PI pouvant découler de ces révisions ou mises à jour (par exemple, vous pourriez déposer de nouvelles demandes de brevet ou de marque de commerce).
  • Pour tenir compte des changements au niveau des opérations ou des ressources de votre entreprise et pour assurer la tenue à jour de la PI, vous pourriez établir des processus opérationnels propres à la PI. Cela peut comprendre l'établissement de processus en matière de ressources humaines pour donner suite à des enjeux liés à la PI en vue de gérer l'intégration des nouveaux employés et les départs d'employés (aux fins de préserver la confidentialité des secrets commerciaux).

Considérations relatives aux brevets dans le cadre de l'exploitation continue d'une entreprise

  • Examinez régulièrement votre portefeuille de brevets pour optimiser le rendement de vos investissements, en vous assurant de ce qui suit :
    1. les principales inventions continuent d'être protégées par un brevet
    2. les inventions accessoires sont protégées par un brevet pour générer des revenus supplémentaires grâce à des licences ou à des ventes, ou encore pour empêcher la concurrence de pénétrer sur le marché
    3. d'autres actifs de PI sont examinés en vue de savoir s'ils peuvent être cédés ou abandonnés afin de réduire les coûts

    L'examen de votre portefeuille devrait comprendre ce qui suit :

    • Continuez d'examiner vos brevets délivrés dans toutes les administrations pour vous assurer que la protection de la PI demeure pertinente et en vigueur afin de protéger vos produits ou services. Si les brevets octroyés ne présentent aucune valeur opérationnelle, ils doivent être évalués en fonction de votre stratégie de PI afin que vous puissiez décider s'il faut les maintenir, les céder ou les abandonner.
    • Examinez les demandes de brevet en cours d'étude dans toutes les administrations et assurez-vous que le traitement des brevets concorde avec votre stratégie de PI ou que ce processus permettra de protéger le produit ou le service. Si votre PI fait l'objet d'une couverture adéquate, les produits ou services protégés par un brevet peuvent permettre d'accroître votre part de marché, d'augmenter vos marges bénéficiaires et de mettre au point d'autres produits novateurs.
    • Dans la mesure du possible, envisagez de déposer des demandes de continuation ou des demandes complémentaires pour élargir la taille du portefeuille et la portée de la protection connexe. Cela comprend la prolongation des brevets visant les principales inventions, de même que des inventions accessoires qui pourraient être utilisées sur le marché, mais pas directement par votre entreprise.
  • Préservez la confidentialité des inventions qui ne font pas encore l'objet d'une demande de brevet en concluant des ententes de non-divulgation avec les employés, les partenaires et les entrepreneurs. Une invention ne peut être brevetée si elle a déjà été rendue publique. Vous pouvez présenter une demande de brevet dans l'année suivant la divulgation publique au Canada et aux États-Unis, mais d'autres pays n'accordent pas ce genre de délai de grâce et exigent que l'invention soit entièrement nouvelle.

Considérations relatives aux marques de commerce dans le cadre de l'exploitation continue d'une entreprise

  • Continuez d'enregistrer vos marques de commerce et, dans la mesure du possible, d'étendre le champ d'application géographique des enregistrements en fonction des produits ou des services nouveaux ou en évolution lorsque ces produits ou services sont désormais reconnus par les clients.
  • Examinez les marques de commerce faisant partie de votre portefeuille pour vous assurer qu'elles sont utilisées à titre de marques déposées. Si votre produit ou votre service n'est pas utilisé, la marque déposée pourrait être perdue ou abandonnée. Si votre produit ou service ne correspond plus à la marque déposée, il pourrait y avoir là encore un risque de perte ou d'abandon.

Considérations relatives aux droits d'auteur dans le cadre de l'exploitation continue d'une entreprise

  • Pour vous assurer que votre entreprise possède bel et bien les droits d'auteur, assurez-vous que ceux ci sont attribués comme il se doit.
  • Lorsque cela est jugé nécessaire, déposez des demandes d'enregistrement de droits d'auteur, parce qu'il sera plus facile de prouver que vous êtes le propriétaire en cas de différend à ce sujet.
  • Pour vous assurer que personne ne porte atteinte à vos droits d'auteur, vous devez chercher activement ainsi que prévenir les éventuels empiétements. Des outils permettant de détecter les atteintes aux droits d'auteur sont disponibles en ligne.

Considérations relatives aux dessins industriels dans le cadre de l'exploitation continue d'une entreprise

  • Au fur et à mesure que vos produits de conception exclusive sont modifiés, continuez de déposer des demandes de protection à l'égard des éléments conceptuels nouveaux importants en enregistrant un dessin industriel. Si votre dessin révisé en vient à se démarquer sur le marché, vous pouvez aussi l'enregistrer à titre de marque de commerce pour obtenir une protection supplémentaire.
  • Dans la mesure du possible, continuez d'enregistrer vos dessins industriels ou vos marques de commerce et d'étendre le champ d'application géographique des enregistrements en fonction des produits ou des services nouveaux ou en évolution lorsque ces produits ou services sont désormais reconnus par les clients.
  • Si votre dessin évolue, gardez-le secret jusqu'à ce qu'il soit enregistré. De même que pour un produit ou un dessin nouveau, préservez la confidentialité des dessins non enregistrés en concluant des ententes de non-divulgation avec les employés, les partenaires et les entrepreneurs.

Considérations relatives aux secrets commerciaux lorsque vous commencez à exploiter une entreprise

  • Conservez des secrets commerciaux sur des éléments comme des formules, des données, des listes de clients, des plans, des algorithmes et des processus. À cette fin, les employés, les entrepreneurs et les partenaires d'affaires devraient signer des ententes de non-divulgation. De plus, une surveillance de ces éléments est de mise en ce qui touche le marquage et les cas de non-respect de la confidentialité.
  • Continuez de protéger les renseignements confidentiels au moyen de systèmes de vérification ou de surveillance périodique comprenant des processus destinés à garantir que tous les renseignements confidentiels qui sont divulgués sont traités en conformité avec des ententes de non-divulgation. Il faut notamment veiller à ce que l'information divulguée soit correctement marquée et gérée par votre entreprise.
  • Continuez de consigner les secrets commerciaux, recensez les parties qui y ont accès et limitez la distribution de l'information au moyen d'ententes de confidentialité. L'information doit être conservée sous clé ou sous forme électronique chiffrée, ou l'accès à l'information doit faire l'objet d'un suivi et d'une surveillance numériques.
  • En cas de non-respect de la confidentialité, demandez conseil à des spécialistes juridiques en matière de PI. Si vous tardez à obtenir de tels conseils, cela peut réduire les possibilités de recours devant les tribunaux pour demander réparation.

3.5 Faire croître votre entreprise sur de nouveaux marchés

Stratégie : L'utilisation stratégique de vos actifs de PI peut accroître la compétitivité de votre entreprise lorsque vous accédez à des marchés internationaux. Les activités d'exportation entraînent une augmentation à la fois des coûts et des formalités administratives, sans compter les barrières linguistiques ou culturelles et la concurrence. Une stratégie de PI efficace peut vous aider à gérer certains de ces défis. Étant donné que les droits de PI sont associés à des territoires donnés, l'enregistrement au Canada ne protégera pas vos actifs de PI dans d'autres pays. Si vous voulez protéger votre PI à l'étranger, vous devez enregistrer vos droits de PI dans chaque pays où vous voulez faire affaire.

Pour que vos activités d'exportation se déroulent bien, vous aurez besoin des ressources, des capacités de gestion et des autres capacités requises pour pouvoir vendre et livrer vos produits ou services à l'étranger à un prix concurrentiel. Vous pouvez également consulter les guides « Faire des affaires à l'étranger » offerts par l'OPIC.

Considérations générales sur les exportations

  • Pour connaître les partenaires possibles et les concurrents sur votre marché cible, faites des recherches dans des bases de données internationales ou régionales sur la PI dans le pays concerné.
  • Pour inspirer confiance et renforcer la valeur de votre marque dans le pays où vous souhaitez mener des affaires, faites connaître les droits de PI que vous avez obtenus pour vos produits ou services.
  • Afin d'éviter les problèmes et de simplifier le processus d'enregistrement de la PI, consultez un expert en PI dans le pays visé. Chaque pays ou région dispose de son propre ensemble de lois et de règlements, qui peuvent différer de la réglementation canadienne.
  • Pour éviter les conflits avec d'autres détenteurs de droits de PI, faites une recherche portant sur la liberté d'exploitation dans le pays où vous comptez faire affaire avant d'exporter vos biens ou vos services. De manière à éviter les fausses suppositions, veillez à bien comprendre les droits de PI que vous devez obtenir dans le pays où vous souhaitez faire affaire.

Considérations relatives aux brevets dans le contexte d'activités d'exportation

  • De manière à éviter de perdre des inventions au profit de concurrents, déterminez les inventions qui sont brevetables et préservez leur confidentialité (à l'échelle mondiale) au moyen d'ententes de non-divulgation avec vos partenaires, vos conseillers et vos employés jusqu'à ce qu'une demande de brevet ait été déposée dans les administrations visées. Si l'invention est divulguée publiquement, elle risque de ne pas être considérée comme étant nouvelle en raison de cette divulgation prématurée.
  • Afin de simplifier le processus de dépôt initial lorsque vous visez plus de trois pays, vous pouvez déposer une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Bien qu'il n'existe pas de brevet international, une demande en vertu du PCT vous permet de déposer un seul document pour amorcer le processus en vue de mener des activités dans plusieurs pays, et vous disposez de plus de temps (jusqu'à 30 mois) pour déterminer s'il vaut la peine de présenter une demande de brevet dans chaque pays membre.
  • Vous pouvez aussi déposer une demande de brevet à l'étranger en vous fondant sur la demande de brevet déposée dans un autre pays. En général, on accorde un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d'origine pour revendiquer la priorité. Comme d'autres pays peuvent accorder un délai différent, vous devriez déterminer et comprendre si un délai de revendication de priorité existe dans le pays où vous souhaitez faire affaire.
  • Pour établir clairement la propriété des améliorations apportées ultérieurement à votre technologie, énoncez les droits de propriété intellectuelle dans un contrat avec votre partenaire d'exportation.
  • Pour obtenir l'exclusivité ou un avantage concurrentiel sur d'autres marchés, demandez une protection par brevet à l'égard des adaptations et des améliorations, même lorsque votre invention a déjà été publiée.

Considérations relatives aux marques de commerce dans le contexte d'activités d'exportation

  • L'enregistrement des marques de commerce est effectué en fonction du pays, mais il existe des outils qui rationalisent le processus d'enregistrement dans plusieurs pays pour le faciliter.
  • Pour protéger votre capital marque, enregistrez votre marque de commerce avant d'offrir des produits ou des services dans un pays étranger. Dans les pays où l'on se fonde sur l'utilisation, comme le Canada et les États-Unis, les marques de commerce non enregistrées font l'objet d'une certaine protection. Par contre, dans les pays où l'on se fonde sur l'enregistrement, seules les marques de commerce enregistrées sont protégées.
  • Pour éviter d'utiliser des noms de marque inappropriés ou des logos ayant une signification contre-productive dans une langue étrangère, consultez les bases de données sur les marques de commerce et faites appel à un expert de la PI du pays concerné.
  • Pour éviter de devoir modifier votre marque ou le logo figurant sur vos produits, sur votre site Web et dans vos documents publicitaires, faites des recherches sur l'autorisation des marques de commerce (ce qui est différent de l'enregistrement des entreprises) pour vous assurer que vous n'empiétez pas sur les droits de marque de commerce d'une autre entreprise. Cela réduira le risque que des biens soient retenus à la frontière en raison de préoccupations relatives à la contrefaçon de marques de commerce, sans compter les dépenses qu'entraînerait une telle situation.

Considérations relatives aux droits d'auteur dans le contexte d'activités d'exportation

  • Le droit d'auteur est établi lorsqu'une œuvre est créée, et la plupart des pays honoreront ce droit d'auteur conformément à la Convention de Berne. L'enregistrement du droit d'auteur vous facilite la tâche en cas de différend relatif à la propriété.

Considérations relatives aux dessins industriels dans le contexte d'activités d'exportation

  • Une demande de dessin industriel à l'étranger (ou demande de brevet de dessin) peut être déposée en fonction de la date de priorité d'une demande d'enregistrement d'un dessin unique au Canada. Cependant, elle doit être faite dans les six mois suivant le dépôt de la demande relative au dessin unique.
  • L'Arrangement de La Haye vous permet de demander la protection de vos dessins industriels dans plusieurs pays au moyen d'une seule demande et de verser les frais dans une même devise dans le cadre d'une seule transaction auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Considérations relatives aux secrets commerciaux dans le contexte d'activités d'exportation

  • Si vous voulez préserver la confidentialité de vos secrets commerciaux, assurez-vous que vos partenaires étrangers signent des ententes de non-divulgation, et mettez en place des systèmes de vérification ou de surveillance périodique. Choisissez avec le plus grand soin les renseignements que vous divulguez. Essayez plutôt de conclure des accords d'approvisionnement ou de faire la démonstration des extrants au lieu de divulguer les secrets commerciaux.
  • Bien que les secrets commerciaux puissent rester hors du domaine public, il peut arriver qu'ils soient divulgués fortuitement ou qu'ils soient dévoilés par un concurrent ou un autre tiers par voie de rétro-ingénierie. De plus, il peut être coûteux de faire appel aux tribunaux pour obtenir réparation en cas de violation de la confidentialité.
  • Pour protéger vos secrets commerciaux à l'interne, enregistrez leur existence, recensez les parties qui y ont accès et limitez la distribution de l'information au moyen d'ententes de confidentialité. L'information doit être conservée sous clé ou sous forme électronique chiffrée.
  • Pour protéger vos secrets commerciaux dans le contexte de partenariats, concluez des ententes de confidentialité.

3.6 Faire respecter vos droits de propriété intellectuelle

Stratégie : Pour prévenir les imitations, assurez-vous que vos droits de PI sont bien protégés. Une entreprise peut avoir à faire respecter ses droits de PI lorsqu'un tiers contrefait, obtient ou utilise ses actifs de PI, y compris des secrets commerciaux et des renseignements confidentiels, sans y être autorisé. Étant donné que la plupart des droits de PI sont associés à des territoires donnés, la protection de la PI acquise dans un pays ne sera valide que dans ce pays. L'OPIC n'assure pas le respect des droits des propriétaires de PI enregistrés. C'est aux propriétaires d'un brevet ou encore d'une marque de commerce ou d'un dessin enregistré qu'il incombe de prendre des mesures pour prévenir la contrefaçon de leur PI et pour faire respecter leurs droits lorsque cela se produit.

Vous pouvez prendre les mesures suivantes pour prévenir les violations de vos droits de PI :

  • Surveiller le marché : Vous devez surveiller activement le marché afin de détecter toute violation ou utilisation non autorisée de vos droits de PI. Si vos droits de PI sont violés et que vous ne détectez pas cette situation, cela peut entraîner des pertes financières, porter atteinte à votre réputation d'entreprise et réduire la valeur de vos actifs de PI.
  • Prévenir la circulation de marchandises piratées ou contrefaites : Vous pouvez enregistrer vos marques de commerce déposées et vos droits d'auteur auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Sur demande d'un détenteur de droits de PI et sur approbation, les services frontaliers retiendront temporairement des marchandises présumées contrefaites à la frontière pendant que ledit détenteur fait enquête et prend des mesures pour régler le problème.
  • Envoyer des lettres de cessation et d'abstention : L'envoi d'une lettre d'avertissement peut constituer un moyen peu coûteux de mettre fin à une violation de droits de PI, d'amorcer un dialogue avec un contrefacteur, de faciliter un règlement à l'amiable ou de déterminer la source ultime de la violation.
  • Au besoin, utiliser des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends ou engager des poursuites : Si un imitateur présumé refuse de coopérer, vous devrez peut-être recourir à des moyens légaux pour faire respecter vos droits. Toutefois, de telles démarches peuvent être onéreuses; vous devriez donc consulter des conseillers juridiques spécialisés en PI.

Remarque : Il est toujours bon de consulter un conseiller juridique pour déterminer la meilleure façon d'agir.

Considérations relatives aux brevets dans l'optique de l'application de vos droits de PI

  • Si vous voulez empêcher des concurrents d'utiliser vos brevets, vous devez prouver que tous les éléments (ou du moins les éléments essentiels) présentés dans une demande de brevet sont contrefaits. Une telle détermination est coûteuse et complexe, et elle requiert une analyse juridique spécialisée.
  • Pour empêcher vos concurrents de breveter des solutions de substitution à votre solution brevetée, vous pouvez divulguer publiquement ces solutions de substitution. Ainsi, vos concurrents ne pourront pas obtenir une protection par brevet pour ces solutions, puisqu'elles seront déjà du domaine public.

Considérations relatives aux marques de commerce dans l'optique de l'application de vos droits de PI

  • Il y a contrefaçon d'une marque de commerce lorsqu'il existe une probabilité de confusion entre les biens et les services associés à votre marque de commerce et ceux du contrefacteur présumé.
  • Pour empêcher un concurrent d'utiliser une marque de commerce qui sera probablement confondue avec la vôtre, vous pouvez déposer une opposition à la demande de marque de commerce du concurrent ou déclencher une procédure de radiation reposant sur des préoccupations liées à la propriété d'une marque de commerce, au caractère distinctif d'une marque de commerce, à l'abandon d'une marque de commerce déposée et au fait de ne pas utiliser une marque de commerce.

Considérations relatives aux droits d'auteur dans l'optique de l'application de vos droits de PI

  • La violation du droit d'auteur peut comprendre la reproduction, l'adaptation, la distribution ou la transmission d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Il existe certaines exceptions touchant la violation du droit d'auteur. Par exemple, conformément à l'exception fondée sur l'utilisation équitable, l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur aux fins de recherche, d'étude privée, d'enseignement, de parodie, de satire, de critique ou d'examen et de communication de nouvelles est autorisée.
  • Pour prévenir les atteintes au droit d'auteur en ligne au Canada, le détenteur peut recourir au mécanisme « avis et avis » pour écrire à un fournisseur de services Internet (FSI) afin de l'informer d'une violation possible. Le FSI est tenu de donner suite à cet avis en le transmettant à la personne qui a affiché le contenu faisant l'objet de la violation présumée.
  • Les différends relatifs aux noms de domaine peuvent être réglés sous le régime d'organismes comme la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), qui régit les systèmes d'enregistrement .com, .org, .net, .info et autres, ou encore l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, qui régit le système d'enregistrement .ca du Canada.

Considérations relatives aux dessins industriels dans l'optique de l'application de vos droits de PI

  • Il y a contrefaçon de dessins industriels (appelés brevets de dessin dans d'autres pays) lorsqu'une personne utilise un dessin industriel enregistré sans la permission du propriétaire aux fins de fabrication, de vente ou de location d'un produit. Si vous êtes propriétaire d'un dessin industriel enregistré au Canada, vous pouvez intenter des poursuites contre quiconque utilise votre dessin sans autorisation.

Considérations relatives au secret commercial dans l'optique de l'application de vos droits de PI

  • Les secrets commerciaux peuvent être divulgués ou utilisés de façon inappropriée par des employés, des entrepreneurs ou des partenaires peu scrupuleux.
  • Pour être en mesure de prouver devant un tribunal qu'il y a eu divulgation ou utilisation abusive d'un secret commercial, le propriétaire doit démontrer qu'il a pris des mesures appropriées afin de préserver la confidentialité de l'information (au moyen d'ententes de confidentialité ou de non divulgation, de systèmes d'accès restreint ou d'avis aux destinataires). Si le secret commercial a été découvert de façon indépendante par un tiers ou s'il a été divulgué par accident, les tribunaux n'accorderont pas de dommages-intérêts et n'empêcheront pas d'autres parties d'utiliser l'information.

 

4. Propriété de la PI

La PI s'entend de types particuliers d'actifs incorporels. Chaque pays dispose de son propre ensemble de lois et de règlements, qui peuvent différer de la législation canadienne. Pour pouvoir faire l'objet d'une protection, les actifs doivent correspondre à des paramètres définis par la loi. On trouvera de plus amples renseignements sur les différents types de PI et sur la façon de les protéger en visitant le site Web de l'OPIC.

Stratégie : Assurez-vous que vous possédez les droits de PI ou qu'on vous les a accordés. De nombreux différends fort coûteux ont trait à la propriété de la PI. Lorsque la réussite de votre entreprise dépend d'une exclusivité sur le marché ou de l'avantage concurrentiel que vous procure votre PI, les contributeurs, les employés, les entrepreneurs, les partenaires et les conseillers pourraient en contester la propriété. Il est donc important de protéger dès le départ vos droits à l'égard de la PI. La propriété d'un droit de PI dépend de plusieurs facteurs, par exemple :

  • le contrat conclu avec un partenaire ou un employé;
  • le moment du dépôt de la demande de protection de la PI;
  • l'identité du premier inventeur, auteur ou concepteur.

Les droits de PI peuvent être accordés par un office de la PI; ils peuvent aussi être obtenus par transfert de propriété ou par concession de licence du propriétaire à une personne ou à une entreprise.

4.1 Considérations relatives à la propriété des brevets

  • Pour établir la propriété ainsi que les autres droits ou les obligations liés à une invention relativement à un employé ou à des entrepreneurs externes, consignez la propriété ou le transfert de brevet dans une entente de cession écrite. Si vous ne le faites pas, l'entrepreneur ou l'employé pourrait détenir les droits de brevet par défaut.
  • De même, énoncez que vous êtes le propriétaire des inventions dans les contrats de travail et les contrats conclus avec des entrepreneurs externes. Utilisez à cette fin des clauses d'attribution d'invention qui précisent comment la PI de l'entreprise peut être utilisée. Bien que, par défaut, votre entreprise soit propriétaire des inventions que les employés sont payés pour mettre au point, les clauses d'attribution d'invention peuvent vous offrir une protection supplémentaire.

4.2 Considérations relatives à la propriété des marques de commerce

  • Afin d'établir et de protéger la propriété d'une marque de commerce ou d'une marque, faites le suivi de la propriété et du contrôle de la marque de commerce aux termes d'accords de licence ou de franchise.
  • Pour éviter de perdre le contrôle d'une marque de commerce, établissez des lignes directrices décrivant la qualité et la portée des biens et services pouvant être vendus en association avec la marque de commerce.
  • L'utilisation par des concurrents d'une marque de commerce ou d'une marque identique ou semblable dans une industrie similaire devrait déclencher une réaction « de lutte ou de fuite ». En d'autres termes, vous pouvez établir votre droit de propriété et lutter pour empêcher les concurrents d'utiliser votre marque de commerce dans une industrie similaire, ou vous pouvez cesser d'utiliser la marque de commerce (si une autre entreprise l'utilisait avant vous) et choisir quelque chose de plus exclusif.

4.3 Considérations relatives à la propriété du droit d'auteur

  • Le droit d'auteur est établi dès la création d'une œuvre originale.
  • Le détenteur du droit d'auteur est habituellement l'auteur, sauf indication contraire aux termes d'une relation employé-employeur ou d'un contrat, comme un contrat de vente.
  • Assurez-vous que les droits moraux associés au droit d'auteur sont annulés lors du transfert de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. On entend par droits moraux le droit de préserver l'intégrité de l'œuvre pour que celle-ci demeure exempte de modifications, et le droit d'être ou non désigné comme auteur de l'œuvre. Les droits moraux ne peuvent pas être transférés.

4.4 Considérations relatives à la propriété des dessins industriels

  • Au Canada, les droits relatifs aux dessins industriels sont établis une fois que les dessins sont enregistrés auprès de l'OPIC.
  • Si plusieurs parties demandent la protection d'un même dessin, c'est le concepteur qui a créé à l'origine le dessin qui a le droit de l'enregistrer.
  • Si des tiers fabriquent, vendent ou utilisent votre dessin industriel enregistré sans votre permission, vous pouvez les poursuivre pour contrefaçon. Vous pourrez notamment demander une injonction concernant l'utilisation ultérieure du dessin industriel, ainsi que des dommages pécuniaires.

4.5 Considérations relatives à la propriété des secrets commerciaux

  • Les secrets commerciaux ne sont pas enregistrés; par conséquent, leur propriété repose entièrement sur le maintien du secret. Vous devez donc maintenir rigoureusement la confidentialité, notamment en signant des ententes de non-divulgation avec les personnes qui connaissent vos secrets commerciaux. Cela comprend les employés et les partenaires externes, les entrepreneurs, les conseillers et les consultants.

 

5. Évaluation de la PI et détermination du degré de priorité connexe

Pour parvenir à bien établir et à mettre en œuvre la stratégie de PI de votre entreprise, vous devez disposer d'un plan clair et concis pour effectuer l'évaluation et déterminer le degré de priorité des actifs de PI à gérer et à préserver, dès leur création et aux étapes pertinentes de leur durée de vie. Il faut procéder à une évaluation des innovations dans l'optique des types de PI qui sont essentiels à votre entreprise (brevets, marques de commerce, dessins industriels, droits d'auteur). Il faut envisager d'effectuer cette évaluation dès les premières étapes (c'est-à-dire, lorsque des idées et des innovations sont en voie de devenir des actifs de PI), de même que lorsque les actifs sont parvenus à maturité (soit lorsqu'ils sont enregistrés officiellement). Enfin, il devrait y avoir une équipe spécialisée possédant des compétences et des connaissances en PI qui serait responsable en permanence de l'évaluation et de la détermination du degré de priorité des actifs de PI.

5.1 Évaluation de la PI : détermination et évaluation

Une fois qu'un actif de PI a été créé et que l'entreprise le reconnaît comme tel, il faut documenter et évaluer tout nouvel actif qui pourrait avoir une incidence sur la valeur opérationnelle. Ce processus peut comprendre la détermination et l'évaluation de tous les actifs de PI enregistrés (brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels) ainsi que des actifs de PI non enregistrés (marques de commerce non enregistrées, secrets commerciaux, savoir-faire). Pour recenser les actifs de PI, on peut organiser des séances de recherche de PI (c.-à-d., des séances de remue-méninges ou d'idéation en groupe) à l'intérieur de l'entreprise afin de trouver des innovations ou des sources d'idées; on peut aussi procéder à une vérification de la PI de l'organisation. Cela pourrait consister notamment à déterminer des produits ou services nouveaux ou existants dans une optique de valorisation de l'image de marque, ou encore des secrets commerciaux ou des techniques et des solutions technologiques mises à jour en vue de les protéger.

L'évaluation des nouveaux actifs de PI doit concorder avec la stratégie de PI, qui met l'accent sur les types de PI présentant de l'importance pour votre entreprise. Par exemple, votre entreprise peut accorder une grande importance à l'image de marque, et évaluer toutes les possibilités de protection au moyen de marques de commerce déposées et non enregistrées exclusives. Une autre entreprise peut mettre davantage l'accent sur les secrets commerciaux et évaluer toutes les possibilités reposant sur des processus secrets ou des données qui ne doivent pas être divulgués aux clients pour être protégés adéquatement. Il se peut aussi que votre entreprise ait une stratégie de PI qui combine brevets et secrets commerciaux, de sorte qu'elle devra associer chaque innovation ou idée à l'actif de PI correspondant pour la protéger adéquatement.

5.2 Établissement du degré de priorité des actifs

Degré de priorité à attribuer aux actifs de PI : Une fois la PI évaluée, il faut en déterminer le degré de priorité en fonction de la stratégie de PI et des ressources d'affaires pour assurer la concordance avec les meilleures occasions d'affaires. Le degré de priorité de chaque actif de PI potentiel peut varier selon l'entreprise, sa stratégie de PI et les équipes qui gèrent le processus. Par exemple, le degré de priorité peut être déterminé par un comité d'examen de la PI ou par une équipe responsable de la PI, en fonction des considérations suivantes :

  • Position stratégique : L'idée ou l'innovation s'harmonise-t-elle avec la stratégie de PI de votre entreprise? Quel est le cadre de planification (approche défensive ou offensive, dimension financière, octroi de licences, démarche stratégique)?
  • Différences entre les pays : Quelles sont les différences juridiques dans les autres pays, et celles-ci auront-elles une incidence sur votre priorité? Un pays applique-t-il le principe du « premier à soumettre » ou du « premier à utiliser » à l'égard d'une marque de commerce qui fera progresser la priorité de votre actif?
  • Valeur stratégique : Quelles sont les possibilités de partenariat stratégique et quelle est la valeur que présente l'innovation ou l'actif de PI? La protection de la PI est-elle une exigence contractuelle ou vise-t-elle à préserver la valeur de votre entreprise du point de vue d'autres partenaires stratégiques? Quel est le rendement de l'investissement associé à l'innovation ou à l'idée pour votre entreprise, et comment la PI servira-t-elle à protéger cet investissement? Est-ce que l'actif présente déjà une valeur, ou est-ce qu'il en est encore à l'étape de l'innovation et ne constitue pas encore un actif de PI en bonne et due forme que l'on peut utiliser?
  • Valeur opérationnelle et soutien disponible : Quelle est la valeur opérationnelle relative de l'idée ou de l'innovation, et avez-vous le soutien requis des équipes juridiques, opérationnelles et de marketing, ainsi que le soutien de la direction pour pouvoir affecter des ressources à la gestion de l'actif? S'agit-il d'une idée ou d'une innovation à laquelle accorder un degré de priorité élevé du point de vue des ventes stratégiques ou des possibilités à saisir sur le marché cible? Les avantages apportés seront-ils à court ou à long terme, et lesquels de ces avantages sont vraiment importants pour votre entreprise?
  • Limites financières ou avantages : Quelles sont les ressources financières requises pour enregistrer ou gérer l'actif, et votre entreprise dispose-t-elle des ressources nécessaires pour le conserver au fil du temps? Dans quelle mesure cette situation change-t-elle si vous avez besoin de protection à l'échelle mondiale ou s'il s'agit éventuellement d'un actif de PI stratégique? Le rendement de l'investissement dans l'innovation ou l'idée l'emporte-t-il sur le coût de la protection de la PI?
  • Propriété : Avez-vous la propriété de l'idée ou de l'innovation? Y aura-t-il un risque juridique lors de l'enregistrement ou de la revendication de la propriété de l'actif?
  • Capacité opérationnelle : Quelles sont les ressources humaines et opérationnelles requises pour transformer l'idée en actif sous gestion? S'il s'agit d'une idée brevetable, avez-vous les compétences nécessaires pour assurer la rédaction et le dépôt du brevet?
  • Évaluation de l'incidence opérationnelle et des risques : Quels sont l'incidence opérationnelle et le risque juridique à prévoir selon que l'on protège ou non l'actif? Cet actif offrira-t-il clairement une liberté d'exploitation par rapport à un concurrent clé? S'il s'agit d'un secret commercial, disposez-vous des ressources nécessaires pour le gérer et le protéger, ou faudra-t-il apporter des changements opérationnels, comme la mise en œuvre d'un programme de gestion des secrets commerciaux, afin de protéger l'innovation ou l'information?

Les questions de ce genre devraient aider votre entreprise à établir le degré de priorité des actifs afin de vous assurer que les lacunes en matière de PI sont comblées, que les risques liés à la PI sont mesurés (propriété, ressources) et que la PI jugée essentielle ou stratégique pour l'entreprise se voit accorder un degré de priorité élevé.

L'évaluation du degré de priorité des actifs de PI sera particulière à chaque entreprise; vous devriez donc envisager de recourir à un expert en PI ou à un conseiller en PI de l'OPIC si vous avez des questions à propos des types de priorités qui peuvent convenir à votre entreprise.

5.3 Considérations d'affaires

Pour certaines entreprises, il ne suffira peut-être pas de procéder à une évaluation ponctuelle ou de faire effectuer une telle évaluation par une petite équipe au sein de l'entreprise.

Équipe d'évaluation et d'établissement du degré de priorité : L'équipe juridique et opérationnelle optimale pour procéder à l'évaluation et à l'établissement du degré de priorités mettra souvent l'accent sur les activités et regroupera au moins trois domaines de compétence :

  1. des compétences juridiques, afin de comprendre les enjeux juridiques qui se posent au niveau local ou international relativement aux actifs de PI;
  2. des compétences en affaires et en technologie qui s'appliquent à votre marché, afin de comprendre le produit ou le service correspondant à l'innovation ou à l'idée (pour les entreprises faisant fortement usage de technologies qui misent sur des brevets, les compétences technologiques seront essentielles pour déterminer le degré de priorité à attribuer aux actifs techniques clés, alors que pour les entreprises qui misent fortement sur l'image de marque et qui se fondent sur les marques de commerce, les compétences commerciales seront cruciales afin de déterminer le degré de priorité à attribuer aux plans actuels et futurs axés sur la marque);
  3. compétences stratégiques ou des compétences en matière de marchés concurrentiels, pour comprendre les répercussions de la PI sur votre entreprise dans l'optique de la concurrence ou des marchés.

Une fois combinées, ces compétences feront en sorte que les évaluations de la PI et les résultats de l'établissement des priorités permettent d'établir un équilibre optimal entre les besoins stratégiques et les besoins commerciaux dans l'intérêt de votre entreprise, tout en respectant les exigences juridiques nécessaires à la préservation de vos actifs incorporels.

Établissement des priorités au fil du temps : Les priorités devraient constamment être réévaluées dans l'optique de votre entreprise. Cette réévaluation ne doit pas se limiter aux nouveaux actifs de PI de votre entreprise, mais aussi aux actifs existants, selon leur valeur opérationnelle. La validité de cette observation repose sur plusieurs facteurs :

  1. Les objectifs d'affaires peuvent évoluer ou changer, et de nouveaux concurrents peuvent entrer sur le marché, ce qui perturbera la dynamique du marché. Il faudra peut-être alors modifier l'affectation des ressources en fonction du degré de priorité des actifs.
  2. Les entreprises elles-mêmes peuvent évoluer, par suite de fusions et d'acquisitions, de partenariats stratégiques ou de changements imprévus touchant les produits ou les services. Cela pourrait entraîner l'ajout d'actifs de PI au portefeuille, actifs qui devront être gérés et qui entraîneront un nouvel exercice d'établissement des priorités.
  3. Certains actifs de PI, comme les brevets et les marques de commerce, continuent de donner lieu à des frais périodiques après leur octroi/enregistrement. Avec le temps, ces frais périodiques au titre d'enregistrements effectués dans divers pays peuvent devenir onéreux et justifier un nouvel exercice d'examen et d'établissement des priorités afin d'évaluer la valeur opérationnelle des actifs en question et les ressources affectées à leur gestion.

En raison de ces facteurs, un examen régulier et une réévaluation des priorités au chapitre des actifs de PI en exploitation ou en création devraient représenter un plan d'action normal pour votre entreprise. Le moment ou la fréquence des examens peut varier selon l'entreprise et la taille de son portefeuille de PI, mais il n'est pas rare que des entreprises mondiales procèdent à des examens annuels, trimestriels ou même mensuels pour mettre à jour leur portefeuille et vérifier l'orientation connexe.

 

6. Protection de la PI

Stratégie : Il sera souvent difficile à une personne qui n'a pas d'expérience en droit de la PI de savoir quels actifs méritent une protection. C'est pourquoi vous devez vous familiariser avec les principes de la PI, puis élaborer une stratégie de PI pour votre entreprise. Savoir, c'est pouvoir. Effectuer vos propres recherches ou consulter un expert en PI vous permettra de mieux savoir quelle protection de la PI a déjà été accordée dans votre domaine d'intérêt; vous serez dès lors plus à même de circonscrire vos options, et ainsi d'épargner temps et argent.

Une fois que vous avez déterminé quels actifs incorporels vous souhaitez protéger, vous devez établir quels aspects de vos actifs incorporels peuvent faire l'objet d'une protection au titre de la PI. Pour pouvoir être enregistré, un actif incorporel doit correspondre à la définition juridique de la PI pouvant être protégée.

6.1 Diligence raisonnable en matière de brevets

  • Pour pouvoir être brevetée au Canada, une innovation doit être nouvelle, non évidente et utile.
  • Pour déterminer si une invention peut être brevetée, vous devriez effectuer une recherche préliminaire des brevets divulgués dans le monde entier. Étant donné que la nouveauté et l'inventivité sont des facteurs clés pour déterminer si un brevet peut être accordé, il est logique d'essayer de savoir si votre invention est nouvelle en effectuant vous-même des recherches avant d'engager des frais pour obtenir les services d'un expert en brevets.
  • Vous pouvez effectuer une recherche dans la Base de données sur les brevets canadiens du site Web de l'OPIC. Une fois que vous avez effectué une recherche en ligne, vous pouvez également vous rendre en personne au Centre de services à la clientèle de l'OPIC, où vous pourrez tirer parti de plus grandes fonctionnalités et d'une meilleure couverture des données.
  • Vous pouvez également effectuer une recherche dans d'autres bases de données, par exemple :
  • Vous pouvez aussi effectuer une revue de la littérature dans votre domaine pour trouver des articles de revues spécialisées, des brochures, des manuels ou d'autres types de documents qui pourraient vous aider à déterminer si votre invention est nouvelle ou non.
  • Une fois que vous serez prêt à aller de l'avant, envisagez d'embaucher un agent de brevets inscrit, car la préparation et le suivi d'une demande de brevet constituent un processus complexe.

Processus de demande de brevet

6.2 Diligence raisonnable en matière de marques de commerce

  • Effectuez une recherche préliminaire dans les bases de données sur les marques de commerce et dans d'autres bases de données accessibles sur le Web. La marque de commerce proposée est-elle différente de celles existant dans une industrie semblable du pays où vous comptez l'utiliser? Si vous avez l'intention d'utiliser votre marque de commerce sur le marché canadien, effectuez une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'OPIC et la Base de données mondiale sur les marques de l'OMPI pour vous assurer que personne d'autre n'utilise déjà une marque de commerce semblable dans une industrie similaire.
  • Avant d'aller plus loin, effectuez également une recherche portant sur les noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux sont souvent utilisés comme marques de commerce, même lorsqu'ils ne sont pas enregistrés en tant que marques de commerce.
  • Vous devriez aussi envisager d'embaucher un agent de marques de commerce inscrit, car la préparation et le suivi de votre demande d'enregistrement d'une marque de commerce peuvent constituer un processus complexe.

Processus de demande d'enregistrement de marque de commerce

6.3 Diligence raisonnable en matière de dessins industriels

Processus de demande d'enregistrement de dessin industriel

6.4 Diligence raisonnable en matière de droits d'auteur

  • Le droit d'auteur est établi dès la création d'une œuvre originale. Toutefois, vous jugerez peut-être bon d'enregistrer votre œuvre protégée par le droit d'auteur auprès de l'OPIC afin de disposer d'une preuve en cas de différend relatif à la propriété de l'œuvre.
  • L'enregistrement auprès de l'OPIC sert également de divulgation publique, précisant à quel moment l'œuvre protégée par le droit d'auteur a été créée et qui sont ses propriétaires actuels et antérieurs.
  • Vous pouvez aussi effectuer une recherche dans la Base de données sur les droits d'auteur canadiens. Si vous recherchez des droits d'auteur enregistrés avant 1991 qui ne sont pas accessibles en ligne, vous pouvez visiter le Centre de services à la clientèle de l'OPIC.

 

7. Frais et échéanciers

Stratégie : Établir une stratégie de PI pour votre entreprise vous aidera à investir efficacement votre argent. Le coût à engager pour obtenir et maintenir la protection de votre PI doit être évalué en fonction de ce que vous pouvez en tirer en termes d'avantage concurrentiel, d'exclusivité sur le marché et de confiance de la part des investisseurs.

Les coûts varieront en fonction de vos besoins, et de la nature et de la complexité du travail requis. Les renseignements suivants sont fournis à titre informatif uniquement :

Fourchette de coût approximative au CanadaNote de bas de page 1
  Frais des agents de PINote de bas de page 2 Frais de l'OPIC (frais administratifs)
Marque de commerce 500 $ – 2 000 $ Pour de plus amples renseignements sur les frais de l'OPIC, visitez le Canada.ca/PI-frais.
Brevet 5 000 $ – 25 000 $
Dessin industriel 500 $ – 2 000 $
Droit d'auteur 0 $ – 500 $

 

8. Commercialisation et monétisation de la PI

La commercialisation de la PI permet à une entreprise d'acheter ou d'obtenir par voie de licence les actifs de PI dont elle a besoin pour répondre à ses besoins, ou au contraire de céder des actifs de PI par octroi de licence dans le but de créer une valeur sous forme de revenus, de croissance de l'entreprise ou de profits.

  • La commercialisation peut nécessiter du financement ou des ressources pour garantir la liberté d'exploitation, pour créer des actifs de PI additionnels ou pour assurer l'application de la loi en cas de contrefaçon. La monétisation génère des revenus sous forme de vente directe d'actifs de PI ou de concession de licences.
  • La monétisation peut également exiger du financement et des ressources pour préparer les actifs en vue d'assurer leur vente, ou encore des ressources spécialisées en PI pour appuyer les programmes d'octroi de licences.

Les activités de commercialisation et de monétisation doivent refléter l'importance stratégique des actifs de PI (par exemple, s'il s'agit d'actifs essentiels pour votre entreprise, ou plutôt d'actifs accessoires, qui ne contribuent pas directement à la valeur de votre entreprise).

Figure ci-dessous – Approches de commercialisation et de monétisation, et exemples de résultats

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Approches de commercialisation et de monétisation, et exemples de résultats

Mesures de commercialisation et de monétisation (en tenant compte des actifs essentiels et des autres actifs)

Actifs Essentiels
Commercialisation

  • Achat d'actifs de PI
  • Obtention de licences de PI

Monétisation

  • Vente d'actifs de PI
  • Concession de licences de PI

Commercialisation et monétisation des extrants de l'entreprise

  • Accords de licence
  • Transfert de technologie (actifs de PI)
  • Franchisage de votre modèle d'affaires
  • Création d'une entité par scission pour un nouveau produit ou service
  • Revenus tirés de la vente d'actifs ou de la concession de licences
  • Croissance de l'entreprise grâce à l'obtention de licences ou à l'achat d'actifs

8.1 Octroi de licences

Stratégie : Dans un contexte de commercialisation ou de monétisation, l'octroi de licences à l'égard de vos actifs de PI peut constituer un moyen efficace et peu risqué d'appuyer la croissance de votre entreprise, d'améliorer vos produits ou services et d'augmenter vos profits. La commercialisation par l'obtention de licences ou l'acquisition d'autres droits de PI peut également être un moyen efficace d'atteindre ces mêmes objectifs.

Une licence est un accord juridique entre le propriétaire d'un actif de PI (le « concédant ») et un autre particulier ou groupe (le « licencié »). Le concédant permet au licencié d'utiliser la PI, sans transférer la propriété de cette dernière, en contrepartie de frais convenus.

Considérations générales en vue de décider si l'octroi d'une licence de PI est le meilleur choix pour votre plan d'affaires

  • Afin d'assurer la croissance de votre entreprise, vous pouvez concéder par licence vos droits de PI sur différents marchés et dans différentes régions géographiques. Assurez-vous de disposer d'une protection appropriée de votre PI dans chaque pays où vous comptez octroyer des licences. Vous pouvez aussi souscrire des licences de PI pour augmenter vos droits de PI au profit de votre entreprise.
  • Pour améliorer vos produits ou services, vous pourriez avoir avantage à échanger des droits de PI avec un particulier ou une autre entreprise, ce que l'on appelle la « concession réciproque de licences ». Vous pourriez également bénéficier de l'obtention d'une licence distincte pour les droits de PI appartenant à une autre personne ou entreprise (par exemple, vous pourriez obtenir une licence à l'égard d'un produit à des fins commerciales en échange de redevances).
  • Pour conserver le contrôle de vos droits de PI, vous devez surveiller l'utilisation de votre PI par les licenciés, afin de détecter toute utilisation abusive ou toute contrefaçon par un licencié ou un tiers. Vous devez être prêt à prendre des mesures en cas d'utilisation inappropriée ou de contrefaçon de votre PI.
  • Pour réduire le plus possible les interférences ou la concurrence, vous pouvez limiter l'utilisation de votre PI (la « portée » ou le « domaine d'exploitation ») aux termes des licences que vous octroyez. Le domaine d'exploitation peut être limité de différentes façons : par exemple, vous pouvez limiter le nombre total de licenciés, la durée de la licence ou encore son domaine d'exploitation, le marché ou la région géographique d'application de chacun de vos accords de licence. Un autre moyen de réduire la concurrence consiste à négocier des licences avec des entreprises qui empiètent sur vos droits de PI.
  • Pour concéder des droits par licence, votre entreprise pourrait devoir assumer des obligations financières et juridiques en matière d'application de la loi en cas de contrefaçon par des tiers, et ce, en contrepartie du versement de redevances par le licencié.
  • La composition des revenus tirés des licences peut varier; il peut s'agir de droits initiaux selon une formule de versement de redevances par unité, de redevances forfaitaires ou de redevances annuelles fixes, de frais reposant sur des objectifs de rendement, ou encore de frais associés à la capacité d'un licencié de négocier des accords de licence en aval (sous-licences).
  • Il existe différents types d'accords de licence. Chaque type confère des droits particuliers au concédant et au licencié.
    • Licence exclusive : Un seul licencié a le droit d'utiliser la PI; même le concédant ne peut plus utiliser la PI une fois la licence octroyée.
    • Licence non exclusive : Le concédant conserve le droit d'utiliser la PI et d'accorder des licences additionnelles à des tiers, qui peuvent eux aussi utiliser la PI.
    • Licence unique : Le licencié peut utiliser la PI, tout comme le concédant, mais aucune autre licence ne peut être octroyée à un tiers.

Considérations relatives à l'octroi de licences de brevets

  • Pour éviter toute confusion quant à la propriété des améliorations futures apportées à votre invention, vous devriez vous assurer que votre accord de licence précise clairement les droits de propriété applicables à l'égard de toute amélioration ou œuvre dérivée. L'accord doit également assurer le maintien de la confidentialité jusqu'au dépôt des demandes de brevets liés aux améliorations.
  • La limitation du domaine d'exploitation est une disposition d'une licence de brevet limitant les possibilités d'exploitation du licencié (cela peut consister par exemple à limiter l'utilisation du brevet à un seul marché).

Considérations relatives aux licences de marques de commerce

  • Pour conserver les droits et préserver la valeur se rapportant à une marque de commerce, vous devriez avoir un accord de licence qui précise le type et la qualité des produits ou des services pouvant porter la marque de commerce. À défaut de maintenir la qualité ou le caractère de votre marque de commerce, vous pourriez perdre des droits sur cette dernière. De plus, la valeur de votre marque de commerce peut diminuer si les produits ou les services portant la marque ne sont pas sécuritaires, sont de piètre qualité, sont néfastes pour l'environnement ou sont associés à des pratiques contraires à l'éthique. Après l'octroi d'une licence, assurez vous de bien surveiller l'utilisation qui est faite de votre marque de commerce.

Considérations relatives aux licences de droits d'auteur

  • Pour réaliser des bénéfices sous forme de redevances et de frais aux termes d'une licence de droits d'auteur, vous devriez bien établir la propriété des œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits moraux qui s'y rattachent. Il est important de déterminer s'il y a des obligations rattachées aux droits de tiers (dans le cas de codes de source ouverte ou d'objet, d'images, de graphiques, de musique ou de texte) qui limiteront votre capacité de commercialiser, de concéder par licence ou de modifier l'œuvre.

Considérations relatives aux licences de dessins industriels

  • Pour préserver la valeur des produits reposant sur un dessin industriel, vous devriez avoir un accord de licence qui précise le type et la qualité des produits en question. La valeur du produit diminuera probablement si le produit n'est pas sécuritaire ou s'il est de piètre qualité, néfaste pour l'environnement ou associé à des pratiques contraires à l'éthique. Après l'octroi d'une licence, assurez vous de bien surveiller l'utilisation qui est faite de votre dessin industriel.

Considérations relatives aux licences portant sur des secrets commerciaux

  • Pour préserver le secret, vous devriez vous assurer que les renseignements confidentiels sont protégés au moyen de systèmes de vérification ou de surveillance périodique. Il est recommandé que votre accord de licence énonce clairement les conditions relatives à la confidentialité. Vous devez également conclure des ententes de non-divulgation avec les licenciés éventuels.

8.2 Franchisage

Stratégie : Dans un contexte de commercialisation ou de monétisation, le franchisage de votre modèle d'affaires éprouvé et de vos droits de PI peut représenter un moyen peu risqué et peu coûteux d'assurer l'expansion de ce modèle d'affaires.

Le franchisage est un accord aux termes duquel, en échange de certains frais, une personne ou un groupe (le « franchisé ») se voit accorder le droit d'utiliser le modèle d'affaires éprouvé du propriétaire d'une entreprise (le « franchiseur »), ainsi que la PI connexe, et reçoit de la formation et des services de soutien. Le franchisage est un type particulier d'accord de licence de PI.

Considérations générales aux fins de déterminer si le franchisage concorde avec votre plan d'affaires

  • Votre franchise peut englober plusieurs types de PI, comme des marques de commerce, des droits d'auteur, des dessins industriels, des brevets et des secrets commerciaux. Il est probable que, au fil du temps et à mesure que le marché évolue, votre entreprise devra faire l'objet d'améliorations ou de modifications. Votre accord de franchise devrait contenir des dispositions vous permettant d'apporter ces améliorations ou modifications.
  • De manière à élargir votre réseau de franchises à l'échelle internationale, vous devez effectuer dans chaque pays où vous prévoyez l'établissement de franchises des recherches portant sur le système juridique de la PI, et vous devez également y obtenir la protection de la PI qui est nécessaire pour votre entreprise.
  • Pour conserver le contrôle de vos droits de PI, vous devez être prêt à prendre des mesures en cas de violation de vos droits par un tiers. Vous devez également être prêt à surveiller l'utilisation générale de vos droits de PI pour éviter toute dilution ou contrefaçon. Vous devez aussi noter qu'assurer le respect de vos droits de PI en cas de litige peut entraîner des coûts très élevés, et que le système juridique pouvant vous permettre d'assurer l'application de vos droits de PI sera différent d'une administration à l'autre.

Franchisage et brevets

  • Il peut arriver qu'une personne possède un brevet original, et qu'une autre personne fasse breveter des améliorations. Pour éviter toute confusion quant à la propriété des améliorations apportées à vos inventions brevetées, énoncez les droits de PI dans l'accord de franchise, et assurez-vous que la confidentialité des améliorations est préservée jusqu'à ce que les demandes de brevet nécessaires aient été déposées.

Franchisage et marques de commerce

  • Pour conserver les droits et préserver la valeur se rapportant à une marque de commerce, assurez-vous que l'accord de franchise précise le type et la qualité des produits ou des services pouvant porter la marque de commerce. Vous risquez de perdre les droits relatifs à votre marque de commerce si la qualité ou le caractère de cette dernière ne sont pas préservés. De plus, la valeur de votre marque de commerce pourrait diminuer si les produits ou les services portant la marque ne sont pas sécuritaires, sont de piètre qualité, sont néfastes pour l'environnement ou sont associés à des pratiques contraires à l'éthique. Assurez-vous de surveiller l'utilisation qui est faite de vos marques de commerce et d'être en mesure d'assurer le respect des modalités de leur utilisation ou de mettre fin à l'accord de franchise.

Franchisage et droits d'auteur

  • Pour justifier les frais d'utilisation de vos œuvres protégées par le droit d'auteur, l'accord de franchise doit énoncer qui détient le droit d'auteur et les droits moraux associés à l'œuvre. Il est également important de déterminer s'il existe des obligations rattachées aux droits de tiers (dans le cas de codes de source ouverte ou d'objet, d'images, de graphiques, de musique ou de texte).

Franchisage et dessins industriels

  • Pour préserver la valeur des produits reposant sur un dessin industriel, assurez-vous que votre accord de franchise précise le type et la qualité des produits visés par le dessin industriel. La valeur du produit diminuera probablement si le produit n'est pas sécuritaire, est de piètre qualité, est néfaste pour l'environnement ou est associé à des pratiques contraires à l'éthique. Assurez-vous de surveiller l'utilisation qui est faite de vos dessins industriels.

Franchisage et secrets commerciaux

  • Pour préserver le secret, protégez vos renseignements confidentiels au moyen de systèmes de vérification ou de surveillance périodique. L'accord de franchise doit énoncer clairement les modalités liées à la confidentialité. Vous devez également conclure des ententes de non divulgation avec les franchisés éventuels. Dans la mesure du possible, évitez de partager des secrets commerciaux avec un franchisé.

8.3 Achat ou vente

Stratégie : La monétisation par la vente d'actifs de PI peut être une stratégie efficace en vue de maximiser la valeur de votre entreprise. De même, l'achat d'actifs de PI pour enrichir votre portefeuille de PI afin de permettre à votre entreprise de hausser l'efficacité de ses activités de commercialisation pourrait constituer une bonne stratégie. Les actifs de PI doivent être examinés, évalués et transférés dans une optique stratégique pour qu'il soit possible d'en tirer la pleine valeur lors de leur vente.

Les termes « achat », « acquisition », « vente » et « dessaisissement » s'entendent du transfert d'actifs corporels ou incorporels à une autre entité par voie d'achat ou de vente. Un courtier en PI peut aider à simplifier l'achat ou la vente d'un actif de PI et à en faciliter le transfert. À titre de tiers indépendant et d'expert en PI, le courtier peut aider à évaluer l'actif de PI, participer à la négociation d'un juste prix sur le marché et fournir un soutien concernant les considérations opérationnelles entourant le transfert.

Considérations générales lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour démontrer la qualité et la validité des droits de PI transférés, procédez à une évaluation de diligence raisonnable de vos actifs de PI. L'évaluation doit déterminer ce qui suit :
    1. les droits de propriété des actifs;
    2. la protection en vigueur;
    3. les obligations des tiers (y compris les accords de redevance ou de licence);
    4. toute situation où la PI porte atteinte aux droits d'autrui ou fait l'objet d'une contrefaçon.

    Vous pouvez également déterminer quels sont les actifs de PI inutilisés qui peuvent être vendus ou faire l'objet de dons à des fins fiscales. Une fois l'évaluation menée, envisagez d'attribuer une valeur à vos actifs de PI à la suite d'une analyse. L'évaluation de la PI est un sujet assez complexe, et il n'existe pas encore de méthode normalisée pour déterminer la valeur d'un actif de PI. Pour de plus amples renseignements, nous vous suggérons de consulter les documents suivants :

  • Afin de fournir des précisions sur la propriété des droits de PI, énoncez les droits et les obligations applicables dans l'accord de cession ou de licence. Assurez-vous que les employés et les entrepreneurs ont tous signé une entente écrite qui cède toute la PI à votre entreprise avant que celle-ci ne cède cette PI aux termes d'une entente de transfert de PI. En l'absence d'ententes écrites signées, il y a un risque que surviennent des différends avec des employés ou des entrepreneurs qui ont créé des produits ou qui entendent faire valoir des droits sur la PI.
  • Pour conserver le droit d'utiliser l'actif de PI lors de sa vente, envisagez de négocier l'ajout d'une disposition de rétrocession dans l'entente de cession de l'actif de PI. Une disposition de rétrocession vous confère le droit d'utiliser la PI transférée, en contrepartie de certains frais.

Considérations relatives aux brevets lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour protéger votre utilisation de brevets cédés lors de la vente d'un actif, envisagez de négocier l'ajout d'une disposition de rétrocession dans l'entente de cession. Pour préserver la brevetabilité des nouvelles inventions, envisagez de déposer de nouvelles demandes de brevet avant le processus de vente ou de cession. Une fois le processus de vente amorcé, il peut être difficile de préserver la confidentialité des nouvelles inventions devant faire l'objet d'une demande de brevet.
  • Pour protéger votre acquisition de brevets au moment de l'acquisition d'un actif, envisagez de restreindre la portée des dispositions de rétrocession aux termes de droits de sous-licence ou de transfert de l'entreprise d'origine.
  • Pour assurer un équilibre adéquat entre les coûts et le contrôle des brevets, laissez aux nouveaux propriétaires le soin de décider s'il y a lieu de convertir une demande de brevet au niveau national en une demande internationale. Toutefois, avant de procéder à une vente, songez aussi à déposer une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets afin d'offrir au nouveau propriétaire la possibilité de déposer ou non des demandes de brevet au niveau international.
  • L'achat de brevets peut nécessiter une analyse de validité dans le cadre de l'évaluation de diligence raisonnable, ainsi qu'une validation pour s'assurer que la taxe de maintien en état a été versée et que le brevet demeure en vigueur.

Considérations relatives aux marques de commerce lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour vous assurer qu'il n'y a pas de chevauchement des droits de marque de commerce entre la société mère et la nouvelle entité, établissez la liste des marques de commerce (enregistrées et non enregistrées) qui sont transférées. Tenez compte de la portée géographique des marques et de la protection associée aux produits ou services applicables.
  • Lorsque vous achetez un droit relatif à une marque de commerce, assurez-vous que la marque est utilisée sur les marchés conformément à son enregistrement, et que son utilisation n'a pas évolué par-delà l'enregistrement.

Considérations relatives aux droits d'auteur lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour renforcer la valeur et la fiabilité de l'œuvre protégée par le droit d'auteur qui est transférée, songez à enregistrer cette œuvre pour disposer d'une preuve de propriété. Bien que la protection du droit d'auteur soit établie au moment de la création de l'œuvre, l'enregistrement d'une œuvre protégée par le droit d'auteur qui est transférée permet de documenter la propriété en cas de litige subséquent.
  • Assurez-vous que les droits moraux associés au droit d'auteur sont annulés lors du transfert de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. On entend par droits moraux le droit de préserver l'intégrité de l'œuvre pour que celle-ci demeure exempte de modifications, et le droit d'être ou non désigné comme auteur de l'œuvre.

Considérations relatives aux dessins industriels lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour protéger votre utilisation de dessins industriels cédés, envisagez de négocier une disposition de rétrocession visant ces dessins. Une disposition de rétrocession vous confère le droit d'utiliser les dessins cédés, en contrepartie de certains frais.

Considérations relatives aux secrets commerciaux lors de l'achat ou de la vente d'actifs dans le cadre de votre entreprise

  • Pour maintenir la protection de vos secrets commerciaux, concluez des ententes de confidentialité ou de non-divulgation avant de révéler des renseignements secrets à des tiers externes. Si cela n'est pas possible, vous pourriez communiquer uniquement les extrants du processus, du service ou des données à protéger aux tiers externes, plutôt que les secrets commerciaux eux-mêmes.

8.4 Scission ou transfert de technologie

Stratégie : Une scission ou un transfert de technologie touchant vos droits de PI peut être un moyen efficace pour assurer la croissance de votre entreprise, améliorer vos produits ou services et hausser vos profits. Une scission – souvent désignée par le terme anglais à la mode « spin-off » – s'entend généralement du transfert d'actifs corporels et incorporels d'une entité existante à une entreprise nouvellement créée. Le transfert de technologie est une opération similaire et fait habituellement référence au transfert de la technologie de votre entreprise à une entreprise secondaire. Il peut s'agir d'une vente, mais cela inclut souvent des actifs enregistrés, comme des brevets, de même que des compétences, un savoir-faire ou d'autres secrets commerciaux nécessaires à l'exploitation de la technologie de la manière prévue.

Considérations générales lors d'une scission ou d'un transfert de technologie touchant vos actifs de PI dans le cadre de votre entreprise

  • Afin de fournir des précisions sur la propriété des droits de PI, énoncez les droits et les obligations applicables dans l'accord de cession ou de transfert. Assurez-vous que les employés et les entrepreneurs ont tous signé une entente écrite qui cède toute la PI à votre entreprise avant que celle-ci ne procède au transfert de cette PI dans le cadre d'un transfert de technologie ou d'une scission. En l'absence d'ententes écrites signées, il y a un risque que surviennent des différends avec des employés ou des entrepreneurs qui ont créé des produits ou qui entendent faire valoir des droits sur la PI.
  • Pour conserver le droit d'utiliser l'actif de PI lors du transfert d'un actif ou d'une scission touchant un actif, envisagez de négocier l'ajout d'une disposition de rétrocession dans l'entente de cession à l'égard de l'actif transféré ou des droits applicables aux améliorations créées par votre entreprise après la scission ou le transfert. Une disposition de rétrocession vous confère le droit d'utiliser la PI transférée, en contrepartie de certains frais ou même sans frais.
  • Dans le cadre du transfert des droits de PI pour en assurer la mise en œuvre par l'entreprise en démarrage ou l'entreprise secondaire, il peut être demandé de transférer différents types de droits de PI : brevets, droits d'auteur, marques de commerce (enregistrées ou non), secrets commerciaux ou dessins industriels. Il faut s'assurer que les actifs de PI ou les droits de PI transférés sont clairement définis dans l'entente de scission ou de transfert.
  • Étudiez des barèmes de paiement au titre des droits et des actifs de PI. À l'instar des accords de redevances, les structures de paiement dans le cadre de transferts technologiques ou de scissions peuvent varier; il peut s'agir de paiements forfaitaires initiaux ou de paiements annuels fixes, de paiements reposant sur des objectifs de rendement, ou encore de modalités de financement négociées par l'entreprise issue de la scission ou l'entreprise secondaire et qui sont liées à leur capacité de commercialisation.
  • Tenez compte du fait que l'entreprise issue de la scission ou l'entreprise secondaire pourrait demander certaines exonérations de garantie, par exemple, une indemnisation en cas de dommages découlant d'une contrefaçon. Vous devez donc tenir compte de la capacité de votre entreprise à appuyer ces exonérations de garanties.

Considérations relatives aux brevets lors d'une scission ou d'un transfert de technologie touchant vos actifs de PI dans le cadre de votre entreprise

  • Pour protéger votre utilisation de brevets cédés (qui ont trait à des technologies transférées ou qui sont rattachés à une scission), envisagez de négocier l'ajout d'une disposition de rétrocession dans l'entente de cession. Cette disposition peut servir à fournir des précisions sur la propriété dans le contexte de continuations ou de demandes complémentaires découlant des brevets cédés.
  • Pour maintenir la brevetabilité des nouvelles inventions, envisagez de déposer de nouvelles demandes de brevet avant d'entamer le processus de négociation du transfert ou de la scission. Une fois le processus amorcé, il peut être difficile de préserver la confidentialité des nouvelles inventions devant faire l'objet d'une demande de brevet si le transfert ou la scission ne se produit pas.

Considérations relatives aux marques de commerce lors d'une scission ou d'un transfert de technologie touchant vos actifs de PI dans le cadre de votre entreprise

  • Afin de protéger votre utilisation de marques de commerce associées à un transfert de technologie ou à une scission, comme des marques d'entreprise, vous devez préciser le type et la qualité des produits ou services qui sont transférés, et déterminer s'ils créeront de la confusion avec les marques de commerce existantes que vous conserverez. Il existe un risque de dilution ou de perte de droits sur vos marques de commerce si les marques de commerce associées au transfert de technologie ou à la scission créent de la confusion sur le marché ou pour le consommateur.
  • Pour préserver votre utilisation des marques de commerce futures, envisagez de négocier une entente de coexistence afin de définir comment votre entreprise et l'entreprise issue de la scission ou secondaire pourraient coexister sans interférer l'une sur l'autre. Une telle entente peut être utile si l'entreprise issue de la scission ou l'entreprise secondaire envisage d'utiliser les mêmes marques de commerce que votre entreprise, mais dans une autre administration.

Considérations relatives aux droits d'auteur lors d'une scission ou d'un transfert de technologie touchant vos actifs de PI dans le cadre de votre entreprise

  • Pour préserver votre utilisation d'œuvres dérivées lors d'une scission ou d'un transfert de technologie, déterminez si vous devez conserver les droits d'apporter des modifications à l'œuvre.
  • Assurez-vous que les droits moraux associés au droit d'auteur font l'objet d'une renonciation lors du transfert de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. On entend par droits moraux le droit de préserver l'intégrité de l'œuvre pour que celle-ci demeure exempte de modifications, et le droit d'être ou non désigné comme auteur de l'œuvre.

Considérations relatives aux dessins industriels lors d'une scission ou d'un transfert de technologie touchant vos actifs de PI dans le cadre de votre entreprise

  • Pour préserver votre utilisation de dessins industriels cédés, envisagez de négocier une disposition de rétrocession de ces dessins. Une disposition de rétrocession vous confère le droit d'utiliser les dessins industriels cédés, en contrepartie de certains frais ou même sans frais.

 

9. Évaluation de la PI

Les actifs incorporels peuvent être achetés, être vendus ou faire l'objet d'une garantie, tout comme les actifs corporels. En règle générale, la valeur d'un actif de PI tient à votre capacité d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit ou un service donné à l'intérieur d'un territoire géographique ou d'un marché précis. Les entreprises doivent songer à effectuer une évaluation afin de savoir quelle est la valeur apportée par l'actif. Toutefois, la détermination de la valeur d'un actif incorporel dans ce contexte fait intervenir de nombreuses variables, et bien des raisons peuvent amener une entreprise à effectuer une telle évaluation.

9.1 Aperçu des méthodes d'évaluation

Bien que les parties prenantes disposent de différentes façons de constater la valeur d'actifs, votre entreprise pourrait envisager les approches qualitatives généralement acceptées à titre de méthodes d'évaluation des actifs de PI, comme celles qui suivent :

  • Approche fondée sur le coût : Vos actifs de PI peuvent être évalués en fonction du coût qui devrait être engagé pour les remplacer ou pour les créer de nouveau. Le coût de remplacement peut être quantifié de diverses façons, par exemple d'après les coûts technologiques de conception pour les brevets ou les primes de marque pour les marques de commerce. Cette approche peut être simple, mais le problème est qu'elle ne tient pas forcément compte des avantages économiques secondaires ou des coûts secondaires associés à vos actifs de PI, ni des possibilités de croissance future des bénéfices associées aux actifs de PI.
  • Approche fondée sur le marché : Vous pouvez évaluer vos actifs de PI en les comparant à des actifs de PI similaires qui sont vendus sur le marché libre dans des circonstances similaires. Pour utiliser cette approche, il faut souvent faire appel à un expert en PI qui est en mesure de comparer vos actifs de PI à des actifs vendus en dehors de votre entreprise, puis d'ajuster l'évaluation et les redevances connexes en fonction des différences entre ces actifs de PI comparables. Les variables d'ajustement peuvent notamment inclure la dimension géographique associée aux actifs (cet aspect est important dans le cas de la vente de marques de commerce ou de brevets), la validité juridique de la PI ou la durée de vie des actifs. L'une des difficultés associées à l'approche fondée sur le marché tient à la nécessité de trouver des données et des opérations similaires pour comparer vos actifs de PI.
  • Approche fondée sur les bénéfices : Vous pouvez évaluer vos actifs de PI en fonction des bénéfices ou des flux de trésorerie qu'ils génèrent pour votre entreprise. Cette méthode prend en compte les flux de trésorerie projetés qui sont associés aux actifs de PI pendant la durée de vie des actifs aux termes de la loi (soit environ 20 ans pour les brevets, la durée de vie d'une marque de commerce si elle est maintenue, ou une période indéfinie pour les secrets commerciaux s'ils sont adéquatement protégés). Dans certaines circonstances, cela comprendra l'analyse de ces bénéfices en fonction d'un taux d'actualisation appliqué aux flux de trésorerie sur cette durée de vie. Diverses méthodologies sont utilisées pour projeter les flux de trésorerie futurs, comme les revenus imputables à l'exemption de redevances, le revenu supplémentaire ou les profits résiduels. L'une des difficultés rattachées à cette approche tient au fait qu'il peut y avoir certaines hypothèses subjectives utilisées aux fins des projections, de sorte que, selon l'utilisation qui est faite de l'évaluation, certaines méthodes de projection des flux de trésorerie ne seront pas réputées constituer une norme acceptable.

Votre entreprise devrait tenir compte des difficultés liées à chacune de ces approches et consulter un expert en PI pour déterminer la méthode d'évaluation qui lui convient.

9.2 Considérations générales relatives à la préparation d'un rapport d'évaluation de la PI

Stratégie : Vous pourrez peut-être utiliser vos actifs de PI afin d'obtenir du financement auprès de banques, de sociétés de capital-risque, d'investisseurs providentiels ou d'organismes gouvernementaux, ou encore afin de générer de la valeur pour votre entreprise au moyen d'ententes de coentreprise et de partenariats stratégiques, sans oublier les revenus pouvant être tirés de l'octroi de licences. Vous devrez peut-être évaluer vos actifs à des fins comptables, à des fins de conformité ou pour réclamer des dommages en cas de contrefaçon. Il est donc important que vous connaissiez les types de rapports d'évaluation de la PI, de même que les facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation de certains actifs.

Voici les éléments à considérer aux fins d'évaluer vos actifs de PI. Dans chaque cas, différentes normes ou catégories de méthodes d'évaluation s'appliqueront :

  • Évaluation de l'octroi de licences ou du transfert d'actifs : : Votre entreprise peut exiger ou faire effectuer une analyse indépendante du calcul des redevances en cas d'obtention ou d'octroi de licences, ou vous pourriez envisager de transférer des actifs de PI dans une autre administration à des fins commerciales.
  • Rapports sur les litiges : Votre entreprise ou vos conseillers en PI pourraient devoir évaluer les dommages-intérêts accordés, en règle générale dans le cadre d'une poursuite pour contrefaçon. Dans ce type d'évaluation, des normes propres à chaque cas au niveau de l'administration peuvent être en vigueur, ou il peut y avoir des restrictions associées aux méthodes utilisées.
  • Évaluation fondée sur le retour sur l'investissement ou sur le contrôle des coûts à l'interne : Votre entreprise peut déterminer une valeur à utiliser à des fins commerciales internes en vue de prendre des décisions sur les investissements en recherche-développement ou de déterminer le degré de priorité des actifs de PI à des fins de conservation ou de cession.
  • Évaluation en cas de faillite ou de liquidation : En cas de liquidation de votre entreprise, le tribunal de la faillite ou le syndic peut exiger la tenue d'une évaluation à des fins de réorganisation ou de vente des actifs de PI.
  • Évaluation financière (comptabilité, fiscalité, conformité, autres opérations) : Votre entreprise peut exiger l'évaluation d'une transaction financière, par exemple une évaluation des investisseurs, des considérations relatives à une coentreprise ou des points de négociation de contrats. Votre entreprise peut également exiger une évaluation à des fins d'information financière, comme le bilan de fin d'exercice ou des rapports comptables similaires, ou encore en vue du don d'actifs de PI à des fins fiscales. Dans ce type d'évaluation, certaines normes comptables peuvent s'appliquer, de même que des normes du code fiscal en vigueur dans l'administration en question; l'évaluation peut aussi reposer sur des raisons liées à la fixation des prix de transfert.
  • Prêts ou financement garantis par des droits de PI : Votre entreprise peut faire un emprunt correspondant à un pourcentage de la valeur de vos actifs de PI en utilisant ces derniers comme garantie. Il peut s'agir d'une solution intéressante si votre entreprise possède des actifs de PI de grande valeur, mais qu'elle n'a pas d'actifs corporels pouvant servir de garantie pour des emprunts traditionnels.
  • Titrisation des redevances de PI : Votre entreprise peut regrouper et céder ses flux de revenus futurs liés à la PI en échange d'un financement immédiat. Au lieu d'emprunter de l'argent, l'entreprise vend un flux de revenu prévu provenant de licences de brevets, de marques de commerce, de secrets commerciaux ou de droit d'auteur.

Les entreprises doivent garder à l'esprit que la détermination d'une valeur à attribuer à leurs actifs de PI aura des répercussions à la fois négatives et positives. Par exemple, une faible évaluation aux fins de l'impôt ou de la détermination de prix de cession interne peut entraîner une évaluation tout aussi faible en cas de dommages découlant d'un litige lorsque vous faites valoir vos droits de PI à l'encontre d'un tiers qui les a enfreints, et vice versa.

Considérations relatives aux brevets lors de l'évaluation de vos droits de PI

  • Un brevet est un droit négatif en ce sens que sa valeur tient au fait qu'il empêche d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit ou un service visé par votre brevet.
  • Les brevets peuvent perdre de la valeur au fil de leur durée de vie, et ils ne sont valides que dans les administrations où ils sont en vigueur.
  • La valeur du brevet peut être subdivisée en fonction du domaine d'utilisation (secteurs technologiques ou régions géographiques), et le brevet peut ne s'appliquer qu'à une composante ou à un élément de service donné dans la chaîne de valeur du produit ou du service offert.
  • Les brevets concédés sous licence ne conserveront leur valeur pour le licencié que s'ils demeurent valides et si les droits connexes sont dûment appliqués. Un concédant peut devoir assumer les coûts financiers associés au maintien en vigueur et au respect d'un brevet pour un licencié, à défaut de quoi la valeur du brevet dans le cadre de l'accord de licence peut être réduite.

Considérations relatives aux marques de commerce lors de l'évaluation de vos droits de PI

  • La valeur d'une image de marque peut augmenter ou diminuer avec le temps, en fonction de la valeur marchande de la marque de commerce et de l'achalandage connexe.
  • La valeur d'une marque de commerce déposée peut se limiter à la région géographique et aux catégories de domaines d'utilisation visées par l'enregistrement.

Considérations relatives aux droits d'auteur lors de l'évaluation de vos droits de PI

  • La valeur peut découler du fractionnement indépendant des diverses formes d'utilisation du droit d'auteur, comme le droit de copier, de distribuer, de publier ou d'exécuter l'œuvre.
  • La valeur peut aussi être rattachée aux œuvres dérivées.

Considérations relatives au secret commercial lors de l'évaluation de vos droits de PI

  • La valeur peut être liée à la capacité opérationnelle et aux efforts déployés pour protéger et gérer le secret commercial.
  • La valeur peut être fondée sur la perte commerciale directe ou indirecte à prévoir en cas de divulgation du secret commercial.
  • La valeur ne peut être maintenue que si le secret commercial est préservé et s'il présente une valeur économique pour l'entreprise.

Industrial design considerations when valuing your IP rights

  • Un dessin industriel ne peut conserver une valeur que dans les territoires où il est valide.

 

10. Collaborer avec des tiers pour élaborer des actifs de PI

Une coentreprise est une entité commerciale indépendante dont la propriété est détenue par deux entreprises ou plus. Les coentreprises sont créées dans le but de réduire les coûts et les risques associés à un nouveau projet, grâce à la mise en commun de ressources (capital, employés, expertise sectorielle et PI) de deux partenaires d'affaires ou plus. La PI appartenant à l'un ou l'autre des partenaires peut être attribuée à la coentreprise aux termes d'un accord de licence (frais d'utilisation) ou par voie de cession (vente pure et simple).

Déterminer la portée de votre coentreprise

Stratégie : Lorsque vous envisagez de conclure une coentreprise avec une autre société, il est important de préciser l'utilisation et la propriété de la PI affectée à la coentreprise, et également de spécifier les avantages découlant des nouveaux actifs de PI créés dans le cadre de la coentreprise et la propriété de ces nouveaux actifs.

Avant même de former une coentreprise, les entreprises devraient tenir compte du niveau approprié d'apport d'actifs de PI ainsi que des compromis qu'elles sont prêtes à faire. Cela comprend entre autres certains aspects liés à la PI qui devraient être pris en compte lors de l'établissement d'un accord de développement conjoint aux fins de la coentreprise, de manière à préparer des contrats permettant de protéger à la fois votre entreprise et la PI. Ces modalités devraient être envisagées lors de la détermination de la portée et de la nature de la PI dans le contexte de la coentreprise, ce qui doit inclure la PI d'amont, la PI du projet, la PI d'aval et la PI de tiers.

Les recommandations suivantes sont pertinentes pour tous les types de PI (brevet, droit d'auteur, secret commercial, marque de commerce, dessin industriel) lorsque l'on établit une entente contractuelle en vue de constituer et d'exploiter une coentreprise :

  • Envisagez de définir la PI d'amont (ce qui inclut la PI déjà existante et appartenant à l'entreprise, les droits obtenus par voie de licence auprès de tiers et la PI de tiers) dont disposent toutes les parties, de même que les droits d'accès par les parties à la coentreprise. Il peut être important de préciser quels actifs de PI ne sont pas un apport à la coentreprise à titre de PI d'amont.
  • Envisagez aussi de définir la PI du projet, ou la PI conjointe, ainsi que les modalités de propriété des droits sur cette PI. Cela peut consister à définir les modalités de propriété, de cession et de rétrocession de licence de toute PI d'entreprise pertinente. Il faut aussi examiner la façon dont les changements apportés à l'organisation de la coentreprise (par exemple en cas de dissolution de cette dernière) influeront sur l'utilisation de la PI dans le cadre du projet, les règles d'application de la loi et la perception des redevances, les coûts permanents de conservation de la PI ainsi que les autres risques financiers et les responsabilités juridiques applicables à l'égard de la PI du projet.
  • Concernant la PI du projet, il faut tenir compte des limites applicables à cette PI en énonçant le but, le produit, le service ou le résultat de la coentreprise, du point de vue des droits contractuels ou des droits de propriété applicables au projet de PI de la coentreprise. Cela peut comprendre des droits exclusifs ou non pour les entreprises participant à la coentreprise, des restrictions applicables au domaine d'utilisation ou à la région géographique, ou des restrictions touchant l'utilisation de la PI du projet autrement qu'aux fins de la coentreprise.
  • Envisagez de définir les droits et les obligations subséquents de toutes les parties à l'égard de la PI d'aval ou d'autres types d'actifs de PI dérivés qui pourraient être créés ou mis au point en sus de la PI du projet.
  • Veillez aussi à ce que les clauses de confidentialité et de non-divulgation de l'information, requises à des fins de diligence raisonnable dans le cadre de la coentreprise, permettent de déterminer l'apport des entreprises et la validité de la PI connexe. Dans le cas d'une entreprise, la détermination des apports peut comprendre une analyse juridique de la validité des droits à l'égard des brevets qu'une partie fournit à titre de PI d'amont, ou comprendre une confirmation de charges ou d'autres droits de PI de tiers qui peuvent avoir une incidence sur la portée ou la liberté d'exploitation future de la coentreprise. Il pourrait être judicieux d'étendre l'application de ces modalités de confidentialité aux activités de la coentreprise.
  • Songez à prévoir des dispositions de cessation de la coentreprise dans la perspective de la PI, pour préciser par exemple la manière d'accéder à la PI d'amont, sans oublier la propriété, l'utilisation et la gestion de la PI du projet et de la PI d'aval après la cessation de la coentreprise. Cela peut comprendre l'incorporation de dispositions fixant des limites ou des restrictions applicables à l'octroi de licences ou à l'utilisation de la PI lorsque la cessation de la coentreprise survient dans certaines circonstances.

La connaissance de ces aspects entourant la PI aidera votre entreprise et l'entreprise partenaire à établir la portée de l'accord de développement conjoint afin d'en assurer la concordance avec leur stratégie de PI et leurs besoins organisationnels. Cela passe par une définition claire de la propriété et de l'utilisation de la PI ainsi que des restrictions connexes (p. ex., droits de licence, exigences de confidentialité), des obligations en matière de PI et de la protection de la PI (risques financiers, responsabilité en cas de contrefaçon), de même que des coûts de maintien de la PI issue de la coentreprise.

10.1 Trouver la parfaite coentreprise

Pour être en mesure de trouver le bon partenaire en vue de lancer une coentreprise, une entreprise doit souvent disposer d'abord d'une stratégie commerciale ou technique ou d'une stratégie de marketing; il existe de nombreuses ressources publiques pour vous aider à cerner des possibilités de coentreprise correspondant à vos besoins :

  • Le Carrefour de la PI de l'OPIC vous propose une liste de spécialistes crédibles en matière d'entreprise et d'innovation, qui pourront vous aider à établir les bons contacts.
  • L'outil en ligne WIPO Match peut mettre en relation des demandeurs ayant des besoins spécifiques de développement liés à la PI et des fournisseurs éventuels de ressources.
  • L'Enterprise Europe Network aide les petites et moyennes entreprises à tirer pleinement parti des occasions d'affaires, au sein comme au delà de l'Union européenne.

Il faut noter que les évaluations de la PI ou la cartographie de la PI peuvent permettre de trouver des possibilités de partenariat que de nombreuses ressources publiques traditionnelles n'offrent pas. Songez à utiliser des renseignements ou des données sur la PI pour trouver ou bâtir des partenariats de coentreprise plus solides. Si, lors de l'élaboration de la stratégie de PI, on constate des lacunes en matière de PI, la cartographie du marché sous l'angle de la PI ou une évaluation des technologies ou des marques dans une optique de PI peut constituer pour une entreprise un moyen raffiné de déterminer des possibilités de coentreprise de grande qualité pour combler ces lacunes, y compris en collaboration. Par exemple, une analyse de la stratégie de PI de votre entreprise peut révéler des lacunes en matière de PI où des actifs de PI comparables peuvent être cédés à une deuxième entreprise sur un marché connexe, ce qui ouvrira des possibilités de collaboration.

Lorsque vous communiquez avec un partenaire éventuel en vue d'une coentreprise, tenez compte des éléments suivants au chapitre de la PI :

  • Vous devez connaître la valeur des actifs de PI complémentaires que les deux partenaires doivent apporter pour combler les lacunes, et il faut que la stratégie de PI concorde avec l'orientation de l'entreprise.
  • Évaluez les actifs de PI des partenaires potentiels, soit la valeur que les actifs de PI peuvent apporter à l'entreprise. Certaines entreprises peuvent avoir des actifs de PI, mais vous déterminerez peut-être que ces actifs présentent peu de valeur juridique ou économique par rapport à la portée prévue de la coentreprise.
  • Tenez compte de la stratégie de PI sur laquelle devra miser la coentreprise pour que celle-ci porte ses fruits. Une analyse de la stratégie de PI peut montrer qu'une combinaison d'actifs de PI par région ou par type est nécessaire, ou qu'il faut fournir un soutien important axé sur un seul domaine ou une seule région.

10.2 Participer à une coentreprise

Stratégie : Lorsque vous concluez une coentreprise avec une autre société, il est important de préciser et de négocier l'utilisation et la propriété de la PI existante et des nouveaux actifs de PI pouvant être créés dans le cadre de la coentreprise.

Considérations générales lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Déterminez quels actifs de PI chaque partie affecte à la coentreprise (PI d'amont), et établissez la portée de la protection de chaque actif de PI. Vous devrez effectuer une vérification pour déterminer les actifs de PI ainsi que leur propriété (et les obligations de tiers, le cas échéant), la protection dont ils font l'objet et le pays ou la région où cette protection est en vigueur.
  • Déterminez la valeur globale de la coentreprise. Il pourrait être utile d'attribuer une valeur quantitative aux actifs de PI au moyen d'une analyse de l'évaluation de la PI.
  • Évitez les différends relativement à la propriété des actifs de PI créés dans le cadre de la coentreprise. Énoncez les droits de propriété des contributeurs dans l'accord de coentreprise. Autrement dit, précisez qui est propriétaire de quoi, et ce, pour tous les types de PI (PI du projet, PI d'aval, etc.). Vous devez vous assurer que l'accord précise que les employés, les entrepreneurs et les conseillers ne peuvent vous empêcher d'utiliser les actifs de PI découlant de la coentreprise.
  • Assurez-vous de conserver le contrôle des actifs de PI que vous avez apportés à la coentreprise. Établissez des droits de cessation d'utilisation à l'égard de la PI, et déterminez si la PI est fournie par voie de licence (moyennant des frais ou des redevances) ou si elle est cédée (vendue) à la coentreprise, avec possibilité de rachat en cas de dissolution de cette dernière.
  • Les capacités en matière de finances et de gestion peuvent également être différentes, ce qui peut compliquer la mise en marché de la PI par la coentreprise.
  • Pour protéger votre réputation sur le marché, assurez-vous que, pour tout droit de PI que vous concédez sous licence à la coentreprise, l'accord de licence définit le champ d'utilisation de la PI, les restrictions géographiques et les conditions de résiliation.
  • Précisez quels partenaires d'affaires ont des droits et des obligations touchant la gestion des actifs de PI au nom de la coentreprise, et établissez les modalités de gouvernance de la PI.
  • Dans une optique de valeur ajoutée, la coentreprise peut élaborer et exécuter sa propre stratégie de PI et mettre en œuvre des politiques ou des programmes de PI visant expressément à appuyer ses activités. Les entreprises devraient songer à établir des lignes directrices sur la stratégie de PI ou la politique de PI à l'appui de la coentreprise.
  • Pour garantir la confidentialité, établissez et faites respecter des ententes de confidentialité entre tous les partenaires, y compris leurs employés, leurs conseillers et les entrepreneurs associés.

Considérations relatives aux brevets lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Pour préserver la confidentialité et la brevetabilité d'une invention, assurez-vous que l'accord de coentreprise énonce des exigences réciproques claires en matière de confidentialité. Si l'invention est divulguée au public, elle pourrait ne pas être brevetable, du fait qu'elle n'est plus nouvelle. Vous pouvez présenter une demande de brevet dans l'année suivant la divulgation publique au Canada et aux États-Unis, mais d'autres pays n'accordent pas ce genre de délai de grâce et exigent que l'invention soit entièrement nouvelle.
  • Pour préciser les droits d'exploitation des améliorations ou des inventions créées par la coentreprise, assurez-vous que l'accord de coentreprise définit les droits de dépôt de brevet et de poursuites des contributeurs. Si le contributeur de l'invention refuse d'obtenir une protection au moyen d'un brevet, indiquez si la partie n'étant pas à l'origine de l'invention est autorisée à obtenir une protection au moyen d'un brevet et, le cas échéant, qui doit assumer les frais connexes.
  • Envisagez de protéger les droits liés aux inventions non divulguées grâce à l'obtention d'un brevet avant de constituer la coentreprise. Il pourrait être plus simple pour la coentreprise de faire un suivi des brevets, et plus lucratif de céder ou de concéder par licence des brevets couvrant ces inventions que de céder ces dernières ou de les concéder par licence à titre de secrets commerciaux ou de « savoir-faire ».

Considérations relatives aux marques de commerce lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Pour clarifier les droits et les obligations de chaque contributeur, définissez les conditions d'utilisation des nouvelles marques de commerce détenues et enregistrées par la coentreprise. Cela peut comprendre l'utilisation de ces marques dans des régions géographiques et des secteurs de produits ou de services pendant la durée de la coentreprise et à sa dissolution.

Considérations relatives aux droits d'auteur lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Pour protéger des logiciels, des bases de données, des manuels, des dessins originaux et d'autres ouvrages assujettis au droit d'auteur, décrivez les droits et les obligations de chaque contributeur. Envisagez d'enregistrer votre matériel protégé par le droit d'auteur afin de pouvoir fournir une preuve de propriété en cas de différends subséquents.

Considérations relatives aux dessins industriels lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Afin de préserver la confidentialité et l'admissibilité à l'enregistrement d'un dessin industriel, assurez-vous que l'accord de coentreprise énonce des exigences réciproques claires en matière de confidentialité. Si le dessin est divulgué au public, il pourrait ne pas être admissible à l'enregistrement, du fait qu'il n'est plus exclusif. Si votre demande d'enregistrement de dessin industriel a été déposée il y a moins de six mois au Canada, vous pourriez être en mesure d'élargir votre protection à l'échelle internationale en présentant des demandes dans d'autres pays. Le Canada enregistrera également un dessin publié depuis moins de 12 mois. Rappelez-vous toutefois que ce ne sont pas toutes les administrations qui accordent un tel délai de grâce.

Considérations relatives au secret commercial lors de l'établissement d'une coentreprise

  • Si vous voulez préserver la confidentialité de vos secrets commerciaux, assurez-vous que les tierces parties signent des ententes de non-divulgation, et mettez en place des systèmes de sécurité et de surveillance. Choisissez avec le plus grand soin les renseignements secrets que vous divulguez. Concluez des accords d'approvisionnement ou faites la démonstration des extrants au lieu de divulguer les secrets commerciaux.
  • Bien que les secrets commerciaux puissent rester hors du domaine public indéfiniment, leur confidentialité sera perdue si les secrets sont divulgués fortuitement ou s'ils sont dévoilés par un tiers par voie de rétro-ingénierie.
  • Pour protéger vos secrets commerciaux à l'interne, enregistrez leur existence, recensez les parties qui y ont accès et limitez la distribution de l'information au moyen d'ententes de confidentialité. L'information doit être conservée sous clé ou sous forme électronique chiffrée, ou l'accès à l'information doit faire l'objet d'un suivi et d'un marquage numériques.

 

11. Pour de plus amples renseignements

Vous souhaiterez peut-être retenir les services d'un professionnel de la PI pour rédiger votre demande et en faire le suivi ainsi que pour vous aider à élaborer des stratégies efficaces d'exploitation de la PI pour votre entreprise. Il pourrait vous aider par exemple à savoir quand et où présenter une demande de protection de la PI, et comment éviter les pièges courants en matière de PI. Les professionnels de la PI – agents de brevets et agents de marques de commerce inscrits – sont régis par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC). Si vous exportez vers des marchés étrangers, la page Trouvez un délégué commercial fournit une liste de personnes-ressources dans le secteur commercial.

Pour trouver de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le Carrefour de la PI de l'OPIC; il s'agit d'une plateforme numérique qui vous offre des ressources à consulter au fil des quatre étapes du processus qui sous tend la conception de la PI et qui vous permet d'établir des contacts avec des services reliés au marché. Découvrez le monde de la PI et trouvez des spécialistes et du financement pour vous aider à mettre vos idées en application.

Vous trouverez plus de programmes et de soutien aux entreprises et aux innovateurs canadiens à Innovation.canada.ca